Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
westernunion.it 

Ricorrente: Western Union Financial Services S.r.l. (avv. Roberto Camilli; dott.ssa Francesca Gaudino )
Resistente: Sig. Andrea Denti
Collegio (unipersonale):  avv. Raffaele Sperati

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 2 agosto 2002 la Western Union Financial Services, S.r.l. in persona del suo legale rappresentante Panagiotis Mario Barbas, con sede in via Igea, 19/B, 00135 Roma, rappresentata nella presente procedura dall’Avv. Roberto Camilli e dalla Dott.ssa Francesca Gaudino dello Studio Legale Associato Baker & McKenzie, ed elettivamente domiciliata presso la sede del medesimo Studio in Milano, Piazza Meda 3, cap 20121, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento a suo favore del nome a dominio  westernunion.it, registrato dal Sig. Andrea Denti.

La segreteria della CRDD, in pari data, verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority e la pagina web risultante all’indirizzo www.westernunion.it.

Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
· che il dominio westernunion.it risultava assegnato dall’8 marzo 2000 al Sig. Andrea Denti;
· che il dominio westernunion.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il  2 luglio 2002 e al momento ancora vigente;
· che gli indirizzi http://www.westernunion.it e http://westernunion.it  risultavano irraggiungibili.

In data 3 agosto 2002, la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per posta elettronica copia del ricorso alla Naming Authority e alla Registration Authority.

In data 12 settembre 2002 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificatane la regolarità, la segreteria della CRDD il giorno successivo inviava al resistente per raccomandata e via e-mail copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata. Non era possibile inviare alcunchè all’intestatario del dominio, in quanto non indicato nei dati del database whois consultabili presso la Registration Authority.

Le e-mail con ricorso e documentazione inviate al resistente venivano restituite dal sistema (quella inviata a postmaster@westernunion.it per inesistenza del relativo indirizzo; quella inviata all’indirizzo dell’assegnatario risultante dal whois per “permanent fatal error – service unavailabe”)  Successivamente l’amministrazione postale restituiva il plico, con timbro in data 19 settembre 2002, dal quale risultava che era stato inoltrato regolare avviso al destinatario il quale risultava essersi trasferito.

 Nulla essendo pervenuto nel frattempo a CRDD da parte del resistente entro il 14 ottobre 2002, in data 17 ottobre 2002 veniva designato quale saggio il sottoscritto avv. Raffaele Sperati, il quale il 22 ottobre 2002 accettava l’incarico.

Allegazioni delle parti

La ricorrente, premettendo innanzitutto di essere una delle società del gruppo Western Union, avente come società capogruppo la Western Union Holding Inc., società americana con sede in 6200 So. Quebec Street, Suite 330K Greenwood Village, Colorado 80111, afferma e documenta di essere titolare dei diritti di privativa sul nome e sui marchi WESTERN UNION per l’Italia e nell’Unione Europea in qualità di licenziataria della casa madre statunitense. 

Afferma quindi la ricorrente che qualsiasi uso del marchio registrato WESTERN UNION da parte di soggetti diversi dal legittimo proprietario od utilizzatori autorizzati, inclusa la registrazione del marchio quale nome a dominio, costituisce violazione dei diritti di esclusiva della Western Union Holding Inc. e della Western Union Financial Services S.r.l. sul marchio WESTERN UNION.

 Nessun diritto, inoltre, potrebbe neppure in astratto essere ritenuto sussistere in capo al Sig. Denti in relazione al marchio medesimo, né per quanto riguarda la registrazione del dominio né per quanto riguarda il suo utilizzo. Secondo la ricorrente non risulta, infatti, né che il Sig. Denti “prima di avere avuto notizia della contestazione, in buona fede abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6.1 delle regole di naming), né che il Sig. Denti “è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2 delle regole di naming),  nè che il Sig. Denti “del nome a dominio stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3 delle regole di naming). 

La ricorrente afferma inoltre a sostegno della propria tesi che il Sig. Denti ha registrato e sta usando il dominio in malafede poiché la notorietà a livello mondiale del marchio medesimo dovuta all’utilizzo dello stesso, sempre a livello mondiale, da oltre centocinquanta anni impedisce che nessuno possa ritenere in buona fede di potersi appropriare legittimamente del marchio in questione senza l’autorizzazione del legittimo titolare. Inoltre, ad ulteriore prova della malafede, la ricorrente sottolinea che il Sig. Denti non sta attualmente facendo alcun uso del nome a dominio westernunion.it. 

Conclude pertanto la ricorrente chiedendo la riassegnazione del nome a dominio westernunion.it.

Motivi della decisione

a) identità e confondibilità del nome

Riguardo il primo dei requisiti richiesti dalle Regole di Naming (art. 16.6 lettera a: “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”) non vi è dubbio che sia stato assolto. 

La ricorrente ha provato il proprio diritto depositando in atti documenti comprovanti la titolarità del marchio WESTERN UNION in capo alla società Western Union Holding Inc. di cui la Western Union Financial Services, S.r.l. è licenziataria. 

Il nome a dominio contestato è, infatti, una imitazione pedissequa del marchio WESTERN UNION registrato fin dal 1994 come marchio.

Oltre a ciò, si rileva che il nome a dominio in contestazione è identico a quello della ricorrente. 

b) Inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato.

Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, avendo la ricorrente provato un proprio diritto sul nome “westernunion.it” e la confondibilità del nome a dominio con il marchio registrato, sarebbe spettato al resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio, oppure provare l’esistenza di una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming deduce la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al resistente.

Il resistente, invece, non ha fornito alcuna argomentazione o documentazione circa suoi eventuali diritti o titoli relativi al nome a dominio oggetto di contestazione. 

Dalla documentazione agli atti o da quanto desumibile ex officio da internet il Sig. Denti non appare avere alcun titolo al suddetto nome a dominio.

Infatti, non risulta né che il resistente “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6.1), visto che digitando sul browser l’indirizzo www.westernunion.it non si accede a nessuna pagina ma si riceve un messaggio con il quale il navigatore è informato che è impossibile trovare l’indirizzo www.westernunion.it. Neppure risulta che il resistente “è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2), visto che si tratta di persona fisica di nome Andrea Denti. Infine, non risulta che il resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3), visto che il ricorrente non ha attivato nessun sito all’indirizzo www.westernunion.it. 

Pertanto non può che ritenersi accertato anche il secondo requisito di cui all’art. 16.6 lettera b) delle Regole di Naming, ossia la mancanza di titolo da parte del resistente al nome a dominio in contestazione.

c) malafede della resistente.

In ordine alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio (come richiesto dall’art. 16.6 lettera c) ritiene il sottoscritto saggio che essa sia stata provata dalla documentazione versata agli atti e da quanto reperibile su internet. 

Considerato l’utilizzo a livello mondiale da parte delle società del gruppo Western Union del marchio WESTERN UNION e l’attivazione del sito westernunion.com ormai da diversi anni, è difficile ritenere che la resistente ignorasse, al momento della registrazione, l’esistenza di tale marchio sul quale  il resistente stesso appare, ictu oculi, non poter rivendicare alcun diritto. 

Se a ciò si aggiunge che all’indirizzo www.westernunion.it il Sig. Denti non ha costruito ancora nessun sito, si può dedurre agevolmente che la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in questione sono stati effettuati in mala fede.

Si deve, infatti, rilevare a questo proposito che la detenzione passiva (passive holding) di un nome a dominio è già stata riconosciuta in diverse decisioni (Cfr. tra le altre la decisione all’indirizzo http://www.crdd.it/decisioni/barbie) rilasciate anche nell’ambito delle procedure di riassegnazioni internazionali, come elemento di malafede. La detenzione del dominio per un periodo prolungato di tempo senza che l’assegnatario ne faccia uso alcuno, lascia ipotizzare o comunque rafforzare la tesi che oltre alla mancanza di legittimo interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.

Lo scrivente collegio ritiene pertanto che sia stata dimostrata la malafede della resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 16.6 lett. c) e art. 16.7 delle regole di naming.

Conclusioni

In considerazione di quanto dedotto e provato nel procedimento, e viste le vigenti regole di naming, viene disposta la riassegnazione del nome a dominio westernunion.it.it dall’attuale assegnatario alla Western Union Financial Services, S.r.l. in persona del suo legale rappresentante Panagiotis Mario Barbas, con sede in via Igea, 19/B, 00135 Roma.

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza. 

Roma, 5 novembre 2002

Avv. Raffaele Sperati.

 


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