---

Procedura di riassegnazione del nome a dominio
acquistaacomplia.it

Ricorrente: Sanofi-Aventis (avv. Fabrizio Jacobacci, dott. Massimo Introvigne)
Resistente: Eurodns S.A.
Collegio (unipersonale): avv. Cristina De Marzi

Svolgimento della procedura.

Con ricorso ricevuto per e-mail in data 8 gennaio 2007 la Società Sanofi-Aventis, con sede legale in 174, Avenue de France, Parigi, Francia, in persona del legale rappresentante Carole Tricoire, rappresentata nella presente procedura dall'avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne, domiciliati a tal fine, giusta delega in calce al ricorso, in Torino, presso la sede dello Studio Legale Jacobacci & Associati, Corso Emilia 8, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito Regolamento) per ottenere il trasferimento a suo nome del dominio acquistaacomplia.it registrato dalla Eurodns S.A.

C.R.D.D., verificata la regolarità del ricorso e della relativa documentazione, ha provveduto alle dovute verifiche, dalle quali si è potuto evincere in particolare:
a) che il dominio acquistaacomplia.it è stato assegnato alla Eurodns S.A. dal 9 giugno 2006;
b) che il nome a dominio è stato sottoposto a contestazione registrata sul database del Registro in data 28 dicembre 2006;
c) che digitando l'indirizzo www.acquistaacomplia.it si giunge ad una pagina web in cui in alto si legge “Perdere peso e smettere di fumare con un solo prodotto: ACOMPLIA”. Più in basso viene spiegato cos’è e come funziona il prodotto ACOMPLIA  e vi è la possibilità di acquistare tale prodotto on line, cliccando sulla scritta “acquista acomplia”. 

C.R.D.D. inviava alla Eurodns S.A. comunicazione del ricorso, sia per posta elettronica all'indirizzo risultante dal database del registro, sia mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno contenente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

La Eurodns S.A.  riceveva il plico raccomandato in data  22 gennaio 2007 ma non provvedeva ad inviare le repliche entro i termini previsti dal Regolamento. Pertanto in data 20 febbraio 2007 C.R.D.D. nominava quale saggio della presente procedura la sottoscritta avv. Cristina De Marzi che in data 22 febbraio 2007 accettava l'incarico.

Nel proprio ricorso la ricorrente afferma che il prodotto ACOMPLIA, dopo diversi anni di sperimentazione, è stato approvato dalla European Medicines Agency (EMEA). Il 19 giugno 2006 la Commissione Europea ha rilasciato alla ricorrente l’autorizzazione all’immissione al commercio del prodotto ACOMPLIA in tutto il territorio dell’Unione Europea; concessione che ha avuto ampia eco in tutta la stampa internazionale. La ricorrente afferma e documenta inoltre di essere titolare del marchio internazionale 825821 registrato il 7 maggio 2004  (allegato 5 al reclamo) e del marchio comunitario 3565678 (all. 6 al reclamo), depositato il 2 dicembre 2003 e registrato il 26 aprile 2005. Dunque si tratta di marchi registrati precedentemente rispetto alla registrazione del dominio acquistaacomplia.it avvenuta il 9 giugno 2006.

La ricorrente sostiene poi che nessun diritto avrebbe la Eurodns S.A. sul nome oggetto della procedura e che la stessa li avrebbe registrati e mantenuti in malafede. La ricorrente afferma infatti che in considerazione della notorietà del marchio ACOMPLIA a livello internazionale, grazie anche alla risonanza che la sua immissione in commercio in tutta l’Unione Europea aveva avuto nella stampa internazionale, appare inverosimile che la registrazione di un tale nome a dominio sia stata casuale. Tale nome inoltre non corrisponde alla ditta, denominazione o ragione sociale della resistente. Il cuore del nome a dominio contestato corrisponde invece in modo identico al marchio “ACOMPLIA” su cui la ricorrente gode di diritti esclusivi.

La resistente non ha fatto pervenire nulla entro i termini stabiliti.

I motivi dedotti dalla ricorrente appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

a) identità e confondibilità del nome

In base all'art. 16.6 lettera a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

La ricorrente deduce e documenta che il marchio ACOMPLIA è un marchio registrato, del quale essa ha il legittimo uso; marchio che è esattamente corrispondente al cuore del nome a dominio acquistaacomplia.it assegnato alla Eurodns S.A. ed oggetto della contestazione.

Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito.

b) inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato

Una volta che il ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta al resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze ex art. 16.6, punti 1, 2, 3 del Regolamento dalle quali si può desumere la presunzione juris et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo (art. 16.6, II co. del Regolamento). Nel caso di specie la ricorrente ha dimostrato il proprio diritto sul nome di dominio acquistaacomplia.it, in quanto corrispondente al cuore dei propri marchi registrati.

La resistente, non essendosi costituita, non ha controdedotto alcunché al ricorso e non ha dunque fornito alcuna prova o documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di un suo concorrente diritto o titolo all'utilizzazione del nome a dominio contestato.

Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito INTERNET: 
a) non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il resistente, prima di aver avuto notizia della contestazione, abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta in buona fede al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6, II co. del Regolamento);
b) non risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato”, in quanto nel sito da esso registrato il resistente è sempre indicato come Eurodns S.A.;
c) si deve escludere la circostanza che “il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”, in quanto nel caso di specie si tratta di un sito commerciale che vende il prodotto ACOMPLIA, dunque pubblicizza un prodotto avente il marchio registrato dalla ricorrente.

Si ritiene pertanto che anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio sia soddisfatto.

c) registrazione e uso del nome a dominio in malafede.

E’da escludere che la resistente ignorasse l’esistenza del marchio ACOMPLIA data la specificità del nome in contestazione, che non può certo essere stato scelto dal resistente per mera coincidenza. Ciò è confermato dal fatto che il sito posto nel dominio oggetto di contestazione è utilizzato a fini commerciali, e proprio per la vendita online del medicinale Acomplia, prodotto dalla società ricorrente. 

Le concordanti circostanze: 
a) che il nome a dominio in contestazione sia stato registrato nel periodo intercorrente fra l’approvazione del medicinale da parte della European Medicines Agency (EMEA) e l’autorizzazione alla messa in commercio; 
b) che il nome a dominio in contestazione non solo comprende il nome del medicinale in questione, ma costituisce un vero e proprio invito a comprarlo; 
c) che il sito di fatto offre all’utente l’acquisto online del suddetto medicinale;
inducono a ritenere che esso sia stato volutamente registrato con quel preciso nome allo scopo di vendere su Internet il medicinale prodotto dalla società ricorrente.

Risultano pertanto dimostrate le circostanze di cui all’art. 16.7, lett. b) e d) del Regolamento, indicative della registrazione e del mantenimento del nome a dominio in malafede. 

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio acquistaacomplia.it alla società Sanofi-Aventis, con sede legale in Avenue de France, 174, Parigi.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD .it per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 7 marzo 2007

Avv. Cristina De Marzi