Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
Adidasfootballshop.it

Ricorrente: Adidas AG.  (avv.ti Nino Di Bella e Vanessa Franchini)
Resistente: Paolo Luppi (dott. Alessio Canova)
Collegio (unipersonale): avv. Mario Pisapia

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 22 settembre 2008 la Adidas AG, con sede in Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074 Herzogenaurach (Germania), in persona dei suoi legali rappresentanti Markus A. Kurten e Grabriele Dirian, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nino Di Bella e Vanessa Franchini, presso il cui studio in piazza Belgioioso, 2, 20121 Milano si domiciliava giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio adidasfootballshop.it, registrato dal sig. Paolo Luppi, domiciliato in via Circonvallazione 3, int. 4, 41037 Mirandola (MO).

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
a) che il dominio adidasfootballshop.it era stato creato l’11 dicembre 2007 ed era registrato a nome del sig. Paolo Luppi;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
c) che digitando l’indirizzo http://www.adidasfootballshop.it si giungeva ad un sito web che pubblicizzava la vendita di prodotti sportivi.

Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 23 settembre 2008 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto al Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro. 

 Il plico veniva ricevuto dal Resistente il 1 ottobre 2008. Ricevuta la cartolina di ritorno della raccomandata, il 7 ottobre 2008 C.R.D.D. comunicava alle parti ed al Registro la data di inizio della procedura.

Il 17 ottobre 2008 la Ricorrente faceva pervenire a C.R.D.D. ed al dott. Alessio Canova e-mail con allegata decisione di WIPO nella procedura di riassegnazione del nome a dominio adidasfootballshop.com.

Il 24 ottobre 2008 il Resistente, a mezzo del suo procuratore dott. Alessio Canova, presso il cui studio in via R. Pilo, 19/b, 20129 Milano si domiciliava, faceva pervenire le proprie repliche, che contestualmente inviava per e-mail alla Ricorrente. Nella medesima e-mail, il Resistente lamentava la irritualità dell’invio della decisione di WIPO nella procedura di riassegnazione del nome a dominio adidasfootballshop.com, chiedendone lo stralcio dalla documentazione della procedura.

Il 28 ottobre 2008 veniva nominato quale esperto l’avv. Mario Pisapia, che il successivo 31 ottobre accettava l’incarico.

Il 3 novembre 2008 le parti si scambiavano e-mail con le quali deducevano in ordine alla produzione della decisione di WIPO.

Allegazioni della Ricorrente.

La Ricorrente è società tedesca fondata nel 1948 che da tempo ha acquistato posizione primaria nel mondo nel settore degli articoli sportivi. Essa documenta di essere titolare, fra l’altro, dei marchi internazionali ADIDAS:
-    n. 354439 registrato il 20 marzo 1969 per la classe 28 (giochi e palloni);
-    n. 358770 registrato il 27 giugno 1969 per la classe 25 (abbigliamento sportivo);
-    n. 487580 registrato il 25 agosto 1984 per le classi 18 (borse sportive), 25 (abbigliamento e calzature) e 28 (articoli sportivi);
-    n. 588920 registrato il 17 giugno 1992 per le classi 9 (occhiali da vista e da sole) e 14 (gioielli, bigiotteria ed orologi).

Documenta inoltre la Ricorrente di essere titolare di nomi a dominio adidas.com e adidas-group.com, attraverso i quali opera su internet.

A sostegno della propria richiesta di riassegnazione, Adidas afferma che il nome a dominio adidasfootballshop.it include per intero il proprio marchio ADIDAS, sottolineando che l’aggiunta al suo marchio delle parole descrittive “football” e “shop” non solo non è idonea ad evitare confusione nel consumatore, ma anzi l’aumenta, ingenerando la convinzione che si tratti di un negozio che vende prodotti Adidas, mentre, secondo la Ricorrente, verrebbero offerti in vendita anche prodotti della concorrenza.

La Ricorrente sostiene inoltre che il sig. Paolo Luppi non ha alcun titolo sul nome a dominio adidasfootballshop.it, in quanto Adidas non gli ha mai dato alcun consenso, licenza o altra autorizzazione all’uso del suo marchio nella registrazione del dominio; né il sig. Paolo Luppi è rivenditore ufficiale Adidas; né infine ricorre alcuna della altre circostanze previste dal Regolamento per ritenere che il sig. Paolo Luppi abbia titolo alla registrazione del dominio in contestazione.

Infine, la Ricorrente deduce la malafede del Resistente sia dalla notorietà del proprio marchio, che non poteva essere sconosciuta al sig. Paolo Luppi, che ne vende i prodotti, sia dalla circostanza che il Resistente stesso risulta aver registrato altri nomi a dominio analoghi a quello in contestazione, contenenti per intero marchi di altre società operanti nel settore degli articoli sportivi (nikefootballshop.it, tigershop.com, supergashop.com, etc.).

Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del noma a dominio.

Allegazioni del Resistente.

Nella propria replica, testualmente, “Il Resistente non contesta il fatto che il nome a dominio contenga per intero il marchio ADIDAS di titolarità del ricorrente, né la notorietà del medesimo”. Ritiene però che le parole “football” e “shop”  contenute nel nome a dominio siano sufficienti ad allontanare nel consumatore “la percezione di connessioni dirette con Adidas”.

Il Resistente osserva che il dominio è funzionale ad una lecita e legittima attività di vendita di articoli sportivi prodotti dalla stressa Adidas, sicché l’utilizzo del marchio nel nome a dominio sarebbe del tutto legittimo ai sensi dell’art. 21 del Codice dei diritti di proprietà industriale vigente, in quanto esattamente descrittivo del sito ad esso corrispondente.

Il Resistente conferma poi di non essere rivenditore autorizzato o ufficiale di prodotti Adidas, ma ritiene che ciò sia del tutto irrilevante, non avendo egli mai affermato il contrario e vendendo prodotti originali Adidas legittimamente acquistati.

Il sig. Luppi nega infine che il dominio sia utilizzato per la vendita di articoli sportivi prodotti da concorrenti della Adidas, sottolineando che la cosa sarebbe comunque contraria ai suoi interessi.

Conclude pertanto chiedendo la reiezione del ricorso.

Motivi della decisione.

a)    In via preliminare: sull’ammissibilità della produzione della decisione WIPO.

    In via preliminare, deve esaminarsi l’ammissibilità dell’invio da parte della Ricorrente, con e-mail del 17 ottobre 2008, del testo della decisione WIPO relativa al dominio adidasfootballshop.com, intervenuta fra le stesse parti il 17 ottobre 2008.

Il Resistente si oppone a tale produzione, in quanto sarebbe tardiva e, quindi, la Ricorrente sarebbe decaduta ai sensi dell’art. 4.14 del Regolamento. Inoltre, la decisione prodotta sarebbe irrilevante, in quanto facente riferimento a norme che non sono fra quelle che l’art. 4.15 pone come fonti delle procedure di riassegnazione italiane.

Dal canto suo, la Ricorrente osserva che la decisione è stata pubblicata dopo la proposizione del reclamo, e quindi non poteva essere depositato con esso. Osserva inoltre che si tratta di una decisione giurisprudenziale, e quindi producibile al di fuori dei termini previsti dalla procedura, relativi solo ad atti o documenti.
La produzione è ammissibile, nei limiti in cui sia intesa come pronuncia giurisprudenziale. 

Anzitutto, è da rilevare che essa non ha contenuto probatorio e non è quindi un documento o una prova che, ai sensi dell’art. 4.6, n. 6 del regolamento, deve essere prodotto assieme al ricorso. L’esito del procedimento la cui decisione finale è stata prodotta non è un fatto storico che la Ricorrente ha chiesto di provare ed è comunque, come fatto storico, del tutto irrilevante nella presente procedura. La Ricorrente ha esplicitamente qualificato tale decisione come pronuncia giurisprudenziale, che, in quanto tale, altro non è che la valutazione sotto il profilo giuridico, da parte di un altro soggetto, di fatti sottoposti alla sua attenzione; fatti che la Ricorrente ritiene, come fattispecie, analoghi alla presente.

E’ sempre consentito il deposito di testi legislativi e di giurisprudenza, anche al di fuori dei termini processuali, in quanto da un lato, sulla base del principio jura novit curia, altro non sono che un sollecito al giudicante di porre attenzione su elementi di diritto che egli potrebbe e dovrebbe comunque conoscere d’ufficio, dall’altro non introducono alcun diverso elemento  documentale sui fatti del giudizio oggetto di onere probatorio a carico delle parti.

In secondo luogo, del tutto irrilevante la circostanza che si tratti di una decisione resa sulla base di norme che non sono indicate dall’art. 4.15 del regolamento fra le fonti che regolano le procedure di riassegnazione italiane.

Negli ordinamenti continentali, contrariamente a quelli di common law, le pronunce giurisprudenziali non sono fonti del diritto. Le pronunce giurisprudenziali valgono solo per il singolo caso deciso e non costituiscono precedenti vincolanti. La loro utilità è quindi limitata alla validità del ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice, che dipende dalle norme applicate. Se quindi le norme di riferimento, seppur di ordinamenti giuridici diversi, hanno lo stesso contenuto sostanziale, nulla toglie alla validità dell’iter logico seguito dal giudicante la circostanza che la pronuncia sia stata resa nell’ambito di un’altra giurisdizione.

E’ comunque compito del giudicante il prudente apprezzamento del contenuto della decisione prodotta, che in nessun caso assume valore vincolante.

b) Identità e confondibilità del nome a dominio.

Il nome a dominio in contestazione inizia con (e contiene interamente) la denominazione ADIDAS, che corrisponde sia alla denominazione sociale della Ricorrente, sia ai marchi da essa registrati.

Secondo il Resistente, la confondibilità sarebbe esclusa dall’aggiunte delle parole football e shop, che andrebbero a identificare il servizio offerto dal Resistente stesso: ossia “un negozio (“shop”) di e-commerce che vende solo prodotti “Adidas” relativi al football”.

Peraltro, in inglese Adidas football shop significa “negozio Adidas calcio”, non “negozio che vende prodotti Adidas relativi al calcio”; sicché l’utente che acceda al dominio adidasfootballshop.it ritiene ragionevolmente di accedere non tanto ad un sito di un qualunque negozio che vende prodotti Adidas per il calcio, quanto piuttosto al sito di e-commerce con cui la Adidas vende su internet in Italia i propri prodotti calcistici.

Sussiste quindi il requisito della confondibilità del nome a dominio ai sensi dell’art. 3.6, I comma, lett. a) del Regolamento.

c) Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.

Il sig. Paolo Luppi, pur ammettendo di non avere alcuna licenza o autorizzazione per utilizzare il marchio Adidas, sostiene che il nome a dominio sarebbe legittimo “in quanto il Codice dei Diritti di Proprietà Industriale vigente, all'art. 21, afferma che “i diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica (…) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio”.

Ma non è certamente questo il caso di specie. Come già visto, la dizione Adidas football shop non identifica la “destinazione di un prodotto o di un servizio”, bensì la denominazione del negozio stesso o comunque il soggetto cui è riferibile.

Per tale utilizzo del nome Adidas, il Resistente avrebbe dovuto avere il benestare dalla Ricorrente, titolare del relativo marchio. Essendo pacifico che tale benestare non è mai stato concesso, e non risultando alcuna delle altre circostanze esistendo le quali il Resistente è ritenuto aver titolo al nome a dominio in contestazione, deve ritenersi soddisfatto anche il requisito richiesto dall’art. 3.6, I comma lett. b) del Regolamento per far luogo alla riassegnazione.

 d) Malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Per quanto attiene alla malafede nella registrazione ed al mantenimento del dominio, è da rilevare che la Ricorrente non ha dimostrato che attraverso il sito posto nel dominio in contestazione si fosse reindirizzati verso siti che proponevano in vendita prodotti della concorrenza, oppure che attraverso quel sito si vendessero anche altri prodotti concorrenti. Al contrario, dalla documentazione in atti risulta che sul sito posto sul dominio adidasfootballshop.it venivano venduti esclusivamente prodotti Adidas.

La malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio emerge però evidente dall’esame della documentazione e degli altri nomi a dominio registrati dal sig. Paolo Luppi.

Risulta infatti che egli ha registrato una serie di domini il cui nome ricalca la stessa struttura di quelli qui contestato: marchio+[settore]+shop. Risultano infatti esser stati da lui registrati i domini adidasfootballshop.com, nikefootballshop.com, supergashop.com, allstarconverseshop.com, tigershop.it, fornarinashop.it, kawasakishop.it, pumashop.it, speedoswimstore.it, asicshop.it, eastpack.it, e molti altri.

Tutti i siti posti su tali domini utilizzano identico layout per le loro pagine web. Inoltre, fanno tutti esplicitamente riferimento al medesimo sig. Paolo Luppi, indicano il medesimo indirizzo postale, il medesimo indirizzo di posta elettronica, i medesimi numeri di telefono, addirittura la stessa partita iva: segno evidente che il soggetto che esercita il commercio elettronico mediante tali siti è sempre lo stesso.

Non risponde quindi al vero l’affermazione del sig. Paolo Luppi (riportata in ciascuno dei siti) di gestire un negozio monomarca. Egli gestisce invece un’unica struttura, per la quale ha creato diversi siti web, ciascuno caratterizzato da un nome a dominio contenente uno dei marchi dei prodotti che vende. In ciascuno di quei siti poi pubblicizza solo i prodotti aventi il marchio inserito nel nome a dominio.

E’ indubbio però che l’utente sia attratto dal marchio presente nel nome del dominio e ritenga di entrare in un sito ufficiale della casa cui il marchio appartiene. In altre parole, ciascuno di quei domini appare essere stato registrato e viene utilizzato intenzionalmente con lo scopo primario di attrarre, allo scopo di trarne profitto, utenti di internet, ingenerando probabilità di confusione con i marchi utilizzati senza alcuna autorizzazione dei relativi proprietari. Circostanza questa che, secondo l’art. 3.7 lett. d) del Regolamento, è da ritenersi prova della registrazione e del mantenimento in malafede del dominio in contestazione.

Altro elemento di malafede deriva dalla constatazione che la registrazione del dominio in contestazione fa parte di un più ampio disegno, nel quale i marchi di noti produttori di articoli sportivi sono stati inseriti in nomi a dominio per attirare gli utenti facendo intendere loro di accedere al sito ufficiale di e-commerce di ciascuno di essi; quando invece tutti i domini fanno capo al medesimo soggetto.

Si ritiene quindi dimostrata la malafede nel mantenimento e nella registrazione del dominio in contestazione.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio adidasfootballshop.it alla Adidas AG, con sede in Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074 Herzogenaurach (Germania).

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

 Napoli, 15 novembre 2008

Avv. Mario Pisapia. 



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