Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
AMERICANEAGLEOUTFITTERS.IT

Ricorrente: American Eagle NL Hold CO B.V.
 Resistente: Lundy Beaudoin
Collegio (unipersonale): Avv. Alessandro Nicotra

Svolgimento della procedura


Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 6 novembre 2012 la società American Eagle NL Hold CO B.V. con sede in Prins Bernhardplein 200 - 1097 JB Amsterdam (Olanda) in persona di Cornelius Bulman Jr., rappresentata e difesa nella presente procedura dal Dott. Fabrizio Bedarida - Dr. Modiano & Associati S.p.A., giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio americaneagleoutfitters.it registrato dal Sig. Lundy Beaudoin.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio Americaneagleoutfitters.it, era stato creato il 27 giugno 2012 ed era registrato a nome del sig. Lundy Beaudoin;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.Americaneagleoutfitters.it si giungeva ad una pagina nella quale compariva una lista di links sponsorizzati e l’avviso che il dominio era in vendita.
Ricevuto  il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, il 15 novembre 2012 C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione al Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il giorno 5 dicembre 2012 le poste riconsegnavano il plico a C.R.D.D perché l’indirizzo non era corretto. Il Regolamento, ex art. 4.4 lett. c), dispone che, nel caso in cui il destinatario non risulti presso l’indirizzo indicato nel DBNA, il reclamo si considera conosciuto dal titolare del dominio oggetto di opposizione nel momento in cui le poste hanno tentato la consegna della raccomandata. In questo caso non potendo risalire alla esatta data in cui era stata tentata la consegna, C.R.D.D. comunicava alle parti ed al Registro di considerare prudenzialmente come data di inizio della procedura il medesimo giorno in cui le poste avevano riconsegnato il plico.

 Sulla base di tale determinazione, il termine per il deposito di memorie a favore del Resistente è decorso il 31 dicembre 2012 senza che nulla pervenisse dall’intestatario del dominio; pertanto, il 2 gennaio 2013 C.R.D.D. nominava quale esperto l’Avv. Alessandro Nicotra, che il 4 gennaio 2013 accettava l’incarico.
 
Allegazioni della Ricorrente

Il Ricorso è presentato dalla American Eagle NL Hold CO B.V. che assieme alla Retail Royalty Company e la AEO Management Co sono società collegate conosciute come American Eagle Outfitters. Il Gruppo sin dal 1977 disegna, commercia e vende abbigliamento casual, accessori e calzature utilizzando i marchi American Eagle Outfitters e American Eagle,  presso i propri numerosi punti vendita ed attraverso il suo sito www.ae.com. Negli anni sono stati investiti centinaia di milioni di dollari in pubblicità e promozione di beni e servizi a marchio American Eagle Outfiters arrivando a raggiungere un alto livello di riconoscibilità e fama.

 La Ricorrente documenta di essere autorizzato dalla Retail Royalty Company, società del gruppo titolare di registrazioni del marchio American Eagle Outfitters depositate in oltre 100 Paesi, ad utilizzare il marchio ed istaurare la presente procedura per il recupero del nome a dominio ad esso identico.

A sostegno della propria domanda, la Ricorrente afferma che il nome a dominio contestato è identico e comunque tale da generare confusione tra gli utenti di internet sia rispetto alla propria denominazione sociale, sia al marchio American Eagle Outfitters. Il Resistente non avrebbe alcun diritto sul nome a dominio in contestazione, non avendo alcuna attinenza e, soprattutto, non essendo mai stato autorizzato dalla Ricorrente ad utilizzare marchi, loghi o altri contrassegni che possano essere riconducibili alla Ricorrente.

La Ricorrente documenta che, avendo diffidato con lettera del 5 settembre 2012 il sig. Lundy Beaudoin  ad utilizzare ogni denominazione, marchio, nome a dominio e denominazione sociale che fosse identico o similare al marchio American Eagle Outfitters ed alla denominazione American Eagle, si è vista rispondere con una richiesta di 6.000 US$. Tale somma, essendo ben superiore ai costi di mantenimento e gestione per il periodo intercorrente dalla registrazione del dominio, dimostrerebbe secondo la Ricorrente la malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio.

Tale malafede sarebbe dimostrata inoltre dal fatto, documentato, che il Resistente ha registrato altri domini corrispondenti a marchi famosi di cui palesemente non è titolare, ponendoli in vendita per somme rilevanti.

Parte Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio Americaneagleoutfitters.it.

Il Resistente non ha fatto pervenire alcuna replica pur avendo regolarmente ricevuto reclamo e documentazione ad esso allegata.


Motivi della decisione

I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.


A ) a)    Identità o confondibilità del nome

Il nome a dominio Americaneagleoutfitters.it  è esattamente identico ad un marchio registrato da parte Ricorrente ed è confondibile con la sua denominazione sociale, che ne costituisce la parte più rilevante. 

Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito richiesto dall’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento.


B) Diritti o interessi legittimi del resistente

Dalla documentazione allegata al ricorso – il Resistente nulla ha prodotto, non essendosi costituito – e da quanto verificabile d’ufficio su Internet:
  • a) non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, in buona fede ha usato o si è  preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, III co. del Regolamento);
  • b) non risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”;
  • c) si deve escludere la circostanza che “il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”. 
Non emerge pertanto alcun diritto o titolo del Resistente sul nome a dominio in contestazione, con conseguente soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio.

C) Registrazione ed uso del dominio in malafede

Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, essa appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Innanzitutto, la registrazione di un nome a dominio così complesso come americaneagleoutfitters.it non può certo ritenersi frutto di una coincidenza, soprattutto se si tiene presente che l’identico marchio è diffuso in tutto il mondo da oltre quarant’anni.

In secondo luogo, il Resistente ha fatto richiesta di un corrispettivo per la cessione del dominio in contestazione superiore ai costi ragionevolmente da lui sostenuti per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio. Al riguardo appare indubbio che la richiesta di 6.000 US$ da parte del Sig. Lundy Beaudoin  sia riconducibile ad un tentativo speculatorio e che tale cifra sia del tutto sproporzionata rispetto ai costi ragionevolmente sostenuti dal Resistente per registrare e mantenere il dominio per i tre mesi intercorrenti fra la registrazione (27/6/2012) e la e-mail contenente la somma richiesta (19/9/2012).

In terzo luogo, il Resistente risulta essere intestatario di una serie di nomi a dominio (quali missonihome.fr, amazonappstore.fr, emporioarmaniwatches.fr, lotuscars.fr, telstra.fr, kiamotors.fr) corrispondenti a marchi famosi sui quali palesemente è privo di qualsiasi diritto. Detti nomi di dominio sono offerti in vendita su internet al prezzo di alcune migliaia di dollari ciascuno; il che dimostra che la registrazione del nome a dominio americaneagleoutfitters.it fa parte di un ben più ampio disegno accaparratorio.

In quarto luogo, il sig. Lundy Beaudoin utilizza il nome a dominio esclusivamente per sfruttare, mediante le pubblicità pay per click che puntano a siti concorrenti della Ricorrente presenti sulla home page del sito, la notorietà del marchio e del nome della Ricorrente stessa; comportamento questo che la giurisprudenza italiana e internazionale in materia di procedure di riassegnazione considera come indice di malafede.

Si ritengono quindi sussistenti le circostanze di cui all’art. 3.7, lett. a), b), c), d) ed e), ciascuna delle quali di per se stessa sufficiente a ritenere che il Resistente abbia agito in malafede sia nella registrazione sia nel mantenimento del nome a dominio.

Il ricorso pertanto è fondato e deve essere accolto.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio Americaneagleoutfitters.it alla American Eagle NL Hold CO B.V. con sede in Prins Bernhardplein 200 1097 JB Amsterdam Olanda.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 16 gennaio 2013

Avv. Alessandro Nicotra



 
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E-mail: svp@crdd.it
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