Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
AMERICANEAGLEOUTFITTERS.IT
Ricorrente: American Eagle NL Hold CO
B.V.
Resistente: Lundy Beaudoin
Collegio (unipersonale): Avv. Alessandro Nicotra
Svolgimento della procedura
Con ricorso
ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 6 novembre 2012 la
società American Eagle NL Hold CO B.V. con sede in Prins
Bernhardplein 200 - 1097 JB Amsterdam (Olanda) in persona di Cornelius
Bulman Jr., rappresentata e difesa nella presente procedura dal Dott.
Fabrizio Bedarida - Dr. Modiano & Associati S.p.A., giusta
delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione
ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute
nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del
Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del
ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a
dominio americaneagleoutfitters.it registrato dal Sig. Lundy Beaudoin.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D.
effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il
dominio Americaneagleoutfitters.it, era stato creato il 27 giugno 2012
ed era registrato a nome del sig. Lundy Beaudoin;
- b) che il
nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era
stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore
“challenged”;
- c) che
digitando l’indirizzo http://www.Americaneagleoutfitters.it
si giungeva ad una pagina nella quale compariva una lista di links
sponsorizzati e l’avviso che il dominio era in vendita.
Ricevuto
il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte
comunicazioni al Registro, il 15 novembre 2012 C.R.D.D. inviava ricorso
e documentazione al Resistente per raccomandata a.r
all’indirizzo risultante dal database del Registro, con
l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal
ricevimento. Il giorno 5 dicembre 2012 le poste riconsegnavano il plico
a C.R.D.D perché l’indirizzo non era corretto. Il
Regolamento, ex art. 4.4 lett. c), dispone che, nel caso in cui il
destinatario non risulti presso l’indirizzo indicato nel
DBNA, il reclamo si considera conosciuto dal titolare del dominio
oggetto di opposizione nel momento in cui le poste hanno tentato la
consegna della raccomandata. In questo caso non potendo risalire alla
esatta data in cui era stata tentata la consegna, C.R.D.D. comunicava
alle parti ed al Registro di considerare prudenzialmente come data di
inizio della procedura il medesimo giorno in cui le poste avevano
riconsegnato il plico.
Sulla base di tale determinazione, il termine per il deposito
di memorie a favore del Resistente è decorso il 31 dicembre
2012 senza che nulla pervenisse dall’intestatario del
dominio; pertanto, il 2 gennaio 2013 C.R.D.D. nominava quale esperto
l’Avv. Alessandro Nicotra, che il 4 gennaio 2013 accettava
l’incarico.
Allegazioni
della Ricorrente
Il
Ricorso è presentato dalla American Eagle NL Hold CO B.V.
che assieme alla Retail Royalty Company e la AEO Management Co sono
società collegate conosciute come American Eagle Outfitters.
Il Gruppo sin dal 1977 disegna, commercia e vende abbigliamento casual,
accessori e calzature utilizzando i marchi American Eagle Outfitters e
American Eagle, presso i propri numerosi punti vendita ed
attraverso il suo sito www.ae.com. Negli anni sono stati investiti
centinaia di milioni di dollari in pubblicità e promozione
di beni e servizi a marchio American Eagle Outfiters arrivando a
raggiungere un alto livello di riconoscibilità e fama.
La Ricorrente documenta di essere autorizzato dalla Retail
Royalty Company, società del gruppo titolare di
registrazioni del marchio American Eagle Outfitters depositate in oltre
100 Paesi, ad utilizzare il marchio ed istaurare la presente procedura
per il recupero del nome a dominio ad esso identico.
A sostegno della propria domanda, la Ricorrente afferma che il nome a
dominio contestato è identico e comunque tale da generare
confusione tra gli utenti di internet sia rispetto alla propria
denominazione sociale, sia al marchio American Eagle Outfitters. Il
Resistente non avrebbe alcun diritto sul nome a dominio in
contestazione, non avendo alcuna attinenza e, soprattutto, non essendo
mai stato autorizzato dalla Ricorrente ad utilizzare marchi, loghi o
altri contrassegni che possano essere riconducibili alla Ricorrente.
La Ricorrente documenta che, avendo diffidato con lettera del 5
settembre 2012 il sig. Lundy Beaudoin ad utilizzare ogni
denominazione, marchio, nome a dominio e denominazione sociale che
fosse identico o similare al marchio American Eagle Outfitters ed alla
denominazione American Eagle, si è vista rispondere con una
richiesta di 6.000 US$. Tale somma, essendo ben superiore ai costi di
mantenimento e gestione per il periodo intercorrente dalla
registrazione del dominio, dimostrerebbe secondo la Ricorrente la
malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio.
Tale malafede sarebbe dimostrata inoltre dal fatto, documentato, che il
Resistente ha registrato altri domini corrispondenti a marchi famosi di
cui palesemente non è titolare, ponendoli in vendita per
somme rilevanti.
Parte Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome
a dominio Americaneagleoutfitters.it.
Il Resistente non ha fatto pervenire alcuna replica pur avendo
regolarmente ricevuto reclamo e documentazione ad esso allegata.
Motivi
della decisione
I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati. Pertanto il ricorso
merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
A )
a) Identità o
confondibilità del nome
Il nome a dominio Americaneagleoutfitters.it è
esattamente identico ad un marchio registrato da parte Ricorrente ed
è confondibile con la sua denominazione sociale, che ne
costituisce la parte più rilevante.
Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito richiesto
dall’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento.
B) Diritti o
interessi legittimi del resistente
Dalla documentazione allegata al ricorso – il Resistente
nulla ha prodotto, non essendosi costituito – e da quanto
verificabile d’ufficio su Internet:
- a)
non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il resistente, prima
di aver avuto notizia dell’opposizione, in buona fede ha
usato o si è preparato oggettivamente ad usare il
nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta
al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, III
co. del Regolamento);
- b)
non risulta che “il
resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente
commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato,
anche se non ha registrato il relativo marchio”;
- c)
si deve escludere la circostanza che “il resistente stia facendo un
legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza
l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne
il marchio registrato”.
Non
emerge pertanto alcun diritto o titolo del Resistente sul nome a
dominio in contestazione, con conseguente soddisfazione del secondo
requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione
del nome a dominio.
C) Registrazione ed
uso del dominio in malafede
Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del
dominio, essa appare provata da più di una delle circostanze
dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella
registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Innanzitutto, la registrazione di un nome a dominio così
complesso come americaneagleoutfitters.it non può certo
ritenersi frutto di una coincidenza, soprattutto se si tiene presente
che l’identico marchio è diffuso in tutto il mondo
da oltre quarant’anni.
In secondo luogo, il Resistente ha fatto richiesta di un corrispettivo
per la cessione del dominio in contestazione superiore ai costi
ragionevolmente da lui sostenuti per la registrazione ed il
mantenimento del nome a dominio. Al riguardo appare indubbio che la
richiesta di 6.000 US$ da parte del Sig. Lundy Beaudoin sia
riconducibile ad un tentativo speculatorio e che tale cifra sia del
tutto sproporzionata rispetto ai costi ragionevolmente sostenuti dal
Resistente per registrare e mantenere il dominio per i tre mesi
intercorrenti fra la registrazione (27/6/2012) e la e-mail contenente
la somma richiesta (19/9/2012).
In terzo luogo, il Resistente risulta essere intestatario di una serie
di nomi a dominio (quali missonihome.fr, amazonappstore.fr,
emporioarmaniwatches.fr, lotuscars.fr, telstra.fr, kiamotors.fr)
corrispondenti a marchi famosi sui quali palesemente è privo
di qualsiasi diritto. Detti nomi di dominio sono offerti in vendita su
internet al prezzo di alcune migliaia di dollari ciascuno; il che
dimostra che la registrazione del nome a dominio
americaneagleoutfitters.it fa parte di un ben più ampio
disegno accaparratorio.
In quarto luogo, il sig. Lundy Beaudoin utilizza il nome a dominio
esclusivamente per sfruttare, mediante le pubblicità pay per
click che puntano a siti concorrenti della Ricorrente presenti sulla
home page del sito, la notorietà del marchio e del nome
della Ricorrente stessa; comportamento questo che la giurisprudenza
italiana e internazionale in materia di procedure di riassegnazione
considera come indice di malafede.
Si ritengono quindi sussistenti le circostanze di cui
all’art. 3.7, lett. a), b), c), d) ed e), ciascuna delle
quali di per se stessa sufficiente a ritenere che il Resistente abbia
agito in malafede sia nella registrazione sia nel mantenimento del nome
a dominio.
Il ricorso pertanto è fondato e deve essere accolto.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio
Americaneagleoutfitters.it alla American Eagle NL Hold CO B.V. con sede
in Prins Bernhardplein 200 1097 JB Amsterdam Olanda.
La presente decisione sarà comunicata al Registro del
ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 16 gennaio 2013
Avv. Alessandro Nicotra
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