Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
BARBIE.IT

Ricorrente: MATTEL S.R.L. (avv. Niccolò Invrea)
Resistente: LA RIVISTA di ANTONIO SCOGNAMIGLIO 
Collegio (unipersonale): avv. Maria Luisa Buonpensiere

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail  il 17 dicembre 2001 la Mattel s.r.l. in persona del suo legale rappresentante Andrea Antonini, con sede in Via Vittorio Veneto 119 Oleggio Castello, Novara, rappresentata e difesa dall’avv. Niccolò Invrea dello Studio di Consulenza Tecnica e Legale in materia di proprietà intellettuale Ing. Barzanò & Zanardo Roma s.p.a., introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio BARBIE.IT, registrato dalla Rivista di Antonio Scognamiglio con sede in Via Palombarese 156, S. Lucia di Mentana (RM)

In data 17 dicembre 2001 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.barbie.it

 Le verifiche consentivano di accertare in particolare:
- che il dominio barbie.it risultava assegnato alla Rivista di Antonio Scognamiglio  dal 27 dicembre 1999; 
- che il dominio BARBIE.IT era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 2 maggio 2001;
- che in data 17 ottobre 2001 la Mattel aveva confermato la contestazione;
- che all’indirizzo www.barbie.it corrispondeva una sola pagina nella quale la società Alicom conferma che il sito è ancora vuoto e dà alcune raccomandazioni tecniche sulle modalità di costruzione della pagina web

In data 18 dicembre 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificatane la regolarità, il 20 dicembre 2001 la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

In data 4 febbraio 2002 l’amministrazione postale restituiva il plico per compiuta giacenza, dal quale risultava essere stato inoltrato regolare avviso al destinatario in data 22 dicembre 2001.

 Nulla essendo pervenuto nel frattempo a CRDD da parte del resistente, in data 4 febbraio 2002 veniva designato quale saggio la sottoscritta avv. Maria Luisa Buonpensiere, la quale accettava l’incarico.

Allegazioni della ricorrente

La ricorrente Mattel s.r.l. dichiara di essere licenziataria esclusiva per l’utilizzo del marchio famoso  Barbie  registrato in Italia per varie classi merceologiche anteriormente alla registrazione del nome a dominio contestato. Tale marchio risulta inoltre registrato dalle società del gruppo Mattel  nella quasi totalità dei Paesi del mondo. Tutti tali marchi hanno come cuore del marchio la parola “barbie”.

In particolare la ricorrente evidenzia la notorietà del marchio, dovuta al fatto che la bambola  Barbie, ideata nel 1959,  è ormai diventata un oggetto di culto la cui diffusione all’estero e in Italia è amplissima. Inoltre Barbie è diventato il nome di un editoriale di elevata tiratura mensile nonché testimonial di iniziative sociali.

A sostegno della rinomanza del marchio la ricorrente produce una serie di articoli apparsi su famosi quotidiani e riviste nonché una copia del libro “Barbie i mille volti di un mito”.  

La ricorrente contesta l’illegittimo uso della denominazione “barbie” da parte della registrante Rivista di Antonio Scognamiglio stante l’identità totale del marchio famoso con il nome a dominio tale da ingenerare un rischio di confusione nel pubblico anche su Internet. Inoltre la resistente  non avrebbe alcun legame con il gruppo Mattel e anche il nome della resistente e del suo AdminC non sarebbero conosciuti con il nome Barbie.

Infine la resistente non avrebbe mai usato né si sarebbe preparata ad usare il nome a dominio contestato per l’offerta al pubblico di beni e  servizi.

In data 24 maggio 2000 la ricorrente diffidava il sig. Scognamiglio  a procedere alla cancellazione del nome a dominio barbie.it e a cessarne l’utilizzo. In data 30 maggio 2001 l’avv. Di Segni per conto de La rivista di Antonio Scognamiglio rispondeva in relazione alla richiesta della ricorrente affermando che il nome Barbie sarebbe anche un nome comune come diminutivo di Barbara o Barbarella, che il sito farebbe riferimento ad un famoso personaggio i cui diritti sarebbero regolarmente nella disponibilità della rivista, che il sito non sarebbe in concorrenza con l’attività della Mattel, che nessun vantaggio deriverebbe a La Rivista dalla notorietà del marchio Barbie. Rilevava infine il legale della resistente che il nome era stato registrato sin dal 1999 e che numerose successive richieste erano state respinte. 

In relazione a tale risposta la ricorrente ribadisce che il nome Barbie non è un nome comune ma uno dei marchi con cui la società Mattel è conosciuta da oltre quarantanni e sul quale vanta diritti di esclusiva. Rileva inoltre che il fatto che la resistente non svolga attività concorrenziale non è sufficiente ad escludere un agganciamento parassitario alla notorietà del marchio della ricorrente. Contesta infine l’applicazione del principio “first come first served” che nell’assegnazione dei nomi a dominio non permette di valutare l’esistenza di diritti in capo all’istante.

Sottolinea inoltre la ricorrente che il nome è stato registro in mala fede come risulta dal fatto che la resistente non ha mai utilizzato il nome a dominio contestato, fatto che di per sé impedisce alla Mattel la registrazione del proprio marchio nel corrispondente nome a dominio, come invece ha potuto fare in altri paesi. Peraltro nessuno di tali siti sarebbe in lingua italiana e quindi la registrazione del nome barbie.it impedirebbe agli utenti Internet italiani di reperire informazioni in lingua italiana sulla nota bambola Barbie.

Rileva infine la ricorrente che  la resistente sarebbe titolare di altri nomi a dominio in TLD. IT corrispondenti a nomi e marchi famosi su cui la stessa Rivista non può vantare alcun diritto (philipmorris.it; toystory.it; timewarner.it)  e che evidenziano un probabile disegno accaparratorio.

Ad ulteriore conferma della malafede delle resistente, la ricorrente rileva che la notorietà del marchio Barbie non poteva non essere conosciuta dallo Scogamiglio sin dalla data della sua registrazione.

Conclude pertanto la ricorrente chiedendo la riassegnazione del nome a dominio barbie.it.

Allegazioni della resistente

Da parte sua, la resistente non ha fatto pervenire alcuna replica nei termini stabiliti dall’art. 5 delle Procedure di Riassegnazione. Tali termini devono infatti ritenersi scaduti sin dal 26 gennaio 2002. Applicando infatti in via analogica quanto previsto in tema di notifiche dall’art. 8 legge 890 del 20.11.1982, il quale prevede che la notifica si considera effettuata trascorsi dieci giorni dalla data del deposito presso l’ufficio postale del piego non reclamato dal destinatario, il termine di 25 giorni per le repliche del resistente è iniziato a decorrere dal 2 gennaio 2002, ed è quindi scaduto il 27 gennaio 2002. 

Motivi della decisione

a) identità e confondibilità del nome

Riguardo il primo dei requisiti richiesti dalle Regole di Naming (art. 16.6 lettera a: “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”) non vi è dubbio che sia stato assolto.

La resistente ha registrato un nome a dominio che è un’imitazione pedissequa del marchio barbie  sul quale la ricorrente ha provato il proprio diritto depositando in atti documenti sia comprovanti la titolarità del marchio in capo alla società controllante Mattel Inc. con sede in California sia l’unità gestionale e di impresa fra le due società, avendo prodotto atto dal quale risulta che la Mattel Inc. controlla la Mattel s.r.l.. Come noto, si ritiene che le singole imprese collegate di un gruppo siano contitolari del marchio e possano far valere il marchio internazionale registrato dalla capogruppo; e ciò anche in forza di quanto previsto dall’art. 22 l.m..

b) Inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato.

Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, avendo la ricorrente provato un proprio diritto sul nome “barbie” e la confondibilità del nome a dominio con il marchio registrato, sarebbe spettato alla resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio, oppure provare l’esistenza di una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming deduce la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al resistente.

Invece, pur essendo stata debitamente posta in grado di contraddire nei termini previsti dalle regole, la resistente non ha fornito alcuna argomentazione o documentazione circa suoi eventuali diritti o titoli relativi al nome a dominio oggetto di contestazione. 

Né può essere dedotto alcun autonomo diritto della resistente dalla lettera del 30 maggio 2001 con cui l’avv. Di Segni replicava alle contestazioni della ricorrente. In tale lettera l’avvocato della resistente, pur rigettando le richieste delle ricorrenti, non da prova né fa menzione di alcun diritto in capo alla resistente sul nome barbie, che non sia da ascrivere alla mera registrazione del dominio.

Sotto tale profilo, come chiarito anche da altre pronunce, il diritto o titolo del resistente al nome a dominio in contestazione non può in nessun caso essere costituito dalla mera registrazione stessa del nome a dominio contestato, ma deve essere rilevato aliunde. Una differente interpretazione vanificherebbe il senso delle procedure di rassegnazione, in quanto i resistenti dovrebbero essere ritenuti titolari di un diritto sul nome a dominio in contestazione per il solo fatto di averli registrati per primi, e non potrebbe mai ritenersi soddisfatto il requisito di cui all’art. 16.6b, escluso a priori dall’avvenuta registrazione.  

Né, dalla documentazione agli atti o da quanto desumibile ex officio da internet, la Rivista di Antonio Scognamiglio appare avere alcun titolo al suddetto nome a dominio.

Infatti, non risulta né che la resistente “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6.1), visto che il sito all’indirizzo www.barbie.it contiene solo un pagina che attesta che il sito è ancora vuoto; nè che essa resistente “è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2), visto che essa è denominata La rivista di Antonio Scognamiglio; nè che la resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3), visto che il sito risultante all’indirizzo www.barbie.it non appare in alcun modo utilizzato a sostegno di alcuna attività. 

Pertanto non può che ritenersi accertato anche il secondo requisito di cui all’art. 16.6 lettera b) delle Regole di Naming, ossia la mancanza di titolo da parte della resistente al nome a dominio in contestazione.

c) malafede della resistente.

Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio (come richiesto dall’art. 16.6 lettera c) ritiene il sottoscritto saggio che essa sia stata provata dalla documentazione versata agli atti. 

La denominazione barbie è immediatamente riferibile ad un delle più note bambole del mondo prodotta dalla Mattel e ai numerosi altri prodotti che sono contraddistinti con quel marchio regolarmente registrato. 

La notorietà del marchio trova conferma nella diffusione della bambola in Italia come nel resto del mondo e trova conferma nell’ampio risalto dato dalla stampa a tale prodotto al quale è stato tra l’altro dedicato un libro.

E’ difficile quindi ritenere che la resistente ignorasse, al momento della registrazione, l’esistenza di tale marchio di rinomanza mondiale, sul quale la resistente stessa appare, ictu oculi, non poter rivendicare alcun diritto. 

Dalla documentazione  prodotta dalla ricorrente risulta poi la circostanza – verificabile su internet – che la Rivista di Antonio Scognamiglio ha registrato altri nomi a dominio in nessun modo riferibili all’attività della stessa, ma relativi a marchi e denominazioni di imprese famose nel mondo (p. es.: philipmorris.it; toystories.it) 

Se a ciò si aggiunge che sul sito della resistente non appare essere svolta alcuna attività, trovandosi all’indirizzo www.barbie.it una pagina standard attestante unicamente l’avvenuta registrazione del dominio da parte della Alicom e che il sito è ancora vuoto, si può dedurre agevolmente che la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in questione sono stati effettuati nell’ambito di un più ampio disegno accaparratorio.

Si deve rilevare a questo proposito che la detenzione passiva (passive holding) di un nome a dominio è già stata riconosciuta in diverse decisioni rilasciate anche nell’ambito delle procedure di riassegnazioni internazionali, come elemento di malafede. La detenzione del dominio per un periodo prolungato di tempo senza che l’assegnatario ne faccia uso alcuno, lascia infatti ipotizzare (e nel presente caso rafforza l’ipotesi) che oltre alla mancanza di legittimo interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.

Lo scrivente collegio ritiene pertanto che la ricorrente abbia dimostrato la malafede della resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 16.6 lett. c) e art. 16.7 delle regole di naming.

Conclusioni

In considerazione di quanto dedotto e provato nel procedimento, e viste le vigenti regole di naming, viene disposta la riassegnazione del nome a dominio barbie.it dall’attuale assegnataria alla Mattel s.r.l. in persona del suo legale rappresentante Andrea Antonini, con sede in Via Vittorio Veneto 119  Oleggio Castello (NO).  

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza. 

Roma,   6  febbraio 2002

Avv. Maria Luisa Buonpensiere
 
 

 


inizio sito

inizio sito

E-mail: svp@crdd.it
Manda un messaggio

inizio pagina

inizio pagina