Procedura di riassegnazione del nome a dominio “baumemercier.it” Ricorrenti: RICHEMONT INTERNATIONAL S.A.
e RICHEMONT INTERNATIONAL LTD (avv. Fabrizio Jacobacci, dott. Massimo Introvigne).
Svolgimento della procedura Con ricorso pervenuto alla Crdd per e-mail il 14 luglio 2004, le società Richemont International S.A., corrente in Rue des Biches 10, Villarssur-Glâne, Svizzera, e Richemont International Ltd., corrente in 15 Hill Street, Londra W1J 5QT, Gran Bretagna, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentate nella presente procedura dall'avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne, entrambi domiciliati presso lo Studio Jacobacci & Associati, corso Regio Parco 27, 10152 Torino, introducevano una procedura di riassegnazione ex art. 16 delle regole di naming, per ottenere il trasferimento a favore della Richemont International Ltd del dominio baumemercier.it, registrato dal signor Bassarab Dungaciu, domiciliato, secondo l’indirizzo risultante dal database whois, in Via Roma 3, 15100 Alessandria. Lo stesso giorno la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.baumemercier.it. Le verifiche consentivano di appurare in
particolare:
Il 20 luglio 2004 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso con relativa documentazione. La segreteria di CRDD provvedeva pertanto a comunicare il ricevimento del ricorso alla Registration Authority ed alla Naming Authority, ed ad inviare per e-mail il ricorso al resistente stesso ed al suo maintainer. Il giorno successivo copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata veniva inviata al resistente per raccomandata con ricevuta di ritorno. Tuttavia, la raccomandata inviata al resistente all’indirizzo risultante dal database whois, veniva restituita dalle poste in data 31 luglio 2004, per essere il destinatario sconosciuto e l’indirizzo inesistente. Atteso che il resistente non provvedeva a far pervenire le repliche entro il termine previsto dall’art. 5 delle Procedure di riassegnazione, CRDD il 27 agosto 2004 nominava quale saggio il sottoscritto avv. Francesco Trotta, il quale, in data 30 agosto 2004, accettava l’incarico. Allegazioni delle ricorrenti Nel ricorso introduttivo la società Richemont International S.A. afferma di essere la capofila di uno dei maggiori gruppi multinazionali nel settore degli orologi, dove è attiva tra l’altro con i marchi CARTIER e BAUME & MERCIER. Dichiara e documenta che il marchio BAUME & MERCIER è protetto da diversi marchi internazionali, in relazione ai quali è stata a suo tempo annotata la trascrizione a favore della ricorrente. Essi sono, nella specie, il marchio internazionale BAUME & MERCIER GENÈVE, registrato al numero R309246 in data 22 febbraio 1966, il marchio BAUME & MERCIER GENÈVE e figura, registrato al numero 450249 in data 3 gennaio 1980, ed il marchio BAUME & MERCIER, registrato al numero 537111 in data 3 aprile 1989; tutti in vigore e tutti estesi all’Italia. Afferma, inoltre, che la diffusione del marchio BAUME & MERCIER nel settore degli orologi è facilmente verificabile con una semplice ricerca su Internet attuata utilizzando uno qualsiasi dei motori di ricerca, dalla quale risulta la notorietà di cui il marchio gode anche presso il pubblico di lingua italiana. La seconda ricorrente, Richemont International Ltd., fa parte dello stesso gruppo internazionale e cura le attività di gestione e distribuzione del marchio BAUME & MERCIER nell’Unione Europea, Italia compresa, in particolare tramite commercio elettronico e gestione di siti Internet. Le ricorrenti sostengono che il nome a dominio baumemercier.it riprende, in maniera pressoché identica, il noto marchio poc’anzi indicato. Pertanto secondo le ricorrenti sussisterebbero nella fattispecie i requisiti previsti dalla vigente procedura di riassegnazione del nome a dominio, atteso che lo stesso ha come “cuore” un marchio registrato ed ampiamente utilizzato da parte delle ricorrenti e sul quale il resistente non può vantare diritti o interessi legittimi poiché lo stesso, essendo un tipico segno di fantasia, non corrisponde al cognome o ditta dell’assegnatario. Sostengono infine che il dominio è stato registrato in mala fede dal resistente al solo scopo di creare un’interferenza con il noto marchio Baume & Mercier, peraltro conosciutissimo in Italia. A prova della malafede nella registrazione
e nell’uso del nome a dominio da parte dell’odierno resistente le ricorrenti
sostengono che:
Sulla base delle suddette argomentazioni, nonché della documentazione a sostegno delle stesse, le ricorrenti, dopo aver passato in rassegna diverse decisioni emesse dagli arbitri dell’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) e della NAF (National Arbitration Forum) ai sensi della procedura di riassegnazione denominata MAP (Mandatory Administrative Procedure) omologa della procedura di riassegnazione italiana (e da cui quest’ultima è stata mutuata) in materia di “pornosquatting” e “mouse trapping”, conclude chiedendo il trasferimento a proprio nome del dominio baumemercier.it. Posizione del resistente Da quanto in atti risulta che l’indirizzo dato dal sig. Bassarab Dungaciu al momento della registrazione del nome a dominio è inesistente, tanto che le poste hanno rimandato al mittente sia la lettera di contestazione precedentemente inviata dalle ricorrenti, con la dicitura apposta a penna “sconosciuto e indirizzo inesistente in Alessandria”, sia il plico contente sia ricorso per l’instaurazione della presente procedura che la documentazione, inviati dalla segreteria della CRDD. Non essendo nel database whois della Registration Authority indicato alcun numero di fax del resistente ed avendo CRDD inviato il ricorso via e-mail al resistente, al postmaster del dominio in contestazione ed al postmaster del maintainer del dominio stesso, senza che il sistema restituisse messaggi di errore, quanto posto in essere dalla CRDD soddisfa le condizioni richieste dall’art. 2, I comma, lett. B) delle procedure, sicché può ritenersi che il resistente sia stato legalmente posto in condizione di conoscere il ricorso e non abbia prodotto replica alcuna nei termini. Motivi della decisione Esistenza delle condizioni previste dalle regole di Naming per il trasferimento del nome a dominio contestato Secondo quanto previsto dalla Sezione 2
ed in particolare dall’art.16.6 regole di Naming (versione 3.9 in vigore
al momento dell’attivazione della procedura), perché un dominio
possa essere trasferito al ricorrente devono sussistere le seguenti condizioni:
Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni A e C di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente. In relazione al precedente punto b) del presente articolo, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che: 1. prima di avere avuto notizia della contestazione
in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare
il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico
di beni e servizi; oppure
Identità del nome a dominio e possibilità di confusione (Art.16.6.a) L’art. 16.6.a delle regole di naming stabilisce che il primo requisito da verificare ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato è che esso sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti oppure al proprio nome. Il nome a dominio contestato BAUMEMERCIER.IT risulta essere sostanzialmente identico al marchio “BAUME & MERCIER” registrato a partire dal 1966 in ambito internazionale. Al riguardo le ricorrenti hanno depositato diversi documenti che attestano il deposito del marchio in ambito internazionale (certificati di registrazione numeri R309246, R450249 e 53711), tutti in vigore e tutti estesi all’Italia. Risulta quindi soddisfatto quanto richiesto dall’art.16.6 (a) delle regole di naming; ossia il dominio registrato dal signor Bassarab Dungaciu, è tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui le ricorrenti vantano dei diritti. Diritti o interessi legittimi del resistente (Art.16.6.b) Provata dai ricorrenti la sussistenza del requisito richiesto dall’art. 16.6.a delle regole di naming, sarebbe stato onere del resistente provare un proprio concorrente diritto o titolo sul nome a dominio in contestazione. Tale prova, non essendosi il resistente costituito in giudizio, non è stata fornita; né sono emersi dalle indagini d’ufficio elementi tali da ritenere sussistente un tale diritto o titolo concorrente con quello delle ricorrenti. Il dominio baumemercier.it è infatti un nome che non corrisponde al cognome o al nome del ricorrente, né sono stati evidenziati dai documenti agli atti elementi tali da provare l’esistenza di alcuna delle circostanze dalle quale l’art. 16.6 autorizza a ritenere sussistente un titolo alla registrazione del nome a dominio in capo all’attuale assegnatario. Non risulta, dunque, alcun diritto del resistente sul nome a dominio contestato. Malafede del resistente (art. 16.6.c) L’art. 16.6 c) delle regole di naming richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. Ritiene il Collegio che ciò sia stato dimostrato. In primo luogo, non è sostenibile che la registrazione del nome a dominio baumemercier.it sia frutto di mera coincidenza, dato che il marchio BAUME & MERCIER è un marchio registrato e molto conosciuto in Italia. In secondo luogo, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio appare provata dalla circostanza che il dominio contestato è stato utilizzato esclusivamente per reindirizzare l’utenza ad un portale pornografico sino a che, a seguito delle contestazioni delle ricorrenti indirizzate anche al maintainer del dominio (TIN), questi ha provveduto ad inserire all’indirizzo http://www.baumemercier.it una pagina standard contenente l’offerta dei propri servizi. Ciò configura un tipico caso di pornosquatting, che ricorre, secondo la elaborazione della giurisprudenza formatasi in questa sede amministrativa nazionale ed internazionale, quando un nome a dominio corrispondente ad un marchio celebre viene utilizzato per attirare ingannevolmente gli utenti Internet verso siti pornografici a pagamento o, attraverso il redirect a siti pornografici altrui, per ottenere con tale stratagemma indebiti mezzi di pressione nei confronti del legittimo titolare di diritti sul nome (decisione dominio pradaboutique.it, saggio Fogliani, su http://www.crdd.it/decisioni/pradaboutique.htm). Infine, altro elemento di malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio si rinviene nell’inesistenza dell’indirizzo che il sig. Bassarab Dungaciu ha fornito alla Registration Authority al momento della registrazione del nome a dominio. La circostanza è stata ritenuta elemento di malafede già in altre situazioni, sia in decisioni italiane (decisione lanerieagnona.it, saggio Loffreda, http://www.crdd.it/decisioni/ lanerieagnona.htm) che in MAP di ICANN in cui l’orientamento è ormai consolidato (World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Matthew Bessette, Caso OMPI N. D2000-0256, su http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0256.html; Women on Waves Foundation v. Chris Hoffman, Caso OMPI N. D2000-1608, su http://arbiter.wipo.int/ domains/decisions/html/2000/d2000-1608.html). E se da sola la circostanza dell’indicazione di un indirizzo inesistente non può che essere un semplice indizio di malafede, essa tuttavia diventa determinante se unita agli altri elementi di prova della malafede. Deve dunque ritenersi dimostrata anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. P.Q.M. Si dispone il trasferimento del dominio baumemercier.it dal signor Bassarab Dungaciu alla Richemont International Ltd., corrente in 15 Hill Street, Londra W1J 5QT, Gran Bretagna. La presente decisione viene comunicata al Registro del ccTLD “.it” per gli adempimenti di sua competenza. Roma, 13 settembre 2004 Avv. Francesco Trotta. .
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