Con ricorso ricevuto sia per e-mail che in formato cartaceo da C.R.D.D. in data 16 giugno 2005 la EFIM – Ente Fiere Italiane Macchine S.p.A., con sede legale in Cinisello Balsamo (MI) Viale F. Testi 128, in persona del legale rappresentante Angela Picco, rappresentata nella presente procedura dalla Kivial s.r.l. e domiciliata presso la sede di quest’ultima in Udine, P.le Cavedalis 6/2, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 del Regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito: Regolamento) per ottenere il trasferimento a  suo favore dei domini bimu.it e sfortec.it entrambi registrati  dalla Navigator s.r.l

C.R.D.D., verificata la regolarità del ricorso e della relativa documentazione,  provveda alle dovute verifiche dalle quali risultava in particolare: 
a) che i domini bimu.it e sfortec.it erano stati assegnati alla Navigator s.r.l. dal 28 aprile 2000; 
b) che entrambi i nomi a dominio erano stati sottoposti a contestazione e che le stesse risultavano registrate sul data base del Registro il 16 maggio 2005; 
c) che gli indirizzi http://www.bimu.it e http://www.sfortec.it non risultavano raggiungibili.

C.R.D.D. dava quindi comunicazione alla resistente Navigator s.r.l. della procedura introdotta spedendole a mezzo di plico raccomandato con ricevuta di ritorno sia copia del ricorso che della documentazione ad essa allegata, con l’invito ad inviare alla Crdd le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento  del plico. Il ricorso era inoltre inviato alla resistente via posta elettronica, agli indirizzi risultanti dal data base del Registro.

La Navigator s.r.l. riceveva il plico raccomandato in data 30 giungo 2005, senza peraltro provvedere ad inviare le repliche entro i termini previsti dal Regolamento. Pertanto in data 29 luglio 2005 C.R.D.D. nominava quale saggio della presente procedura il sottoscritto  avv. prof. Enzo Fogliani, che il successivo 1 agosto accettava l’incarico.

L’EFIM – Ente Fiere Italiane Macchine S.p.a. dichiara nel proprio ricorso di essere l’organizzatrice di due importanti manifestazioni presso il polo fieristico milanese, chiamate BIMU e SFORTEC. In particolare la prima manifestazione risalirebbe al 1958, e sarebbero nel corso degli anni divenute entrambe un appuntamento irrinunciabile per gli operatori dell’intera industria manufatturiera. 

La ricorrente dichiara e documenta essere stati depositati, a protezione dei nomi scelti per le manifestazioni,  i seguenti marchi:

• · BIMU, marchio italiano (rinnovo n. 840865 del 22.03.2001 del marchio con prima registrazione n. 19222 del 09.06.1978 nella classe 41)
• · BIMU, marchio italiano, figurativo (rinnovo n. 840866 del 22.03.2001 del marchio con prima registrazione n. 21583 del 10.06.1988 nelle classi 7, 8, 9, 16, 41)
• · BIMU, marchio internazionale (registrazione n. 621286 del 18.02.1994 nelle classi 7, 8, 9, 16, 35, 41 con validità in Germania, Austria, Benelux, Cina, Spagna, Russia, Francia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svizzera)
• · SFORTEC, marchio italiano, figurativo (deposito rinnovo n. MI2004C-010783 del 29.10.2004 del marchio con prima registrazione n. 725657 del 23.09.1997 nella classe 42) 

Dichiara in particolare la ricorrente che i nomi BIMU e SFORTEC non hanno alcun significato né alcuna valenza nella lingua italiana e che, quindi, al scelta di registrare tali nomi sarebbe derivata esclusivamente dalla conoscenza delle omonime fiere, con l’intenzione di sfruttarne la notorietà. 

A riprova di ciò la ricorrente afferma che i domini oggetto di contestazione non puntano verso alcun sito web, e che pur essendo stati registrati dalla Navigator s.r.l nel 2000 non sono mai stati utilizzati e ciò sarebbe chiaro segno di “passive holding”. 
 
 Pertanto la ricorrente chiede che i nomi in oggetto vengano trasferiti in suo favore. 

a) identità o confondibilità del nome

Secondo l’articolo 16.6 lettera a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

La ricorrente deduce e documenta che i marchi BIMU e SFORTEC sono marchi registrati, di cui essa ha il legittimo uso; marchi che sono esattamente corrispondenti ai nomi a dominio bimu.it e sfortec.it assegnati alla Navigator s.r.l. 

E’ quindi accertata la identità fra i nomi a dominio bimu.it e sfortec.it  e di conseguenza la sussistenza di quanto richiesto dall’art. 16.6.a del Regolamento.

 b) inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato

La società ricorrente ha fornito idonea prova di avere diritto all’uso dei nomi  BIMU e SFORTEC utilizzati dalla resistente nella la registrazione dei domini bimu.it e sfortec.it. Sarebbe stato, quindi, onere della resistente Navigator s.r.l. provare di avere anch’essa un concorrente diritto o titolo all’uso degli stessi nomi. Non avendo, tuttavia, la ricorrente controdedotto alcunché ai motivi spiegati nel ricorso, il sottoscritto saggio ha quindi verificato d’ufficio se un tale diritto in capo alla Navigator fosse deducibile dalla documentazione allegata al ricorso o o da quanto reperibile sulla rete Internet. 

Al riguardo, è senza dubbio da escludere che alcun diritto possa riconosciuto alla Navigator s.r.l. dalla documentazione allegata al ricorso che, al contrario, prova abbondantemente che la EFIM è legittima titolare dei nomi oggetto di contestazione. 

Nè è possibile addivenire a contraria soluzione attraverso ricerche in rete. Digitando gli indirizzi www.bimu.it e www.sfortec.it non è dato arrivare ad alcuna pagina web, e ciò (sottolineato anche nel ricorso dalle ricorrenti) induce a ritenere che la società Navigator s.r.l. – che pure ha registrato i domini oltre 5 anni fa - non si sia mai attivata per utilizzarli.  

 Del resto la società resistente risulta essere assegnataria di una gran quantità di nomi a dominio corrispondenti a volte corrispondenti a nomi generici di ogni categoria (medica, artistica ecc.), a volte risultati identici a marchi registrati (cfr. da ultimo decisione mifur.it del 2/8/2005  saggio avv. Buonpensiere, ma anche: decisione europage.it e europages.it del 27/1/2004 saggio avv. Enzo Fogliani; decisione macef.it del 15/2/2005 saggio avv. Raffaele Sperati). I nomi così registrati non corrispondono a pagine web ma vengono offerti attraverso il sito internet della stessa Navigator s.r.l. a chi sia ad essi interessato.  

Con particolare riferimento ai nomi a dominio bimu.it e sfortec.it non esiste alcun elemento da cui dedurre che la Navigator s.r.l. ha “usato o di essersi oggettivamente preparata ad usare, in buona fede, prima di aver ricevuto notizia della contestazione, il nome a dominio – o un nome ad esso corrispondente – per offerta al pubblico di beni o di servizi”. Il nome  a dominio non risulta essere mai stato utilizzato  da parte della Navigator S.r.l., essendosi la resistente limitata al mantenimento passivo del dominio in contestazione.

Nè la resistente risulta conosciuta, “personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”.

Infatti, provando a digitare il nome a dominio in  contestazione le sole ed uniche informazioni alle quali si giunge con l’ausilio dei diversi motori di ricerca riguardano direttamente solo le manifestazioni BIMU e SFORTEC. 
 
Da quanto sopra dedotto, deve  ritenersi accertato il secondo requisito richiesto dal Regolamento.

c) registrazione e uso del nome a dominio in mala fede.

Per quanto riguarda, infine, il requisito della malafede della registrazione e del mantenimento dei nomi a dominio contestai si osserva quanto segue. 

Sia dalla documentazione dedotta dalla ricorrente che da autonome ricerche effettuate dal sottoscritto attraverso i motori di ricerca risulta provata la notorietà delle manifestazioni BIMU e SFORTEC  e dei relativi marchi registrati. E’ quindi da escludersi che la Navigator s.r.l. ignorasse tale notorietà e l’esistenza di marchi registrati.  

Visto poi che le parole bimu e sfortec non hanno alcun significato nella lingua italiana, appare inverosimile che siano state fatte oggetto di nomi a dominio per una mera coincidenza. 

Del resto, come già rilevato in altra procedura (cfr. decisione mifur.it saggio Maria Luisa Buonpensiere) altro elemento da cui è dato dedurre la mala fede della resistente è la circostanza che la Navigator s.r.l. risulta assegnataria di ulteriori nomi a dominio corrispondenti a manifestazioni fieristiche. L’aver registrato anche bimu.it e sfortec.it ulteriormente dimostra che la Navigator conosce molto bene il mercato degli eventi fieristici, senza dubbio ben noti nel 2000 quando i nomi di dominio contestati sono stati registrati. 

 Si deve poi ritenere corretta la affermazione della ricorrente secondo la quale la Navigator s.r.l. appare essere un detentore passivo “passive holder” di nomi a dominio non utilizzati. 

Infatti né il nome bimu.it né sfortec.it sono mai stati utilizzati dalla società attuale assegnataria e come pacifico in  giurisprudenza la detenzione passiva (passive holding)  deve essere ritenuta elemento da cui dedurre la malafede del resistente, in quanto da ciò si può ragionevolmente dedurre sia che l’assegnatario non abbia un effettivo interesse al nome di dominio registrato, sia – e soprattutto -    il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del nome della manifestazione.

Si deve ritenere quindi sussistente anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione. 

si dispone la riassegnazione dei nomi a domino bimu.it e sfortec.it  EFIM – Ente Fiere Italiane Macchine S.p.A., con sede legale in Cinisello Balsamo (MI) Viale F. Testi 128.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD .IT per gli adempimenti di sua competenza.

Roma,  5 agosto  2005

avv.  prof. Enzo Fogliani