Con ricorso pervenuto alla e-solv per posta elettronica il 23 gennaio 2001 l’Oreal S.A. e la Biotherm Société Anonyme Monégasque S.A. introducevano una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nomi a dominio biotherm.it  registrato dalla Dott. Rino Storelli S.r.l.

In data 24 gennaio  2001 la segreteria dell'e-solv verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonchè la pagina web risultante all'indirizzo www.biotherm.it. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:
- che il dominio biotherm.it risultava assegnato alla Dott. Rino Storelli  S.r.l. dal 27 aprile 2000;
- che il dominio biotherm.it era stato sottoposto a contestazione il 31 luglio 2000;
- che all'indirizzo www.biotherm.it risultava una pagina con il nome del dominio stesso e con la scritta “new customer website”.

In data 24 gennaio 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. La segreteria della e-solv verificava nuovamente la pagina web all'indirizzo www.biotherm.it.

Verificata la regolarità del ricorso,  in data 29 gennaio 2001 la segreteria dell'e-solv provvedeva ad inviare per raccomandata alla Dott. Rino Storelli S.r.l. copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica  agli indirizzi risultanti dal database whois.

Dal 5 febbraio 2001, data in cui risulta ricevuta dal resistente la raccomandata contenente ricorso ed allegati, decorrevano i 25 giorni concessi dalle regole di naming al resistente per le proprie repliche. Inutilmente scaduto detto termine il 2 marzo 2001 senza che nulla fosse pervenuto alla e-solv da parte del resistente, veniva nominato quale saggio il dott. Luca Peyron, il quale, con lettera dell’8 marzo 2001, accettava l’incarico.

I ricorrenti nel presente procedimento sono la L’Oreal S.A. e la Biotherm Societe Anonime Monegasca. Le ricorrenti dichiarano di essere titolari di una serie di marchi registrati internazionalmente ed estesi all’Italia per la denominazione BIOTHERM da sola o accompagnata con altre denominazioni, nonché di diritti derivanti dalla ragione sociale Biotherm. Inoltre le ricorrenti dichiarano di poter vantare una particolare notorietà del marchio BIOTHERM dovuta ad un’estesa commercializzazione di prodotti a marchio BIOTHERM nel campo della cosmesi intensivamente pubblicizzati attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Sulla base di questi elementi la ricorrente dichiara di vantare un diritto ad essere assegnataria del nome a dominio BIOTHERM.IT. Asserisce inoltre la ricorrente che la Dottor Rino Storelli Srl attraverso usurpazione del marchio BIOTHERM trae indebito vantaggio e arreca pregiudizio alle ricorrenti. Inoltre viene lamentato il fatto che il sito della Storelli così come oggi si presenta o come si potrebbe presentare in futuro, non essendo sotto il diretto controllo delle ricorrenti può arrecare danno all’immagine delle stesse. Infine viene prodotto un elenco di nomi a dominio assegnati alla Dottor Rino Storelli srl costituiti o contenenti denominazioni a detta delle ricorrenti identiche a marchi d’impresa noti. La parte resistente non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno della propria posizione.

 Come evidenziato in narrativa il resistente non ha depositato alcuna memoria.

Le regole di Naming, così come interpretate nella giurisprudenza di questo ente, ammettono che un nome a dominio venga contestato da chiunque vi abbia interesse senza distinzioni di nazionalità. Il presente ricorso quindi è, sotto questo profilo, ammissibile (cfr. decisione mastercard.it). Tuttavia è necessario verificare, oltre alla legittimazione attiva del ricorrente, anche la liceità e congruità del petitum. Nel caso di specie le ricorrenti hanno richiesto il trasferimento del nome a dominio BIOTHERM.IT alla Biotherm S.A.M. vale a dire alla Biotherm Société Anonyme Monégasque S.A. con sede in Av. Prince Héréditaire Albert- Principato di Monaco. Il regolamento di Naming prevede esplicitamente che i nomi a dominio con TLD .IT possano essere assegnati solo a soggetti “appartenenti ad un paese membro dell’Unione Europea” (art. 4). Il Principato di Monaco non rientra nel novero degli stati che fanno parte dell’Unione Europea e, pertanto, il provvedimento richiesto, quand’anche fossero soddisfatti i requisiti di fatto e di diritto per i quali il nome a dominio possa essere riassegnato, nel caso di specie detta riassegnazione non potrebbe avere luogo.

Non pare possibile considerare l’indicazione della Biotherm S.A.M. in luogo della L’Orèal S.A. od altro soggetto come un errore materiale sanabile nè pare possibile ex officio integrare il petitum disponendo l’eventuale cancellazione dell’assegnazione.

Visti gli articoli 4, 10 e 16. delle vigenti regole di Naming italiane,

il ricorso presentato dalle l’Oreal S.A. e la Biotherm Société Anonyme Monégasque S.A.  è rigettato.

La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di cui all'art. 14.5 lett. a) delle regole di Naming.

Torino, 20 Marzo 2001

Dott. Luca Peyron