Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 17 maggio 2001, la F.L. Italia S.p.A, corrente in Villastellone (To), via Santena n. 1, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio bluofficina.it, registrato dalla EST Energia Sistemi Tecnologie S.r.l.

In data 18 maggio 2001 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all'indirizzo www.bluofficina.it.
 Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
- che il dominio bluofficina.it risultava assegnato alla EST Energia Sistemi Tecnologie dal 6 aprile 2000;
- che il dominio bluofficina.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 30 marzo 2001;
- che all'indirizzo www.bluofficina.it  risultava un sito attivo.

In data 23 maggio 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificata la regolarità del ricorso, lo stesso giorno la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

Dalla ricevuta di ritorno risultava che il ricorso era pervenuto alla EST Energia Sistemi Tecnologie in data 28 maggio  2001; da tale data sono quindi decorsi i 25 giorni concessi dalle procedure di riassegnazione per le repliche del resistente.

In data 14 giugno pervenivano le repliche della resistente. La Crdd provvedeva quindi a designare quale saggio il sottoscritto avv. Tiziano Solignani, il quale accettava l'incarico in data 15 giugno 2001. 

Ha sostenuto la società ricorrente di essere titolare, sin dal 1996, del marchio registrato BLUOFFICINA il quale avrebbe conseguito una certa notorietà con riguardo ai servizi legati al mondo delle autoofficine e ai prodotti che vengono utilizzati all’interno delle stesse. Tale marchio, inoltre, nel mese di marzo 2001 sarebbe stato oggetto di una campagna pubblicitaria, anche televisiva, volta ad accrescerne ulteriormente la notorietà e per la quale sarebbero stati sviluppati forti investimenti, documentati con la copia delle fatture allegate all’atto introduttivo della procedura. 
La ricorrente ha poi specificato che l’uso del dominio bluofficina.it da parte della resistente avverrebbe da alcuni mesi e sarebbe espressamente rivolto agli esercenti l’attività di meccanico, pertanto alla stessa categoria di destinatari finali cui si rivolge il marchio in questione, con possibilità di attrazione e sviamento di utenti internet, per poi concludere evidenziando come il marchio BLUOFFICINA non corrisponda alla ragione sociale della resistente né abbia attinenza con l’oggetto sociale della stessa.

La resistente ha sostenuto innanzitutto la diversità tra l’espressione integrante il nome a dominio contestato bluofficina.it e il marchio registrato dalla ricorrente, che sarebbe composto da due parole non unite tra loro, e cioè “blu”, scritta in caratteri minuscoli, e “OFFICINA”, composta di caratteri maiuscoli. Tali parole, peraltro, sarebbero vaghe e generiche e non potrebbero essere costituite in segno distintivo legalmente tutelabile. Ha poi sostenuto la resistente di essere stata in perfetta buona fede al momento della registrazione e successivo mantenimento del marchio. 
Soprattutto, la resistente ha inteso descrivere la propria attività e le differenze con quella svolta dalla ricorrente. La resistente sarebbe, secondo la sua stessa prospettazione, una società avente come oggetto la gestione dell’energia per gli impianti negli immobili, principalmente di riscaldamento o climatizzazione, a livello di consulenza, progettazione, esecuzione e manutenzione, tramite metodi volti in particolar modo a coniugare l’esigenza di realizzazione e utilizzo di servizi di questo tipo con la tutela dell’ambiente. 

In questo contesto, il dominio bluofficina.it sarebbe stato creato per costruire un centro di aggregazione e scambio disinteressato di idee tra tutti i tecnici del settore termotecnico. Il nome a dominio bluofficina sarebbe stato scelto con un significato più o meno corrispondente a quello di “laboratorio ecologico”, per indicare un punto di incontro virtuale tra i professionisti che si occupano di energia e vogliono confrontarsi e scambiarsi informazioni ed esperienze, nel contesto dell’avvenuta registrazione di un complesso di domini asseritamente simili quali “estenergia, termotecnica, riscaldamentoindustriale, tutablu, bluest, bluindustria, blupower, gas24”.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Come noto, per ottenere la riassegnazione di un nome a dominio, il ricorrente deve dimostrare che il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti e che lo stesso nome è stato registrato e mantenuto in mala fede. Di fronte alla dimostrazione, offerta dal ricorrente, della ricorrenza di questi due presupposti, il resistente, se non intende perdere l’uso del nome di dominio, deve dimostrare di avere un diritto o titolo in relazione al dominio stesso.

A) Circa il primo presupposto per la riassegnazione, cioè la identità o confondibilità del nome a dominio con un marchio registrato, si ritiene che si possa senz’altro ritenerne la ricorrenza. 

Le disposizioni contenute nelle regole di naming non richiedono, infatti, l’identità o l’esatta congruenza del nome di dominio in contestazione con il marchio di cui è titolare il resistente, ma che il nome a dominio abbia una struttura letterale e morfologica tale da indurre in confusione con il marchio. Non sono pertanto conferenti, sotto questo profilo, le deduzioni della resistente circa la diversità strutturale dei termini oggetto di marchio registrato con il nome a dominio, dal momento che senz’altro le parole “blu” e “OFFICINA”, scritte separatamente, possono essere confuse con la parola composta BLUOFFICINA. Per mera completezza, si aggiunge che, secondo la giurisprudenza in materia di marchio - che se da un lato pertiene ad un ordinamento, quello generale, nel quale valgono regole parzialmente distinte rispetto a quelle previste per la presente sede amministrativa, dall’altro rappresenta e costituisce pur sempre, ovviamente e se del caso mutatis mutandis, un utile bagaglio e repertorio concettuale – l’esame tra i segni va compiuto non tanto in via analitica attraverso un particolareggiato esame ed una separata valutazione di ogni singolo elemento, quanto soprattutto in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento che tenga conto di tutte le caratteristiche salienti, compresi gli effetti visivi e fonetici o acustici delle espressioni usate in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato. (Cass., 13.4.1989 n. 1779).

B) Circa il secondo requisito, cioè l’avvenuta registrazione da parte della resistente del dominio in mala fede, ritiene questo saggio che la ricorrenza dello stesso sia rinvenibile dal contenuto del sito costruito da EST srl e attualmente raggiungibile tramite il dominio bluofficina.it, così come inserito nel contesto del comportamento e dell’azione complessiva svolta dalla resistente sulla rete internet. 

Si intende precisare, in via preliminare, come circa il contenuto del sito www.bluofficina.it rilevante ai fini istruttori, si sia correttamente formato il contraddittorio tra le parti, dal momento che la ricorrente ha svolto deduzioni circa lo stesso, producendo anche copia della home page in allegato all’atto introduttivo, e la resistente vi ha replicato, con la conseguenza che questo Saggio è tenuto, nel vigore del principio dispositivo a quanto pare previsto anche in questa sede amministrativa, ad esaminarlo e tenerlo in considerazione ai fini della decisione, insieme - essendo lo stesso contenuto integrato e costituito da numerosi rimandi (link) ad altri siti - a quello appunto degli altri siti cui è stato dalla resistente collegato.

Se si visita tramite il servizio world wide web l’indirizzo www.bluofficina.it, si trova una pagina per lo più priva di contenuti, che si limita ad offrire la possibilità di creare un indirizzo di posta elettronica presso il dominio bluofficina.it, servizio destinato, secondo la prospettazione del realizzatore del sito, ai meccanici o ai tecnici manutentori di impianti intenzionati ad avere un indirizzo di posta elettronica avente in qualche modo a che fare con la propria professione. 

Nella parte inferiore destra dalla home page del sito bluofficina.it si ha la possibilità di collegarsi ad altri siti, per tipo di professione, per tipo di dominio mail o semplicemente per tipo di dominio, appunto tramite tre caselle di selezione.
Più in particolare, osservando la sorgente della pagina frame body_frame.asp, corrispondente al contenuto inferiore del sito, appare un codice html che manifesta come, tramite le tre caselle di opzione contenute nella pagina, sia possibile accedere ai seguenti siti  e domini:

http://www.studioing.it; http://www.ing24.it; http://www.officina24.it; http://www.perind.it; http://www.studioperind.it; http://www.officinablu.it; http://www.bluofficina.it; http://www.termotecnico.it; http://www.studiogeom.it; http://www.arch24.it; http://www.studioarch.it; http://www.commercialista24.it; http://www.studiogeologo.it; http://www.ambulatorioveterinario.it; http://www.studiotecnicoveterinario.it; http://www.studioveterinario.it; http://www.veterinario24.it; http://www.studioragcommercialista.it; http://www.studiorag.it; http://www.rag24.it; http://www.studionotaio.it; http://www.studiopediatra.it; http://www.maestricopisti.it; http://www.studiodott.it; http://www.dr24.it; http://www.dott24.it; http://www.studiodottcommercialista.it; http://www.studiodietologo.it; http://www.studiodentista.it; http://www.dentista24.it; http://www.art24.it; http://www.arte24.it; http://www.artisti24.it; http://www.avv24.it; http://www.studioavv.it; http://www.farmacia24.it; http://www.mailtv.it;  http://www.netposta.it; http://www.postait.it; http://www.tvmail.it; http://www.savemail.it; http://www.mail24.it; http://www.posta24.it; http://www.eumail.it; http://www.uemail.it; http://www.cashmail.it; http://www.moneymail.it; http://www.pagomail.it; http://www.satmail.it; http://www.vipmail.it; http://www.mailxp.it; http://www.voxmail.it; http://www.fitnews.it; http://www.docksnet.it; http://www.festadiclasse.it; http://www.dominipmi.it; http://www.ecotv.it; http://www.dominieuropa.it; http://www.bancaeuropea.it; http://www.bancaeuropa.it; http://www.ecobanca.it; http://www.efamily.it; http://www.autosolare.it; http://www.banca360.it; http://www.family24.it; http://www.euparlamento.it; http://www.eupoint.it; http://www.eusport.it; http://www.banksite.it; http://www.eutel.it; http://www.eutv.it; http://www.euwap.it; http://www.eu2000.it; http://www.eubank.it; http://www.eucar.it; http://www.biomassa.it; http://www.bankone.it; http://www.echonet.it; http://www.ecovillage.it; http://www.egeneration.it; http://www.16v.it; http://www.3age.it; http://www.3at.it; http://www.3box.it; http://www.3bp.it; http://www.3dc.it; http://www.3dd.it; http://www.3dna.it; http://www.3dshop.it; http://www.3dsoft.it; http://www.3dstore.it; http://www.3edu.it; http://www.3fin.it; http://www.3gg.it; http://www.3gm.it; http://www.3gn.it; http://www.3gw.it; http://www.3im.it; http://www.3mb.it; http://www.3mi.it; http://www.3pc.it; http://www.3si.it; http://www.3tv.it; http://www.3ww.it; http://www.b2b24.it; http://www.banca3.it; http://www.box3.it; http://www.e24.it; http://www.e-24.it; http://www.pay24.it; http://www.euro24.it; http://www.food24.it; http://www.working24.it; http://www.bank3.it; http://www.bxp.it; http://www.ecopel.it; http://www.b3g.it; http://www.hql.it; http://www.sxp.it; http://www.nxp.it; http://www.voicexp.it; http://www.minitel.it.

Si tratta, in tutti i casi, di domini registrati dalla resistente ed aventi riguardo, come si può vedere, ad omnia rerum. Viene così fattualmente smentita l’allegazione della resistente stessa, secondo cui scopo di EST e della relativa presenza su internet sarebbe meramente la creazione di una rete di incontro e scambio interprofessionale per i tecnici del settore termotecnico. Tra i domini registrati da Est, infatti, si rinvengono avv24.it, studioveterinario, studiopediatra.it e tanti altri che, per qualità, per completa mancanza di attinenza a quello che è l’oggetto sociale sia risultante dalla camera di commercio che dalle stesse prospettazioni difensive svolte in questa sede, per numero e quantità sono indice di un generale utilizzo distorto del meccanismo di assegnazione dei nomi di dominio e di un abuso dello stesso. 

A queste circostanze si accompagna, inoltre, il fatto che collegandosi alla maggior parte di questi siti si scopre che gli stessi hanno struttura del tutto analoga a quella del sito corrispondente al nome a dominio oggetto di contestazione: si vedano ad esempio i siti www.avv24.it, www.studiogeom.it, www.festadiclasse.it e la quasi totalità degli altri contenuti nell’elenco di cui sopra, che recano sempre una pagina con la medesima struttura del sito costruito presso bluofficina.it, con possibilità di creare un proprio indirizzo di posta elettronica e tre caselle di navigazione, senza alcun contenuto ulteriore. Ciò comprova che la resistente non sta propriamente utilizzando né bluofficina.it né gli altri domini dalla stessa registrati, ma si è limitata a comporre una scarna struttura di base, per poi ricopiarla con pochi mutamenti su ognuno dei domini dalla stessa registrati.

Nel complesso si ritiene, pertanto, che l’utilizzo del dominio bluofficina.it da parte della resistente non sia stato conseguito e non avvenga, correntemente, in buona fede, cioè con la coscienza di utilizzare lo stesso secondo le regole previste per la gestione dei nomi di dominio internet e secondo le regole di correttezza generali della materia.

C) Fornita dal ricorrente la duplice prova cui lo stesso è onerato dalle regole di naming, occorre ora vedere se la società resistente possa essere ritenuta aver fornito la dimostrazione, idonea a paralizzare la fattispecie di riassegnazione, di essere titolare di un diritto o titolo all’uso del dominio in questione. Questa prova può dalla resistente essere fornita, oltre che in via diretta, anche tramite la dimostrazione delle circostanze previste dall’art. 16.6 delle regole di naming, che costituiscono presunzioni iuris et de jure dell’esistenza del titolo.

Sotto un primo profilo, pertanto, occorre esaminare se la resistente possa essere ritenuta titolare di un diritto all’uso del nome di dominio. Questa indagine non dovrà essere svolta dal Saggio in generale o, secondo una comune espressione, “a 360 gradi”, esaminando ogni possibile titolarità di diritti o titoli astrattamente rinvenibili in capo alla resistente verso il nome di dominio contestato, ma solo ed esclusivamente nell’ambito della prospettazione difensiva dispiegata dalla ricorrente stessa, e con i mezzi di prova dedotti dalla medesima, rispettivamente per il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., valevole anche in questa sede amministrativa, e per il già richiamato principio dispositivo.

Orbene, in questo quadro, deve essere esaminata la allegazione dell’esistenza di un diritto svolta dalla resistente con riguardo alla deduzione, già esaminata in sede di analisi del requisito della confondibilità, circa la diversità tra il marchio registrato dalla ricorrente e l’espressione integrante il nome di dominio oggetto di contestazione. A questo riguardo, la resistente ha sostenuto che “le parole blu e officina comunque scritte sono singolarmente vaghe e generiche tali da non essere ‘ipotecabili’”. Questa espressione, pur se integrata da un linguaggio sicuramente non tecnico, ha un significato preciso, che, volendo inquadrare giuridicamente, consiste nella contestazione circa il grado di forza del marchio BLUOFFICINA. In altri termini, la resistente ha sostenuto che il marchio BLUOFFICINA sarebbe un marchio debole e che, pertanto, la sua tutela sarebbe limitata, con la conseguenza che qualsiasi, pur minima, variazione, ove esistente, renderebbe legittima l’adozione di una espressione, così come variata, come marchio a favore della resistente senza che contro la stessa possa essere invocata la privativa conferita dalla registrazione del marchio a favore della ricorrente.

Ecco, allora, che la qualificazione del marchio, che è tradizionalmente questione preliminare di ogni giudizio civile di contraffazione dello stesso, così come richiamato costantemente dalla giurisprudenza, è destinata a diventare una delle operazioni mentali che il Saggio delle procedure di riassegnazione deve decidere, in ogni caso in cui viene da parte della resistente contestata la diversità dell’espressione integrante il nome di dominio con quella oggetto di marchio registrato. Tale necessità si manifesta, peraltro, all’interno dell’indagine prevista dalle regole di naming e volta a stabilire se la resistente può essere considerata titolare di un diritto o titolo all’uso del marchio, con la conseguenza che spetterà alla resistente stessa dimostrare la debolezza del marchio e la esistenza e la legittimità di quelle differenze tra l’espressione oggetto di marchio e quella integrante il nome di dominio che, se pur lievi, a raffronto con un marchio debole sono sufficienti per escludere la fattispecie di contraffazione e consentono di ritenere che il marchio, che in questo caso è solo un marchio d’uso, viene correttamente utilizzato, nell’ambito di un diritto acquistato con l’uso legittimo, senza violazione di marchi preventivamente registrati a favore di altri.

Nel caso in questione, si può ritenere, nonostante la grossolanità con cui è stata espressa, peraltro tipica del linguaggio dei profani, che la relativa contestazione sia stata sollevata dalla resistente, per cui corre l’obbligo al Saggio di esaminare e dirimere la relativa questione.

La resistente ha dedotto, come già visto, che il marchio registrato a favore della resistente sarebbe composto da due termini, le parole “blu” e “OFFICINA”, scritte separatamente, la prima in minuscolo e la seconda in maiuscolo, mentre il nome di dominio sarebbe composto da una singola parola, sia pure composta, e sarebbe pertanto, sia pure solo minimamente, diverso dall’espressione oggetto di privativa a favore della resistente.

Circa tale deduzioni, si può subito osservare che possono essere costituiti a nomi di dominio solo espressioni letterali continue, senza spazi tra i termini, che non possono essere tecnicamente inseriti in un nome di dominio, con la conseguenza che è in effetti impossibile stabilire se il dominio bluofficina.it sia stato concepito come composto da una singola parola unitaria o da due parole unite, perché comunque anche nel secondo caso la sintassi sarebbe stata identica e le due parole sarebbero state unite insieme. 

Per quanto riguarda eventuali altre e residue differenziazioni, come ad esempio l’uso del maiuscolo o minuscolo o l’inserimento di un trattino tra le due parole, con conseguente registrabilità del dominio blu-officina.it, pure dedotta dalla resistente, quand’anche le stesse fossero tecnicamente concepibili, non avrebbero comunque pregio. 

Infatti, non sembra potersi sostenere che il marchio “BLU Officina” sia considerabile come marchio debole, come tale oggetto di una protezione limitata, di talché sarebbe sufficiente l’inserimento di una piccola variante per escludere la fattispecie di contraffazione e per consentire all’utilizzatore di acquistare, sulla espressione così come variata rispetto a quella oggetto di tutela, un diritto all’uso. E’, infatti, debole il marchio a bassa capacità individualizzante, composto da parole di uso comune, poco più che meramente descrittive del prodotto o servizio che il marchio stesso è destinato a contraddistinguere. 

Nel caso di specie, i termini “blu” e “officina” fanno sicuramente parte del linguaggio comune, ma la loro combinazione, costruita con riguardo alla individuazione di una particolare qualità del servizio prestato dalle officine di autoriparazione, sembra possedere una innegabile capacità individualizzante. Non si può, pertanto, sostenere che la resistente sia in questo modo privata della capacità di descrivere un concetto, ciò che si avrebbe elevando un marchio debole, che è costituito da mera proiezione descrittiva, a marchio forte. Addirittura, il carico semantico che appare sotteso al marchio BLUOFFICINA è innanzitutto non univoco: per la ricorrente, è, almeno tendenzialmente, destinato ad esprimere il lavoro meccanico di qualità per servizio erogato e prodotti impiegati, mentre per la resistente esso avrebbe un significato più o meno corrispondente a quello di “laboratorio ecologico”. Entrambi i concetti, comunque, possono essere espressi con termini diversi ed il marchio BLUOFFICINA deve in questo contesto ritenersi frutto di elaborazione e di originalità creativa e, pertanto, di natura forte.

In altri termini, una “bluofficina” non fa parte delle cose “che compongono l’arredo del mondo”. C’è un precedente, nella giurisprudenza delle procedure di riassegnazione, che può essere utile richiamare: si tratta del caso ecomusei. In quella sede, il termine ecomuseo fu ritenuto, correttamente, corrispondere ad un marchio debole. Ciò dal momento che la parola ecomuseo è dotata di una propria carica concettuale e descrive un particolare spazio espositivo, per cui elevare la stessa a marchio oggetto di tutela forte significherebbe privare il linguaggio corrente di un termine indispensabile per esprimere un concetto. 

Si legge ad esempio sul sito del Comune di Argenta (http://www.comune.argenta.fe.it/2000/citta_terr/ecomuseo/descrizione.htm):  prende forma l'Ecomuseo, organizzazione complessa intesa a valorizzare, coordinare, animare patrimoni, istituzioni, testimonianze riguardanti l'ambiente e la natura, l'urbanistica e le architetture, l'economia e la società, le tradizioni e il costume, tutto ciò che favorisca l'identificazione fisica, sociale, morale del "paese" e della sua popolazione: per così dire la riscoperta del genius loci.” Viceversa, una “bluofficina” è una cosa che non esiste, se non nel mondo della fantasia, dal quale è stata estratta per creare un marchio forte, tutelato come tale. 

Come è stato, infatti, esattamente ricostruito dalla giurisprudenza “devono definirsi <forti> quei marchi che - o perché le parole, le figure o gli altri segni usati siano frutto di fantasia,   di   trasposizione   metaforica   o  di  altro  originale accostamento, o perché, comunque, costituiti da parole del linguaggio comune prive di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti - assumono   in   concreto  particolare  valore  individualizzante  per l'originale  accostamento  che  essi risultano atti a suscitare nella mente  dei  consumatori  con i prodotti dell'impresa; marchi <deboli>sono, per converso, quelli caratterizzati da una attenuata attitudine distintiva,  in  quanto  o  semplicemente  descrittivi dei prodotti e della  loro natura, ovvero costituiti da parole del linguaggio comune o divenute comuni nella pratica commerciale, da espressioni o da nomi e  personaggi  che hanno assunto un significato designativo comune, o comunque  e  più  in  generale  perché  non  contenenti  requisiti di particolare   originalità   rispetto  ai  segni  distintivi  adottati comunemente  in  un  determinato settore; 3) la distinzione fra i due tipi  di  marchio  <forte>  e  <debole>  si  riverbera sulla relativa ampiezza  della  tutela,  nel  senso  che  per  il  marchio <debole>,connotato  da  più  ridotta  capacità  distintiva,  l'indagine  sulla confondibilità   va   condotta  con  una  certa  larghezza,  bastando modificazioni  od aggiunte anche lievi ad escludere la possibilità di confusione;  mentre,  al  contrario,  per  il  marchio <forte> devono ritenersi  illegittime  tutte le variazioni o modificazioni, anche se rilevanti   od  originali,  le  quali  lasciano  peraltro  persistere l'identità  sostanziale del <cuore> del marchio, ovverosia del nucleo ideologico  espressivo costituente l'idea fondamentale in cui esso si riassume, caratterizzando la sua spiccata azione individuante” (Trib. Chieti, 15 giugno 1985).

A questo punto, terminata l’analisi della sussistenza o meno di un diritto o titolo in generale, sia pur sempre secondo la prospettazione della resistente, si può giungere all’esame del secondo profilo della corrente indagine, con riguardo alle tre circostanze la cui dimostrazione, secondo le regole di naming, comprova se raggiunta in modo assoluta la titolarità in capo al resistente di un diritto all’uso del dominio. Come noto, infatti, il resistente è ritenuto avente diritto al mantenimento del dominio, nonostante le prove offerte da controparte, se:
1)  prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
2) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure
3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Orbene, non sembra che la resistente abbia fornito la dimostrazione della ricorrenza di nessuna di queste circostanze. 
Anzi, richiamando il contesto generale della presenza su Internet della resistente, in cui si colloca il dominio bluofficina.it, così come sopra ricostruito, sembra agevole poter escludere che la resistente possa essere ritenuta aver usato o essersi preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio per offerta di beni o servizi, dal momento che, come si è visto, la resistente si è limitata a generare una semplice struttura per la offerta di un indirizzo di posta elettronica e di intercollegamento con tutti i domini dalla stessa registrati, ricopiando la stessa struttura su ognuno di essi, ciò che non può certo essere ritenuto un investimento di tempo, danaro e sforzi organizzativi degno di essere tutelato, ma addirittura nemmeno un uso effettivo del sito. Con riguardo alla dimostrazione peraltro di un eventuale uso del dominio, si aggiunga che la stessa avrebbe potuto essere fornita dalla resistente con un elenco di persone titolari di un indirizzo e-mail presso il dominio bluofficina.it, visto che l’unico servizio che almeno apparentemente appare erogato dal sito raggiungibile tramite il dominio bluofficina.it è quello per la creazione di un indirizzo e-mail. Questo uso avrebbe, se dimostrato, potuto eventualmente essere considerato degno di tutela, dal momento che ci sarebbero potuti essere utenti per i quali il recapito @bluofficina.it avrebbe potuto costituire l’indirizzo elettronico di riferimento, magari già speso nei rapporti con i terzi. La mancata allegazione di tale circostanza non può che deporre, a contrario, per la probabile mancata attivazione o comunque diffusione del servizio.

Non è inoltre stata dimostrata la seconda circostanza prevista dalle regole di naming come presunzione assoluta di diritto all’uso del dominio, dal momento che la ragione sociale di Est srl non corrisponde al dominio oggetto di contestazione.

Non sembra fondata nemmeno la circostanza sub 3). Il marchio BLUOFFICINA, a quanto è dato di capire, è un marchio creato da una società distributrice di prodotti per lubrificanti, del quale i rivenditori finali possono fregiarsi nei rapporti con il pubblico dei potenziali clienti, nel momento in cui scelgono di adottare, come fornitore, la società ricorrente. Per questo motivo, l’azione di promozione del marchio della ricorrente è rivolta a due categorie di destinatari: da un lato il cliente finale, che deve essere indotto dalla rinomanza e dal prestigio del marchio a rivolgersi alle officine che si possono fregiare dello stesso e dall’altro il titolare di officina, il quale deve essere indotto dalla possibilità di acquisire maggiore clientela per effetto del fenomeno di cui sopra a rifornirsi presso la società ricorrente. In questo contesto, la società ricorrente è titolare di un interesse a poter gestire la propria presenza internet, in modo da poter organizzare e amministrare le promozioni legate al marchio bluofficina e destinate direttamente al consumatore finale (V. documentazione allegata al ricorso introduttivo) come ad esempio la consegna dei premi e in modo da poter comunicare con la rete di rivenditori che aderiscono al circuito. Queste due categorie di persone costituiscono un insieme di utenti internet che potrebbero, nel tentativo di connettersi al sito che presumono essere collegato alla società ricorrente e al relativo marchio BLUOFFICINA, essere sviati verso il dominio bluofficina.it, con ulteriore possibilità di confusione, dal momento che, per il suo contenuto e tenore letterale attuale, unitariamente considerato e senza possibilità di aver riguardo, nell’immediato, al complesso sistema di siti e domini allestiti dalla resistente, lo stesso appare destinato all’esercente la professione di meccanico e cioè ai titolari di autofficina, ciò che potrebbe addirittura nell’utente ingenerare la errore convinzione di essere veramente giunto sul sito pertinente alla società ricorrente.

si possono ritenere dimostrati, in questa sede, i requisiti necessari per procedere al superamento del principio first come, first served per l’assegnazione del nome a dominio bluofficina.it. Il ricorso viene pertanto accolto disponendosi la riassegnazione del dominio bluofficina.it a favore della ricorrente FL Italia s.p.a., via Santena n. 1, Villastellone (To)
La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di cui all'art. 14.5 lett. a) delle regole di naming.

Modena, 22 giugno 2001.