Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
BMEDIOLANUM.IT

Ricorrente: Banca Mediolanum S.p.a. (Avv.ti Stefano Previti, Alessandro La Rosa e Daniele Roncarà)
Resistente:  Brainpool Media Ltd.
Collegio (unipersonale): Avv. Francesco Trotta


Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 15 dicembre 2015, la Banca Mediolanum S.p.a., con sede legale in Basiglio, Milano 3 (MI), Palazzo Meucci – Via Francesco Sforza, in persona del suo procuratore speciale Dott. Luca Silva, in forza dei poteri conferitigli con procura autenticata a ministero Dott. Arrigo Roveda, Notaio in Milano, in data 23.9.2010, rep. n. 43875, racc. n. 14137, rappresentata nella presente procedura dagli avv.ti Stefano Previti, Alessandro La Rosa e Daniele Roncar, domiciliata presso lo Studio Previti – Associazione Professionale, con sede in Roma, via Cicerone n. 60, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio bmediolanum.it, registrato dalla Brainpool Media Ltd., con sede in B1 Business Centre, Suite 206 Davifield Road, Blackburn BB1 2QY Lancashire (UK).

Ricevuto ricorso e documentazione in formato cartaceo e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
•    che il dominio bmediolanum.it era stato creato il 23 febbraio 2011 ed era registrato a nome della  Brainpool Media Ltd.;
•    b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “ok / challenged”;
•    c) che digitando l’indirizzo http://www.bmediolanum.it si giungeva ad una pagina web contenente link sponsorizzati ad altri siti.
C.R.D.D. chiedeva i dati della Brainpool Media Ltd. al Registro, il quale in data 18 dicembre 2015 comunicava che il dominio in questione risultava registrato alla Brainpool Media Ltd., B1 Business Centre, Suite 206 Davifield Road, Blackburn BB1 2QY Lancashire (UK). A tale indirizzo pertanto, in data 22 dicembre 2015, C.R.D.D. spediva per raccomandata ricorso e documentazione, con l’invito alla Brainpool Media Ltd. a far pervenire le proprie repliche a C.r.d.d. entro 25 giorni dal ricevimento del ricorso.

Il plico veniva restituito dalle poste con l’indicazione che la consegna, tentata il 4 gennaio 2015, non era andata a buon fine e per tal ragione veniva restituita al mittente (R.T.S.)

          Effettuate le relative comunicazioni, C.R.D.D. nominava quale esperto l’avv. Francesco Trotta, il quale accettava l’incarico in data 18 febbraio 2016.

Allegazioni della Ricorrente.

La Ricorrente afferma e documenta di essere titolare del marchio “Mediolanum” registrato sia in sede nazionale sia comunitaria. Banca Mediolanum è altresì titolare dei nomi a dominio “bancamediolanum.it” e “bmedonline.it”, domini attraverso i quali la Ricorrente intrattiene rapporti con i propri clienti.

Ciò premesso, la Ricorrente afferma che il nome a dominio oggi oggetto della presente procedura, “bmediolanum.it” sia pressoché identico al marchio registrato e ai vari nomi a dominio di cui la Banca Mediolanum S.p.a. è titolare, oltre che alla stessa denominazione sociale della banca.

Tali circostanze sarebbero tali da creare confusione negli utenti della rete che potrebbero ritenere che il nome a dominio “bmediolanum” sia riferibile alla odierna Ricorrente.

Oltre a ciò, Banca Mediolanum sostiene che non ci sarebbe alcun collegamento tra la Brianpool Media Ltd e la denominazione “mediolanum” a riprova del fatto che la registrazione del dominio oggi oggetto di riassegnazione sia stata effettuata allo scopo di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio registrato “Mediolanum”.

Afferma infine la Ricorrente, che la Brianpool Media LTD ha registrato una serie di domini riferibili, in realtà, ad altri marchi notori di cui non è titolare.

La Ricorrente, pertanto, conclude chiedendo la riassegnazione del nome a dominio “bmediolanum.it”.

Da parte sua, la Resistente non ha fatto pervenire alcuna replica nei termini assegnatigli dal Regolamento.

Motivi della decisione.

       a) Identità e confondibilità del nome a dominio.

Nel caso di specie, è di tutta evidenza che il nome a dominio in contestazione contenga per intero sia la denominazione sociale della Ricorrente, sia il marchio da essa registrato. L’aggiunta della lettere “b” prima della parola “mediolanum” non è sufficiente a differenziare il nome a dominio oggetto di riassegnazione dalla denominazione sociale e dal marchio della Banca oggi Ricorrente. Piuttosto, tale circostanza è idonea a generare confusione rispetto al nome al marchio che la società Ricorrente ha registrato e sui quali vanta legittimi diritti, visto che la “b” iniziale del nome a dominio è anche l’iniziale della parola “banca”.

Al riguardo l’art. 3.6 del Regolamento per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLTD .it, alla lettera a) prevede che sono sottoporti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (“ricorrente”) affermi che il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome.

Risulta dunque sussistere il primo elemento per la riassegnazione del dominio.

       b) Diritto o interessi legittimi della Resistente

La Resistente, dal canto suo, non ha presentato proprie repliche. Né sussistono su internet elementi dai quali possa emergere un diritto o un interesse della Resistente relativi al dominio in oggetto.

E’ quindi soddisfatto anche il requisito richiesto dall’art. 3.6, I comma, lett. b) del Regolamento per far luogo alla riassegnazione.


        c) Malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Infine, per quanto riguarda la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, è indubbio che il dominio in contestazione sia stato registrato dalla Resistente per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di internet sfruttando il marchio della Ricorrente.

La Brianpool Media Ltd. ha registrato  una serie di domini palesemente e volutamente confondibili con marchi famosi di cui non è titolare (p. es.: ilmessaggeo.it, fastewebnet.it, ryaniair.it, ebqy.it, etc.). Il che induce a ritenere che tale registrazione faccia parte di un ben più ampio disegno di cybersquatting.
    
Di fatto, poi, la registrazione del dominio da bmediolanum.it da parte della  Resistente impedisce alla Ricorrente di riflettere in un nome a dominio un proprio marchio registrato.

A ciò si aggiunga il fatto che digitando il nome a dominio in oggetto si accede ad un pagina web in cui sono contenuti vari link pubblicitari.

Essendo dunque provato anche il terzo elemento richiesto dall’art. 3.6, I comma del Regolamento per dar luogo alla riassegnazione, il ricorso deve ritenersi fondato e come tale va accolto.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio bmedilanum.it alla Banca Mediolanum S.p.a., con sede legale in Basiglio, Milano 3 (MI), Palazzo Meucci – Via Francesco Sforza.

 La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 9 marzo 2016

Avv. Francesco Trotta




 
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