Con ricorso pervenuto alla Crdd per e-mail in data 26 settembre 2005, la BolognaFiere s.p.a.,  con sede legale in Bologna Via della Fiera 20, in persona del legale rappresentante sig. Alessandro Savoia, Direttore amministrativo e finanziario affari legali e societari, rappresentato nella  presente procedura dal dott. Fabrizio Bedarida  e domiciliato presso la Modiano e associati s.p.a. Via Meravigli 16 Milano, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 del Regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito, per brtevità: “regole di naming”), per ottenere il trasferimento a suo favore dei domini  bolognafierehotels.it e bolognafierahotels.it.,  registrati dalla Hospitality Marketing S.r.l.. 

Ricevuto il ricorso, la segreteria della Crdd verificava l'intestatario dei nomi a dominio contestati sul data base whois del Registro, nonché le pagine web risultanti e agli indirizzi  www.bolognafierehotels.it. e www.bolognafierahotels.it
Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
1. che i nomi a dominio contestati  risultavano  assegnati alla Hospitality Merketing s.r.l..dal 3 febbraio 2005;
2. che i domini bolognafierehotels.it e bolognafierahotels.it  erano stati sottoposti a contestazione e le stesse risultavano registrate sul data base della R.A. il 23 maggio 2005; 
3. che accedendo all’indirizzo http://www.bolognafierehotels.it si viene automaticamente reindirizzati al sito www.rexhotels.it,  mentre all’indirizzo www.bolognafieraholtels.it compare un messaggio in cui si informa che non è possibile visualizzare la pagina.

Il 28 settembre 2005 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso con relativa documentazione. La segreteria di Crdd, verificata la regolarità del ricorso, provvedeva ad  inviare alla resistente per e-mail e per raccomandata con ricevuta di ritorno copia del ricorso e della documentazione allegata, che risultava ricevuta dalla Hospitality Marketing S.r.l. in data 3 ottobre 2005.
  Quindi, decorso inutilmente il termine di 25 giorni previsto per le repliche senza che nulla pervenisse alla Crdd, in data  29 ottobre 2005 veniva nominato il sottoscritto avv. Giuseppe Loffreda quale saggio della presente procedura, il quale in data  2 novembre 2005 accettava l’incarico.

La BolognaFiere s..p.a. deduce nel ricorso introduttivo di essere società operante nel settore delle esposizioni e  manifestazioni fieristiche e di essere uno dei principali centri espositivi europei. Deduce inoltre di essere titolare del marchio bolognafiere nonché di avere usato la propria denominazione sociale attraverso numerosi siti da essa detenuti.

A dimostrazione della titolarità del marchio bolognafiere, la ricorrente allega documentazione attestate il deposito dello stesso come marchio italiano e internazionale.
 
 Deduce e documenta ampiamente la ricorrente anche in relazione alla notorietà ed alla estrema risonanza delle manifestazioni ed eventi che la BolognaFiere ospita ed organizza.

La BolognaFiere s.p.a.  sostiene che i nomi a dominio bolognafierehotels.it e bolognafierahotels.it registrati dalla Hospitality Marketing s.r.l., comprendono per intero il marchio registrato e utilizzato dalla ricorrente. L’abbinamento della parola “hotels” al marchio bolognafiere non diminuirebbe la confusione ma la aumenterebbe ingenerando nell’utente la convinzione che i siti web collegati ai domini in contestazione offrano informazioni relative ad hotels legati alla BolognaFiere. Si configurerebbe pertanto quanto richiesto dall’art. 16.6 a delle regole di naming. La confusione sarebbe inoltre ulteriormente aumentata dai contenuto del sito rexhotels.it presso cui l’utente viene automaticamente reindirizzato digitando www.bolognafierehotels.it. 

Il ricorrente deduce che la dimostrazione del proprio diritto sul marchio bolognafiere esclude di per sé la possibilità di un concorrente diritto e o legittimo interesse della resistente su nome in contestazione. Inoltre la resistente non possiede alcun titolo o licenza per lo sfruttamento del marchio della  ricorrente né risulta che sia conosciuta con il nome corrispondente ai nomi a dominio registrati o titolare di autorizzazione a registrare nomi a dominio per conto del ricorrente. 

Quanto alla malafede nella registrazione, la ricorrente afferma che la stessa sarebbe ravvisabile nel fatto che dal 3 febbraio 2005 ad oggi i nomi a dominio non sarebbero mai stati utilizzati per offerta di beni e servizi in buona fede non essendo mai stato attivato alcun sito corrispondente. Ricorrerebbe quindi l’ipotesi di detenzione passiva dei domini al solo scopo di creare confusione con i marchi della ricorrente spingendo quest’ultima al loro acquisto. Questa tesi sarebbe rafforzata dalla richiesta fatta dalla resistente per cedere i domini per un corrispettivo superiore ai costi sostenuti per la registrazione e il mantenimento dei nomi a dominio (come dimostra la lettera dell’Hospitality Marketing del 7 giungo 2005 prodotta come allegato 9). La mala fede sarebbe inoltre presente sin dall’atto della registrazione in quanto è da escludere che, data la  notorietà del marchio bolognafiere, la Hospitality Marketing ne ignorasse l’esistenza. Ciò risulta confermato dal fatto che da un lato fino al 31 agosto 2005 nel sito della rexhotels.it vi era un collegamento elettronico al sito ufficiale della ricorrente dall’altro che la Hospitality Marketing svolge attività in concorrenza con Bologna Fiere s.p.a..

Deduce infine la ricorrente che il passive holding oltre che elemento da cui dedurre la mancanza di un diritto in capo alla resistente è anche elemento da cui dedurre la mala fede nella registrazione e nell’uso del dominio, come ritenuto da numerose decisioni.

La  ricorrente chiede quindi la rassegnazione in suo favore dei nomi a dominio contestati.

a) Identità o confondibilità del nome

L’articolo 16.6 lettera a) delle Regole di Naming impone, ai fini della riassegnazione di un nome a dominio, l’indagine sul requisito della identità o confondibilità del nome. 

Perché si possa riscontrare una identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”. 

La  ricorrente deduce di essere titolare del marchio bolognafiere corrispondente anche alla sua denominazione sociale,  e di ciò fornisce inconfutabile prova per mezzo di idonea documentazione.  La Bologna Fiere s.p.a. ha infatti depositato documentazione da cui si attesta l’avvenuta registrazione del relativo marchio sia come marchio italiano, che comunitario e internazionale. 

I nomi a domini contestati contengono per intero il marchio bolognafiere. L’aggiunta della parola hotels  non è idonea a eliminare il rischio di confusione con il marchio della ricorrente in quanto induce a ritenere che i siti collegati a quei domini offrano informazioni su hotels convenzionati o suggeriti dalla BolognaFiere che essendo società che gestisce e organizza manifestazioni fieristiche ben può essere convenzionata con strutture alberghiere.

 E’ quindi di tutta evidenza la confondibilità, data anche la notorietà del marchio bolognafiere, come registrato dalla ricorrente, dei nomi a domini contestati con l’omonimo marchio e di conseguenza la sussistenza di quanto richiesto dall’art. 16.6 a) delle regole di naming.

b) Inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato

Provata dalla ricorrente la propria titolarità sul marchio identico o confondibile con il nome a dominio contestato, spetta alla resistente dare prova di essere anch’essa titolare di un diritto sullo stesso nome oppure provare l’esistenza di una delle circostanze  di cui all’art. art. 16.6, comma 3° delle Regole di Naming, secondo il quale il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi una delle circostanze di cui al medesimo comma. 

Nel caso in esame, tuttavia, la resistente non ha dimostrato in alcun modo di “aver usato o di essersi oggettivamente preparata ad usare, in buona fede, prima di aver ricevuto notizia della contestazione, il nome a dominio – o un nome ad esso corrispondente – per offerta al pubblico di beni o di servizi”.

In realtà, a prescindere dalla circostanza che la Hospitality Marketing  nulla ha dedotto in tal senso, i nomi a dominio non risultano essere stati in alcun modo utilizzati  per attività di fornitura di beni e/o servizi al pubblico, in quanto il dominio bolognafierehotels.it viene utilizzato per reindirizzare automaticamente sul sito web della rexhotels.it mentre al dominio bolognafierahotels.it corrisponde una pagina irraggiungibile.

Conseguentemente, si deve condividere l’osservazione della ricorrente, secondo la quale la resistente sarebbe meramente “passive holder”, cioè detentore di nomi a dominio non utilizzati.

Ed al riguardo, è opportuno ricordare che il semplice fatto di ottenere il nome di dominio da parte dell’autorità preposta non conferisce un diritto di proprietà immateriale su di esso poiché si tratta di un procedimento di tipo amministrativo inidoneo a produrre questo effetto; il problema, in realtà, si pone quando sorge, come nel caso di specie, il contrasto con “veri” diritti anteriori quali appunto il marchio. 

All’epoca della registrazione del nome a dominio in contestazione da parte della Hospitalty Marketing s.r.l.., il marchio bolognfiere risultava essere stato già registrato dalla attuale ricorrente sia in campo nazionale che internazionale.

In aggiunta, deve comunque considerarsi che la resistente risulta assolutamente sconosciuta, “personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”.

Da quanto sopra dedotto, deve parimenti escludersi anche la ricorrenza della circostanza di cui all’articolo 16.6, comma 3° lettera c) delle Regole di Naming.

Non essendovi, dunque, alcuna evidenza dell’esistenza di un concorrente diritto dell’attuale assegnataria ai nomi a domini in contestazione, né di alcuna delle circostanze dalle quali le Regole di Naming fanno discendere l’esistenza di un titolo all’assegnazione, deve ritenersi sussistente anche il requisito di cui all’art. 16.6., comma 1° lett. b) delle Regole di Naming.

c) Registrazione e uso del nome a dominio in mala fede.

Per quanto attiene la prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede l’art. 16.7 Regole di Naming prevede che le seguenti circostanze, se dimostrate, siano ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede:
a) La circostanza che induce a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio. 
b) La circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente. 
c) La circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del ricorrente. 
d) La circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente. 
L'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. Il collegio di saggi potrà quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate. 

 Al riguardo per quanto attiene alla malafede nella registrazione e nell’uso dei domini il Collegio ritiene che stante le prove addotte dalla ricorrente e richiamandosi in particolare a quanto previsto all’articolo 16.7 Regole di Naming, sussista la malafede della resistente  nella registrazione e nel mantenimento dei nomi a dominio in contestazione. 

Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta provata la notorietà del marchio bolognfiere. Risulta inoltre provato che la Hospitality Marketing svolge attività in concorrenza con quella della ricorrente. Ciò porta ad escludere che la resistente., attuale assegnataria dei  nomi a dominio in contestazione, ignorasse l’esistenza di tale marchio, così come appare del tutto inverosimile che la registrazione di nomi a dominio che contengono per intero detto marchio sia una mera coincidenza.

Del resto la ricorrente ha dimostrato che sino al 31 agosto 2005 alla pagina web della rexhotels.it cui si viene reindirizzati digitando www.bolognafierehotels.it vi era un link indicato come Fiera di Bologna che reindirizzava al sito bolognafiere.it. E ciò dimostra ampiamente la conoscenza del marchio da parte della resistente.

Altro sintomo di mala fede è costituito dal fatto, affermato nel ricorso e documentato, che  dopo la registrazione l’assegnataria odierna resistente ha utilizzato il dominio bolognafierehotels.it per indirizzare automaticamente l'utenza alla  pagina web della rexhotels.it., dominio che pur non essendo stato registrato dalla resistente, come risulta dal whois, è sicuramente collegato alla Hospitality Marketing essendo le persone fisiche indicate nel data base le stesse che risultano dal whois dei due domini in contestazione, come medesimo è l’indirizzo.

Il meccanismo di attribuzione di un indirizzo, in questo caso www.bolognafierehotels.it, ad un indirizzo IP sul quale risponde il server di un altro sito e precisamente quello della rexhotels  è stato considerato in precedenti decisioni indice indiscusso di mala fede (Cfr. decisione kodak.it, saggio Paolo Luigi Zangheri, su http://www.crdd.it/decisioni/kodak.htm).

E’ evidente quindi che ricorre l’ipotesi di cui all’art. d) dell’art. 16.7 e cioè che il dominio è stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio della ricorrente.

Il fatto poi che successivamente all’invio della lettera di contestazione dal sito rexhotels sia stato eliminato il link alla Fiera di Bologna conferma la male fede nell’operato del titolare del nome a dominio.  

Altro indice di malafede, come correttamente dedotto dalla ricorrente, è la circostanza che il nome a dominio bolognafierahotels.it non è mai stato utilizzato, in quanto all’indirizzo compare il messaggio che non è possibile visualizzare la pagina. Infatti, la detenzione passiva (passive holding) è per pacifica giurisprudenza ritenuta elemento da cui dedurre la malafede del resistente in quanto la detenzione del dominio per un periodo prolungato di tempo senza che l’assegnatario ne faccia uso alcuno lascia presumere che, oltre alla mancanza di legittimo interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del marchio.

Ciò trova indubbia conferma anche nella circostanza documentata nella richiesta fatta da parte della resistente di 4.000,00 euro, superiore ai costi ragionevolmente sostenuti per la registrazione dei nomi a dominio. Si deve quindi ritenere sussistente anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento dei due nomi a dominio in contestazione. 

si dispone la riassegnazione dei nomi a dominio bolognafierehotels.it e bolognafierahotels.it alla BolognaFiera s.p.a. con sede in Bologna, via della Fiera 20. 

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.it per gli adempimenti di sua competenza.

Roma,  8 novembre 2005

avv. Giuseppe Loffreda