C.r.d.d. Procedura di riassegnazione del nome a dominio boutiqueprada.it Ricorrente: Prada s.a. (avv.
Massimo Sterpi, dott. Massimo Introvigne)
Svolgimento della procedura Con ricorso pervenuto a CRDD
via e-mail il 14 ottobre 2003, la società Prada S.A., con sede in
Rue Aldringen, 23, Lussemburgo, rappresentata dall’avv. Massimo Sterpi
e dal dott. Massimo Introvigne, domiciliata presso la sede dello Studio
Legale Jacobacci & Associati, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino, introduceva
una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole
di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio boutiqueprada.it,
registrato dal signor Gianno Bernacchino, Corso Mazzini 8, 16121
Ancona.
Il 31 ottobre 2003 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso con relativa documentazione. Verificatane la regolarità, il giorno stesso la segreteria di CRDD provvedeva ad inviare per raccomandata al resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal data base whois. Non era possibile invece l’invio del ricorso via telefax, essendo indicato sul whois il numero di un telefono cellulare inesistente. La raccomandata non poteva essere consegnata dalle poste italiane, in quanto il destinatario risultava sconosciuto. Le poste, pertanto, riconsegnavano la raccomandata a CRDD in data 11 novembre 2003. Da tale data può essere quindi ritenuto decorrere il termine previsto dalle regole di naming a favore della resistente. Non essendo pervenuta alcuna replica da parte del sig. Bernacchino entro il termine previsto dalle regole di naming (ossia sabato 6 dicembre 2003), CRDD il 9 dicembre 2003 designava quale saggio il sottoscritto avv. Mario Pisapia, il quale in data 10 dicembre 2003 accettava l’incarico. Allegazioni della ricorrente La ricorrente società Prada S.A. afferma essere società leader su scala mondiale del settore della moda, il cui marchio omonimo è noto e protetto in tutto il mondo. Al riguardo, documenta di essere titolare del marchio “prada”, con registrazioni valide in Italia, fra cui documenta la registrazione italiana n. 809346, la registrazione internazionale n. 521258, la registrazione comunitaria n. 271163. La ricorrente evidenza inoltre che “prada” è anche la propria ragione sociale. Ciò premesso, la ricorrente afferma che il nome a dominio in contestazione ha come “cuore” la parola “prada” che corrisponde esattamente a un segno distintivo da lei registrato e utilizzato sia Italia sia in molti altri paesi del mondo. Il nome a dominio in contestazione è poi del tutto simile ad altro registrato da tempo dalla ricorrente (pradaboutique.com) e come tale trarrebbe in inganno l’utente, che andando all’indirizzo http://www.boutiqueprada.it potrebbe ritenere in buona fede di avere raggiunto il sito della “Boutique di Prada”. Sempre secondo la ricorrente, l’attuale assegnatario non avrebbe alcun diritto o titolo al nome a dominio in contestazione, che sarebbe stato registrato e mantenuto in malafede. La Prada S.A. conclude pertanto chiedendo la rassegnazione del nome a dominio in contestazione. Posizione del resistente Il ricorso è stato comunicato per e-mail al signor Gianni Bernacchino all’indirizzo risultante dal data base whois della Registration Authority e all’indirizzo postmaster@boutiqueprada.it, risultato peraltro inesistente. La copia cartacea del ricorso, con la relativa documentazione, è stata spedita per raccomandata all’indirizzo indicato nel suddetto data base; ma non ha potuto essere consegnato, in quanto il destinatario è risultato sconosciuto all’indirizzo indicato. Anche i tentativi di comunicargli il ricorso via telefax sono falliti, essendo stato indicato nel database whois un numero telefonico corrispondente ad un cellulare, risultato poi inesistente.. Come già ritenuto in precedenti casi analoghi (decisione pradaboutique.it, saggio Fogliani, su http://www.crdd.it/decisioni/pradaboutique.htm; decisione lenarieagnona.it, saggio Loffreda, su http://www.crdd.it/decisioni/lanerieagnona.htm; decisione sparcospa.it, saggio Sperati, su http://www.crdd.it/decisioni/sparcospa.htm) quanto posto in essere da CRDD soddisfa tutte le condizioni richieste dall’art. 2, I comma, lett. B) delle procedure di rassegnazione, atteso che, oltre all’indirizzo e-mail riportato nel data base whois della Registration Authority, nessun’altro indirizzo di posta elettronica è riportato nella pagine web cui si accede digitando www.boutiqueprada.it, la quale reindirizza immediatamente l’utente verso la home page del sito www.insanefacials.com. Pertanto, ai sensi dell’art. 2 delle procedure di riassegnazione si considera che la resistente abbia avuto conoscenza del reclamo a far data dal momento in cui le poste hanno restituito la raccomandata che conteneva il ricorso e la relativa documentazione, ossia dall’11 novembre 2003. Il relativo termine per il deposito di repliche al ricorso è quindi inutilmente scaduto alle ore 24 del 6 dicembre 2003 Motivi della decisione a) identità e confondibilità del nome Con riguardo a quanto previsto dall’art. 16.6 lett. a) delle regole di naming, si ritiene che il nome a dominio in contestazione sia tale da indurre in confusione sia rispetto al marchio “prada” su cui la ricorrente vanta diritti, sia alla denominazione sociale della ricorrente stessa. Boutiqueprada.it ha infatti come cuore la parola “prada”, che corrisponde esattamente al segno distintivo “prada”, registrato e utilizzato dalla Prada S.A. in Italia e in moltissimi paesi del mondo. Alla parola “prada” è abbinata la parola “boutique”, che pur essendo un termine di per sé generico e privo di capacità distintiva, se abbinato al termine “prada”, acquista valenza distintiva specifica. Non può negarsi che il termine “boutiqueprada” assume agli occhi dell’utenza il significato di “Boutique di Prada”, e l’associazione fra i due termini utilizzati per formare il nome a dominio in contestazione rafforza l’allusione sia alla denominazione sociale della ricorrente, sia al suo marchio noto e tutelato in quasi tutto il mondo. Sul nome a dominio in contestazione la ricorrente vanta quindi un duplice diritto derivategli sia dalle norme a tutela del marchio, sia dalle norme a tutela del nome. b) Inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato. Essendo stato dalla ricorrente provato un proprio diritto sul nome “prada” e la confondibilità del nome a dominio con il suo nome e con un suo marchio registrato, spettava al resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo sul termine “boutiqueprada”, oppure provare una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming deduce la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al resistente. Il signor Bernacchino, non inviando replica alcuna, non ha fornito argomentazioni o documenti da cui dedurre un suo diritto o titolo sul al nome a dominio oggetto di contestazione, né alcun diritto o titolo a suo favore è desumibile dalla documentazione prodotta dalla ricorrente o, d’ufficio, da Internet. Si ritiene pertanto accertato anche il secondo requisito di cui all’art. 16.6 lettera b) delle Regole di Naming, ossia la mancanza di alcun titolo o diritto del resistente sul nome a dominio in contestazione. c) malafede della resistente. Fra le circostanze di fatto
documentate agli atti, particolarmente significative ai fini della valutazione
della malafede risultano le circostanze:
Anzitutto, è da escludere a priori che la confusoria somiglianza del nome a dominio in contestazione con il marchio e la ragione sociale della ricorrente Prada S.A. sia frutto di mera coincidenza. Il relativo marchio è infatti estremamente noto in Italia non solo per contraddistinguere prodotti di alta moda, ma anche per la sponsorizzazione di eventi sportivi di rinomanza internazionali. Fra questi, basterà citare l’America’s Cup di vela, nel quale le imprese dell’imbarcazione italiana “Luna rossa”, trasmesse in diretta dalle reti nazionali, catturarono l’attenzione dei telespettatori e degli sportivi italiani per alcune settimane. Né la denominazione “boutiqueprada” ha alcuna somiglianza con il nome del resistente, o con quello del sito cui l’utente viene rediretto accedendo al dominio in contestazione, o ancora con l’intestatario di quest’ultimo dominio, e men che mai con i servizi da questi offerto al pubblico all’indirizzo www.insanefacials.com. In secondo luogo, appare evidente che il reindirizzamento dell’utenza su un sito pornografico altrui – probabilmente ignaro di ciò – è effettuato per precostituire un motivo di pressione illecito nei confronti del legittimo titolare di diritti sul nome a dominio in contestazione. L’utente che digiti l’indirizzo http://www.boutiqueprada.it si trova infatti improvvisamente di fronte ad una pagina contenente esplicite immagini di sesso orale che non necessariamente, cercando una casa di moda, si aspetta di trovare; con conseguente grave danno di immagine per il titolare del marchio al quale il nome del dominio digitato appare prima facie riferibile. Si tratta quindi di un classico caso di pornosquatting, che l’ormai costante orientamente ritiene indice di malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio (cfr. decisione pradaboutique.it, saggio Fogliani, su http://www.crdd.it/decisioni/pradaboutique.htm; decisione lenarieagnona.it, saggio Loffreda, su http://www.crdd.it/decisioni/lanerieagnona.htm; decisione sparcospa.it, saggio Sperati, su http://www.crdd.it/decisioni/sparcospa.htm). Infine, la circostanza che il resistente abbia fornito alla Registration Authority indirizzi e numeri di telefoni risultati falsi, è parimenti indice di malafede dell’attuale assegnatario (decisioni lanerieagnona.it, cit., e sparcospa.it, cit.) Ciascuna delle circostanze
sopra evidenziate è di per sé sufficiente a far ritenere
che il nome a dominio in contestazione sia stato registrato e mantenuto
in malafede.
Alla luce di quanto precede, si ritengono sussistenti le condizioni richieste dall’art. 16.6 delle regole di naming per far luogo alla rassegnazione del nome a dominio in contestazione. P.Q.M. Si dispone la riassegnazione del nome a dominio boutiqueprada.it dall’attuale assegnatario Gianni Bernacchino alla società Prada S.A., con sede in Rue Aldringen, 23, Lussemburgo (Lussemburgo) La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza. Roma, 18 dicembre 2003. Avv. Mario Pisapia .
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