Con ricorso pervenuto alla C.R.D.D.  via e-mail il 28 Marzo 2001, la Ass.ne Club di prodotto città arte e turismo, con sede in Bologna, Strada Maggiore 23, rappresentata dall’Avv. Stefano Orlandi, introduceva, ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, una procedura di riassegnazione al fine di ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio “buyemiliaromagna.it”, registrato dalla Starnetwork S.r.l., con sede in Salerno, via D. Guadalupo 14.

In data 30 marzo 2001, la segreteria della C.R.D.D. verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonchè la pagina web risultante all'indirizzo “www.buyemiliaromagna.it”.

Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare che:
(i) il dominio “buyemiliaromagna.it” risultava assegnato alla Starnetwork s.r.l. a far data dal 21 giugno 2001;
(ii) che, digitando l’indirizzo www.buyemiliaromagna.it, si veniva immediatamente dirottati all’indirizzo www.giroauto.it, entrando nel quale ci si trovava di fronte ad un “sito in fase di sviluppo”;
(iii) che il dominio in questione era stato sottoposto a contestazione in data 14 marzo 2001.

Il 5 aprile 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Il giorno successivo la segreteria della C.R.D.D. provvedeva ad inviare per raccomandata alla Starnetwork s.r.l. copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata che veniva ricevuta dal destinatario il 10 aprile 2001; copia del ricorso veniva altresì inviata per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois così come previsto dall’art. 2, comma 1, let. b) delle Regole di naming relative alla Procedura di riassegnazione del nome a dominio attualmente in vigore. Contestualmente, la C.R.D.D. provvedeva ad inviare via e-mail comunicazione dell’inizio della procedura sia alla NA che alla RA.

In data 4 maggio 2001 la segreteria della C.R.D.D. riceveva via e-mail le repliche della Starnetwork s.r.l., rappresentata dall’avv. Antonello Portanova. Seguiva copia in formato cartaceo con gli allegati, che venivano inviati per raccomandata alla ricorrente. 

Ricevute le repliche della Starnetwork s.r.l., il 7 maggio 2001 la ricorrente chiedeva di essere ammessa a controdedurre. Con e-mail del 9 maggio 2001 l’avv. Portanova per la resistente dava il proprio benestare a tali controdeduzioni, a condizione di essere ammesso a sua volta a replicare ad esse.

L’8 maggio 2001 la C.R.D.D. designava quale saggio il sottoscritto avv. Maurizio Corain il quale, con comunicazione datata 10 maggio 2001, accettava l’incarico, costituendo il collegio uninominale per la risoluzione della controversia. Ricevuto il fascicolo e lette le richieste delle parti, il collegio concedeva alle parti termini per ulteriori memorie, sempre che le stesse, a fronte della concessione del suddetto termine, aderissero alla proroga del termine per il deposito della decisione fino all’8 giugno 2001.

A seguito di corrispondenza e-mail intercorsa fra la C.R.D.D e le parti, queste ultime infine accordavano una proroga per il deposito della decisione all’8 giugno 2001; il collegio concedeva quindi termine al ricorrente sino al 17 maggio 2001 per controdeduzioni, e termine al resistente di 6 giorni correnti a far data dell'invio delle controdeduzioni del ricorrente, per repliche a queste ultime.

Il 17 maggio 2001 le controdeduzioni della ricorrente pervenivano via e-mail alla C.R.D.D., che nella stessa data le girava alle resistente. Quest’ultima faceva pervenire le proprie repliche via posta elettronica il 23 maggio 2001.

La questione veniva quindi trattenuta in decisione.

La ricorrente dichiara di essere titolare del marchio “Buy Emilia Romagna” la cui domanda di brevetto è stata depositata, a cura della ricorrente, in data 26 novembre 1999 per la classe di servizi 35 relativi alla “pubblicità e manifestazioni per la promozione turistica dell’Emilia Romagna” (v. domanda di brevetto depositata in atti come doc. 4 da parte ricorrente).

Deduce la ricorrente che il nome a dominio contestato è identico al proprio suddetto marchio, essendo potenzialmente idoneo a produrre confusione tra gli utenti.

In aggiunta all’identità del nome a dominio rispetto al marchio di cui la ricorrente assume di essere titolare, la stessa sostiene che la resistente Starnetwork non avrebbe un proprio diritto all’uso del nome a dominio contestato che anzi sarebbe stato dalla stessa registrato e sarebbe utilizzato in “mala fede”.

Infatti, secondo l’Associazione ricorrente, la Starnetwork avrebbe provveduto alla registrazione del nome a dominio in contestazione “nell’ambito di decine e decine di registrazioni di nomi a dominio, molti dei quali assolutamente inconferenti con la natura e/o l’attività e/o i servizi della resistente”, tra i quali compare anche quello di “foroavvocati.it”.

La ricorrente deduce, inoltre, che la registrazione del nome a dominio in contestazione sarebbe stata effettuata dalla Starnetwork con lettera inviata il 16 maggio 2000 e, pertanto, solo tre giorni dopo che la precedente richiesta avanzata dalla ricorrente in data 26 aprile 2000 era stato oggetto, in data 13 maggio 2000, di un provvedimento di rigetto adottato dalla Registration Authority per non essere stata la stessa redatta in modo “conforme a quello in uso al momento del ricevimento della domanda”.

Sulla base di tali deduzioni e della documentazioni allegata ? deduzioni queste sostanzialmente confermate ed approfondite nelle proprie controdeduzioni del 17 maggio 2001 ?, la ricorrente richiede quindi il trasferimento in suo favore del nome a dominio “buyemiliaromagna.it”.

La Starnetwork rileva invece che il nome a dominio in contestazione sarebbe stato dalla stessa registrato in esecuzione di un ampio progetto, “riguardante lo sviluppo e la promozione turistica relativa all’incoming italy ed al visit italy diretto esclusivamente all’estero”, posto in essere insieme con alcuni partner operanti nel settore del turismo.

Il nome a dominio di cui trattasi, sostiene la Starnetwork, non sarebbe idoneo a creare “confusione” con il marchio “Buy Emilia Romagna” in quanto quest’ultimo sarebbe un “marchio debole” e quindi, per definizione, non in grado di “differenziare i prodotti o i servizi offerti dall’Ass.ne Club di Prodotto dalle altre imprese che eventualmente volessero offrire servizi affini”. In particolare, sostiene la Starnetwork che il progetto dalla stessa e dai suoi partner posto in essere sarebbe rivolto esclusivamente agli utenti che risiedono all’estero e, come tale, non in grado di entrare in rapporto di concorrenza con l’attività della ricorrente.

La registrazione del nome a dominio contestato, continua la resistente, non sarebbe stata effettuata con “mala fede” in quanto rientrerebbe nella fase esecutiva del suddetto progetto commerciale e, comunque, non sarebbe collegata ad intenti speculativi diversi da quelli strettamente collegati all’attuazione del progetto medesimo.

La Starnetwork conclude quindi richiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato e viene pertanto accolto.

L’art. 16.6 delle Regole di naming in vigore al momento della introduzione della presente procedura, anche in forza della pacifica interpretazione datale nelle decisioni che precedono la presente, prevede che siano sottoposti alla Procedura i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato "ricorrente") affermi che:
a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che 
b) l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; ed infine che 
c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.
Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni A e C si cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest’ultimo viene trasferito al ricorrente. 

Sul primo profilo.

Per quanto riguarda il profilo di cui alla lett. a), si rileva che il nome a dominio sottoposto a contestazione è indubbiamente identico al marchio depositato dalla Associazione ricorrente: esso pertanto rappresenta elemento idoneo a suscitare la “confusione” presa in considerazione dalle Regole di naming quale primo requisito la cui sussistenza è necessaria per poter procedere alla riassegnazione del nome a dominio contestato.
Ciò (i) sia in quanto marchio e nome a dominio risultano identici (ii) sia in quanto le attività svolte dalla due parti risultano dalle stesse esercitate nel medesimo ambito merceologico (iii) sia in quanto le stesse attività risultano destinate ad utenti che ben potrebbero subire la “confusione” presa in considerazione dalla regola di naming qui applicabile.

Nel caso particolare, infatti, occorre precisare che la ratio riconoscibile nella regola di cui all’art. 16.6 let. a) è di tale portata “protettiva” – dovuta questa all’uso specifico che, in quanto ad ampiezza, può essere fatto dello strumento “Internet” – da richiedere, a livello interpretativo, l’attribuzione al termine “confusione” lì utilizzato un significato ben più esteso rispetto a quello che normalmente allo stesso termine viene attribuito in un senso strettamente tecnico-giuridico. Si pensi infatti alla modalità che tutti gli utenti seguono, almeno in prima battuta, per la ricerca di un sito nel Web in forza della quale, il primo nome a dominio che si inserisce è proprio il nome del soggetto “ricercato” ovvero quello che più comunemente contraddistingue l’attività posta in essere dallo stesso (vuoi marchio, insegna o altro carattere distintivo collettivamente conosciuto).

Sul secondo profilo.

Per quel che riguarda l’assenza in capo al resistente di ogni diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato previsto alla let. b) dell’art. 16.6 delle Regole di naming, si osserva che la ricorrente ha dimostrato, con quanto dalla stessa dedotto ed allegato, la presenza di tale requisito nel procedimento di specie. 

Non essendo applicabile al presente procedimento, in virtù dell’art. 21 delle procedure di riassegnazione (“Alla procedura amministrativa si applicano le norme in vigore al momento della presentazione del reclamo all'ente conduttore”), la novella introdotta nelle Regole di naming con la decisione n. 33.3 del Comitato esecutivo del 27/4/2001, ritiene il giudicante doversi adeguare alla interpretazione data finora nelle precedenti procedure di riassegnazione; ossia, che una volta provato dal ricorrente l’esistenza di un proprio diritto al nome a dominio contestato, spetta al resistente provare l’esistenza di un proprio diritto o titolo, concorrente con quello del ricorrente, al nome a dominio contestato. 

Comunque, la ricorrente, oltre ad aver dimostrato il proprio diritto e, conseguentemente, la legittima titolarità del marchio “Buy Emilia Romagna” – il cui deposito, peraltro, risale alla data del 26 novembre 1999  ?, allegando soprattutto (i) uno specifico uso dello stesso nell’ambito del settore turistico almeno fin dall’anno 1998 nonché (ii) la diffusione tra il pubblico di un evidente collegamento tra la propria attività ed il marchio medesimo, ha dimostrato l’assenza in capo alla resistente del “diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato”.
Infatti, è palese che tra il nome a dominio in questione e la resistente non sussista, così come invece dalla stessa sostenuto, alcun collegamento tale da poter far ritenere a questo giudicante che l’uso del termine “buyemiliaromagna” dalla stessa posto in essere sia in qualche modo riconducibile alla sua sfera giuridica ovvero alla sua attività.

Peraltro, ai sensi dell’art. art. 16.6 comma 3 delle Regole di naming, ove è previsto che:
«in relazione al precedente punto b) del presente articolo, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che: 
1) prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure [punto così modificato dalla decisione n. 33.4 del Comitato esecutivo del 27/4/2001];
2) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure 
3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato»,
neppure la stessa resistente è stata in grado di fornire la prova del proprio assunto diritto o titolo.

Infatti, dalla documentazione versata in atti, risulta che:
(i) prima della notizia della contestazione, la Starnetwork ha registrato molti nomi a dominio, tutti caratterizzati dal nome delle regioni italiane preceduti dal suffisso “buy” nonché molti altri nomi a dominio, che però risultano non collegati dall’attività posta in essere dalla stessa (peraltro qualitativamente “estesa” in più ambiti che variano da quello delle telecomunicazione a quello della promozione di “prodotti tipici campani” nonché a quello della formazione del personale così come risulta dal certificato camerale depositato dalla stessa resistente);
(ii)  i nomi a dominio registrati dalla Starnetwork e contraddistinti dal suffisso “buy” consentono il collegamento ai relativi siti privi però di qualsiasi contenuto e rinviano tutti alla pagina web della Giroauto;
(iii) la Starnetwork non è conosciuta con il nome corrispondente al nome a dominio in contestazione e la documentazione versata in atti dalla stessa (cataloghi e accrediti fiere) non può costituire una prova a tale riguardo per insufficienza (cataloghi) ed inconferenza (accrediti);
(iv)  l’uso realizzato dalla Starnetwork del marchio “Buy Emilia Romagna” ha l’effetto proprio di sviare la clientela della ricorrente ed, inoltre, di violare il relativo diritto esclusivo spettante alla ricorrente.

Peraltro, questo giudicante ritiene che il marchio in questione possa ben essere riconosciuto quale segno pienamente distintivo e, per questo, non rientrante nel novero dei marchi “deboli” ovvero dei termini meramente “descrittivi” come poteva essere, ad esempio, il sostantivo “ecomusei”, ciò importando la sussistenza in capo alla ricorrente di un diritto ad un uso in forma esclusiva del marchio stesso.

Sul terzo profilo.

Per quanto concerne il terzo profilo, si ritiene anche qui sussistere la idonea dimostrazione della “mala fede” in capo alla resistente circa la registrazione del nome a dominio contestato.

In particolare, si osserva che nel caso di specie risulta in atti che la Starnetwork ha registrato numerosissimi nomi a dominio che, però, non possono essere collegati – secondo le allegazioni poste in essere dalla parti nella presente procedura - all’attività esercitata dalla stessa (si pensi ad esempio al nome “foroavvocati”, peraltro segnalato dalla stessa parte ricorrente).

Fermo restando il principio affermato in precedenti decisioni, in forza del quale l’esistenza del profilo di “mala fede”, richiesto dall’art. 16.6 let. c delle Regole di naming, «non può derivarsi esclusivamente dall’avvenuta registrazione plurima» effettuata da una parte (v. decisione “ecomusei.it” resa da questo stesso giudicante il 21 dicembre 2000, in http://www.crdd.it/ decisioni/ecomusei.htm), è necessario precisare che nel caso qui esaminato la resistente risulta aver registrato il nome a dominio oggetto di contestazione che in navigazione appare, privo di ogni contenuto, puntato su altro sito della Giroauto ove sembrerebbe essere comunicata un’attività a varie sfaccettature e di varia tipologia.

In aggiunta, questo giudicante non comprende affatto quale possa essere il collegamento tra l’assunta attività svolta dalla Starnetwork, in unione con i suoi partner, ed il termine “buyemiliaromagna”: perché, ripercorrendo le affermazioni della resistente, un utente straniero dovrebbe mai digitare quale indirizzi Internet il termine “buyemiliaromagna” per aderire al progetto turistico asserito dalla Starnetwork? Appare invece molto più fondata l’affermazione che vuole interpretare l’attività e le scelte poste in essere dalla Starnetwok come un “agganciamento” alla notorietà che il nome a dominio contestato ha acquistato, a livello internazionale e non solo locale grazie all’attività esercitata, anche se non isolatamente, dalla Associazione Club prodotto, città, arte e turismo. 

Ciò appare confermato dal fatto che digitando www.buyemiliaromagna.it si pervenga non ad un autonomo sito, ma direttamente al sito www.giroauto.it. Ciò è aggravato dal fatto che sulla riga di comando del browser, una volta digitato l’URL http://www.buyemiliaromagna.it compare immediatamente www.giroauto.it., sia come pagina nel browser, sia sulla riga di comando. Tale fatto, accertato e documentato, viene considerato da questo giudicante quale prova della malafede della resistente (si veda, in tal senso, la recente decisione “kodak.it”, saggio Paolo Luigi Zangheri, in http://www.crdd.it/decisioni/kodak.htm), in quanto non solo chi digiti l’indirizzo www.buyemiliaromagna.it non può raggiungere il sito della ricorrente, ma addirittura il suo browser è costretto a caricare e mostrare l’home page di giroauto.it, mediante un sistema tecnico complesso per gestire, contro la volontà dell’utente, le operazioni compiute dal suo browser. 

Ecco pertanto che questo giudicante ritiene sussistente nel caso di specie quell’atteggiamento, richiamato alla let. d) dell’art. 16.7 delle Regole di naming, in forza del quale può essere considerata come dimostrazione della sussistenza dell’elemento soggettivo in discussione «la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente».

Si accoglie il ricorso presentato dalla Ass.ne Club di prodotto, città, arte e turismo con sede in Bologna, Strada Maggiore 23, con la consequenziale riassegnazione del nome a dominio “buyemiliaromagna.it” in favore della medesima ricorrente. 

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana perché le venga data esecuzione nei termini previsti dalle regole di naming.

Roma, 31 maggio 2001

Avv. Maurizio Corain