Decisione dominio chatroulette.it

Procedura di riassegnazione del nome a dominio CHATROULETTE.IT Ricorrente: Sig. Andrei Vladimirovich Ternovskii (avv. Alessandro Del Ninno) Resistente: DBF Group Limited Collegio (unipersonale): Avv. Cristina De Marzi Svolgimento della procedura Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. il 20 gennaio 2017 il sig. Andrei Vladimirovich Ternovskii, residente nella Unione Europea, nella Repubblica di Malta, cittadino maltese, rappresentato dall’Avv. Alessandro del Ninno, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio chatroulette.it registrato dalla DBF Group Limited con sede legale in Office 3, Penfold Works Trading Estate WD24 4YY - Watford (Hearts) - Regno Unito. Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava: a) che il dominio chatroulette.it era stato creato il 4 febbraio 2014 ed era registrato a nome della DBF Group Limited; b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul database whois del Registro nel quale risultava il valore “ok / challenged”; c) che digitando l’indirizzo http://www.chatroulette.it si viene reindirizzati sulla pagina chatspin.it in cui viene pubblicizzata un’applicazione per smartphone di video chat casuale tra sconosciuti. Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, il 26 gennaio 2017 C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Successivamente, perveniva a C.R.D.D. l’avviso di ricevimento dal quale risultava che in data 6 febbraio 2017, non essendo stato possibile consegnare il plico al destinatario, lo stesso veniva spedito all’ufficio postale per la giacenza che, in assenza di ritiro della raccomandata, si compiva in data 16 febbraio 2017. Ai sensi dell'art 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute, nel caso di mancato ritiro della raccomandata il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione dal momento in cui si compie il periodo di giacenza presso l’ufficio postale. Essendosi compiuta la giacenza presso l’ufficio postale del luogo in cui ha sede la società destinataria in data 16 febbraio 2017, C.R.D.D. il 29 marzo 2017 nominava quale esperto l’avv. Cristina De Marzi la quale, in pari data, accettava l’incarico. Allegazioni del Ricorrente Il ricorrente Andrei Vladimirovich Ternovskii afferma essere il creatore e l’esclusivo titolare di Chatroulette, sia quale segno distintivo, sia quale marchio registrato e servizio. Tale servizio è costituito da un sito web (www.chatroulette.com) che mette a disposizione degli utenti una chat su piattaforma online che accoppia a caso utenti connessi da varie parti del mondo per conversazioni in tempo reale supportate da webcam. Oltre a tale finalità primaria – per la quale Chatroulette conta milioni di utenti in tutto il mondo – Chatroulette è altresì famoso a livello mondiale per i servizi di videochat online e servizi di tipo social e networking, oltre ad altri beni e servizi di cui alle classi di descrizione dei marchi di cui il Ricorrente è esclusivo titolare. Chatroulette è stato creato dal Ricorrente nel 2009 e l’idea originale alla sua base era ed è rappresentata dall’assenza, all’epoca della creazione, di assenza di siti internet che mettessero in contatti utenti di varie parti del mondo a caso per conversazioni via chat. L’idea originale da cui trae origine Chatroulette deriva da un lungometraggio cinematografico in cui, in una della scene più famose veniva rappresentato lo svolgimento di una roulette russa tra i prigionieri di guerra; in tale prospettiva, il sig. Ternovskii creò il segno originale ed unico “chatroulette” che metteva insieme sia il servizio primario di chat che la caratteristica esclusiva delle modalità di fornitura del servizio basata sulla imprevedibilità e assoluta casualità della messa in contatto degli utenti di una conversazione via chat. La popolarità del servizio e del marchio Chatroulette e la rinomanza mondiale della reputazione commerciale conseguita sono dimostrate dalla circostanza che, subito dopo il lancio del servizio, nel novembre 2009, il sito web chatroulette.com contava 500 visitatori al giorno, con ritmi di crescita esponenziali tanto da passare, nel gennaio 2010, a 50.000 visitatori al giorno (1,5 milioni al mese). Nel febbraio 2010 il traffico di utenti arriva a circa 130.000 visitatori al giorno (3,9 milioni al mese) con un incremento pari al 26.000 % rispetto ai dati relativi al mese di dicembre 2009 in cui venne lanciato il servizio. Quanto alla registrazione del nome a dominio “chatroulette.it”, il Ricorrente osserva che il dominio prescelto dal Registrante include totalmente, in maniera confusoria e decettiva, il segno Chatroulette oggetto di consolidato uso di fatto e di notorietà conseguita ai sensi dell’art. 6-bis della Convenzione di Parigi e, successivamente, attraverso registrazioni nazionali e internazionali da parte del Ricorrente come marchio d’impresa. In particolare, il Ricorrente afferma di essere titolare esclusivo delle seguenti registrazioni di marchio d’impresa in cui il segno “Chatroulette” costituisce l’elemento distintivo precipuo e unico della denominazione: Presso l’EUIPO (Marchi europei): Reg. 008944076 “Chatroulette” (denominativo) del 10 marzo 2010, nelle classi 35,38 e 42; Reg. 008946352 “chatroulette.to” (denominativo) dell’11 marzo 2010, nelle classi 35, 38 e 42; Presso l’USPTO (Ufficio Marchi USA): Reg. 4445843 “Chatroulette” (denominativo) del 10 gennaio 2011, nelle classi 38 e 45; Presso il DPMA (Ufficio Marchi della Repubblica di Germania): Reg. 302010003706 “Chatroulette” (denominativo) del 10 marzo 2010, nelle classi 35, 38 e 42; Reg. 302010003719 (chatroulette.to) (denominativo) dell’11 marzo 2010, nelle classi 35,38 e 42. Oltre a ciò, il Ricorrente rileva che, in applicazione alla regole di Naming e sulla base della lesione dei diritti sul marchio “Chatroulette” accertata da parte di enti quali WIPO e American Arbitration Association, ha ottenuto la rassegnazione di 30 nomi a dominio contenenti il segno di sua esclusiva titolarità “chatroulette”, registrati abusivamente da terzi assegnatari. Il Ricorrente sottolinea che la registrazione del nome a dominio chatroulette.it da parte del Resistente è avvenuta il 4 febbraio 2010, esattamente 34 giorni prima del deposito delle prime domande europea e tedesca di registrazione del marchio “Chatroulette” da parte del sig. Ternovskii. Al momento della registrazione del nome a dominio chatroulette.it, il servizio e il sito offerti da Chatroulette godevano già di fama mondiale grazie alla diffusione da parte dei media mondiali di notizie ad esso riferite. Oltre a ciò, afferma il Ricorrente che l’attuale assegnatario del nome a dominio nonché odierno Resistente, la DBF Group Limited – tenuto presente che è una società del Regno Unito che offre un identico servizio in Italia – ha provveduto, come detto, alla richiesta di assegnazione del nome e dominio chatroulette.it in data 4 febbraio 2010 quando il traffico proveniente dall’utenza italiana rappresentava il 4,3 % di quella mondiale e quando il marchio del Ricorrente aveva già acquisito una notorietà mondiale anche nel Regno Unito dove i media locali si erano interessati al sig. Ternovskii sia dedicandogli trasmissioni TV sia tramite articoli di stampa nei quali il Ricorrente veniva indicato come il “nuovo Mark Zuckerberg.” A sostegno di quanto sopra, il Ricorrente rileva che costante giurisprudenza ha sancito che la dimostrazione della diffusione del marchio di fatto in un contesto rilevante del territorio nazionale è necessaria affinché possa considerarsi integrato il presupposto della cosiddetta “convalidazione” e del diritto esclusivo su detto marchio a favore del preutente. Il Ricorrente afferma inoltre che il marchio Chatroulette presenta i requisiti della fattispecie costitutiva del marchio di fatto, cioè l’uso e la notorietà non puramente locale. Requisiti dimostrati dall’ampio e continuo utilizzo del segno Chatroulette da parte del Ricorrente che denoterebbero altresì un elevato grado di convalidazione del marchio presso un pubblico a livello mondiale anche nel periodo in cui il marchio non era registrato e nel quale la società Resistente ha proceduto alla richiesta di assegnazione del nome a dominio chatroulette.it. Quanto alla identità e la confondibilità tra i marchi registrati del Ricorrente e il nome a dominio chatroulette.it, il Ricorrente afferma che i predetti marchi contengono l’elemento verbale “chatroulette” per intero riprodotto nel relativo nome a dominio. E ciò, sostiene il Ricorrente, porterebbe l’utente medio di Internet a confondere il nome a dominio con il marchio e ritenere che il sito web contraddistinto dal nome a dominio chatroulette.it sia comunque autorizzato e/o collegato al sito del Ricorrente. Quanto sopra, denoterebbe, secondo il Ricorrente, la consapevolezza da parte del Resistente della lesione di pregressi diritti in capo al sig. Ternovskii. Consapevolezza dimostrata inoltre dalla circostanza che l’attuale sito web www.chatroulette.it reindirizzerebbe automaticamente gli utenti ad un altro sito (www.chatspin.it) ove viene offerto un identico servizio di chat presentato come “Chatroulette webcam chat.” Da ciò, deriverebbe inoltre che il riferimento al segno distintivo “Chatroulette” porterebbe il Resistente a trarre indebitamente vantaggio dalla celebrità di cui lo stesso segno gode e a sfruttare indebitamente il relativo potere evocativo senza peraltro sostenere costi e rischi di cui il Ricorrente si è fatto carico. Quanto poi all’assenza di titolo o interesse legittimo della Resistente sul nome a dominio oggetto della presente procedura, il Ricorrente afferma che la DBF Group Limited è una persona giuridica la cui ragione sociale non corrisponde al nome a dominio chatroulette.it. Oltre a ciò, il Ricorrente afferma che l’assenza di diritto o interesse legittimo del Resistente sul dominio oggetto della presente procedura si può anche desumere dall’esisto negativo di una ricerca effettuata tra i marchi depositati e registrati con effetto in Italia che ha dimostrato l’assenza in capo alla DBF Groupp Limited di altri eventuali e pregressi diritti registrati in conflitto con i marchi del Ricorrente. La Resistente inoltre non è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non registrato il relativo marchio, come vorrebbe l’art. 3.6. del Regolamento Dispute. Il Ricorrente inoltre sottolinea di non aver mai autorizzato la Resistente ad utilizzare in qualsiasi modo i propri marchi. Infine, il Ricorrente afferma che la malafede della Resistente nella registrazione e nell’uso del nome a dominio chatroulette.it sarebbe denotata innanzitutto nella registrazione di un nome a dominio che riproduce con assoluta identità un marchio registrato e notorio. Sotto tale ultimo profilo, il Ricorrente afferma che la notorietà del marchio Chatroulette al momento della registrazione del dominio chatroulette.it era tale da escludere che il Resistente lo abbia scelto in modo casuale. A tal proposito, il Ricorrente rileva che la Resistente al momento della registrazione del nome a dominio era pienamente cosciente della Ricorrente tanto che quest’ultimo aveva registrato il nome a dominio chatroulette.com il 16 novembre 2009 e solo dopo due mesi, quando il predetto dominio aveva già notorietà mondiale, il Resistente ha provveduto a registrare il dominio oggetto della presente procedura. A sostegno di ciò, il Ricorrente, rileva che la giurisprudenza sul punto ha affermato che la registrazione di nomi a dominio in una tempistica assai ravvicinata alla acquisizione di fama e notorietà di un segno è prova di opportunistica malafede. Oltre a ciò, il Ricorrente osserva che la Resistente era ben consapevole al momento della richiesta di assegnazione in uso del nome a dominio chatroulette.it che avrebbe impedito con ciò al Ricorrente di utilizzare legittimamente tale nome e ne avrebbe danneggiato gli affari con riferimento al mercato italiano. Ciò anche in considerazione del fatto che la Resistente utilizza il nome a dominio per attività di diretta concorrenza con quella del Ricorrente. Infine il Ricorrente rileva che alla Resistente sono riconducibili ben 3.415 registrazioni di nomi a dominio molte dei quali riferibili a segni notori con ciò denotando quello che la prassi dell’OMPI definisce serial cybersquatting. La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio chatroulette.it. La Resistente, cui il ricorso deve ritenersi debitamente comunicato ai sensi dell'art 4.4 del Regolamento, non ha fatto pervenire repliche. Motivi della decisione. I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione. A ) Identità o confondibilità del nome Il nome a dominio chatroulette.it è esattamente identico sia ai marchi europei e della Repubblica di Germania “Chatroulette”, sia il marchio USA “Chatroulette” Come giustamente sostenuto dalla Ricorrente, tale circostanza ingenera nell’utente una confusione tale da indurlo a ritenere che il nome a dominio sia riferibile al marchio Chatroulette e ai relativi servizi offerti. Non rileva a tal proposito la circostanza che i suddetti marchi siano stati registrati dal sig. Ternovskii successivamente alla assegnazione del nome a dominio in oggetto in quanto, come osservato dal Ricorrente, la notorietà e la rilevanza del sito web chatroulette.com al momento della registrazione del dominio oggetto della presente procedura erano già di livello mondiale. Il Ricorrente ha dunque dimostrato la sussistenza del requisito richiesto dall’art. 3.6 co. I,del Regolamento per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLD .it, alla cui lettera a) prevede che sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato “ricorrente”) affermi che il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome. È indubbio infatti che la identità e la confondibilità tra i marchi registrati dal Ricorrente e il nome a dominio chatroulette.it sono tali da indurre l’utente medio di Internet a ritenere che il sito web contraddistinto dal nome a dominio oggetto della presente procedura sia autorizzato o, comunque, collegato al sito o ai marchi del Ricorrente. Sussiste quindi il primo requisito richiesto dall’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento. B) Diritti o interessi legittimi della Resistente Quanto ai diritti o interessi legittimi della Resistente sul nome a dominio oggetto della presente procedura, si osserva che la DBF Group Limited è una persona giuridica la cui ragione sociale non corrisponde, evidentemente, con il nome a dominio chatroulette.it. Né la Resistente “è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non registrato il relativo marchio”, come dispone l’art. 3.6. del Regolamento Dispute. Ne emerge pertanto la piena soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio. C) Registrazione ed uso del dominio in malafede Quanto alla malafede nella acquisizione e nell’uso del dominio, essa appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. Il nome a dominio chatroulette.it è utilizzato dall’attuale assegnatario con la piena consapevolezza che la titolarità del nome a dominio altro non serviva che a sfruttare la enorme notorietà del sito chatroulette.com prima – acquisita nel giro di soli due mesi – e del marchio poi per offrire agli utenti di internet i propri servizi, precludendo così alla Ricorrente ogni possibilità di registrazione del dominio contestato, ex art. 3.7 lett. d) del Regolamento. Inoltre, si osserva che al momento della registrazione del nome a dominio la Resistente era pienamente cosciente della esistenza Ricorrente nonché dei servizi offerti con il nome a dominio chatroulette.com, registrato dal Ricorrente il 16 novembre 2009 e divenuto di fama mondiale nel giro di due mesi. E la circostanza che la Resistente abbia provveduto alla registrazione del dominio in una tempistica ravvicinata alla acquisizione di fama e notorietà di un segno è prova di opportunistica malafede. La Resistente era inoltre ben consapevole al momento della richiesta di assegnazione in uso del nome a dominio chatroulette.it che avrebbe impedito con ciò al Ricorrente di utilizzare legittimamente tale nome e ne avrebbe danneggiato gli affari con riferimento al mercato italiano che rappresentava, al momento della registrazione il 4,3% dell’utenza mondiale. Ciò anche in considerazione del fatto che la Resistente utilizza il nome a dominio per attività di diretta concorrenza con quella del Ricorrente. A tal proposito si rileva che l’attuale sito web www.chatroulette.it reindirizzerebbe automaticamente gli utenti ad un altro sito (www.chatspin.it) ove viene offerto un identico servizio di chat presentato come “Chatroulette webcam chat.” È indubbio dunque che il riferimento al segno distintivo “Chatroulette” porti il Resistente a trarre indebitamente vantaggio dalla celebrità di cui lo stesso segno gode e a sfruttarne indebitamente il relativo potere evocativo. Infine, si osserva che, come provato dal Ricorrente, alla Resistente sono riconducibili ben 3.415 registrazioni di nomi a dominio molte dei quali riferibili a segni notori con ciò denotando quello che la prassi dell’OMPI definisce serial cybersquatting. Si ritiene che la Resistente abbia agito in malafede sia nella registrazione sia nel mantenimento del nome a dominio. Il ricorso pertanto è fondato e deve essere accolto. P.Q.M. Si dispone la riassegnazione del nome a dominio chatroulette.it al sig. Andrei Vladimirovich Ternovskii. La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza. Roma, 14 aprile 2017 Avv. Cristina De Marzi

Procedura di riassegnazione del nome a dominio
CHATROULETTE.IT

Ricorrente: Sig. Andrei Vladimirovich Ternovskii (avv. Alessandro Del Ninno)
Resistente: DBF Group Limited
Collegio (unipersonale): Avv. Cristina De Marzi

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. il 20 gennaio 2017 il sig. Andrei Vladimirovich Ternovskii, residente nella Unione Europea, nella Repubblica di Malta, cittadino maltese, rappresentato dall’Avv. Alessandro del Ninno, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio chatroulette.it registrato dalla DBF Group Limited con sede legale in Office 3, Penfold Works Trading Estate WD24 4YY - Watford (Hearts) - Regno Unito.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:

a) che il dominio chatroulette.it era stato creato il 4 febbraio 2014 ed era registrato a nome della DBF Group Limited;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul database whois del Registro nel quale risultava il valore “ok / challenged”;
c) che digitando l’indirizzo http://www.chatroulette.it si viene reindirizzati sulla pagina chatspin.it in cui viene pubblicizzata un’applicazione per smartphone di video chat casuale tra sconosciuti.

Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, il 26 gennaio 2017 C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Successivamente, perveniva a C.R.D.D. l’avviso di ricevimento dal quale risultava che in data 6 febbraio 2017, non essendo stato possibile consegnare il plico al destinatario, lo stesso veniva spedito all’ufficio postale per la giacenza che, in assenza di ritiro della raccomandata, si compiva in data 16 febbraio 2017.

Ai sensi dell'art 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute, nel caso di mancato ritiro della raccomandata il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione dal momento in cui si compie il periodo di giacenza presso l’ufficio postale.

Essendosi compiuta la giacenza presso l’ufficio postale del luogo in cui ha sede la società destinataria in data 16 febbraio 2017, C.R.D.D. il 29 marzo 2017 nominava quale esperto l’avv. Cristina De Marzi la quale, in pari data, accettava l’incarico.

Allegazioni del Ricorrente

Il ricorrente Andrei Vladimirovich Ternovskii afferma essere il creatore e l’esclusivo titolare di Chatroulette, sia quale segno distintivo, sia quale marchio registrato e servizio.

Tale servizio è costituito da un sito web (www.chatroulette.com) che mette a disposizione degli utenti una chat su piattaforma online che accoppia a caso utenti connessi da varie parti del mondo per conversazioni in tempo reale supportate da webcam. Oltre a tale finalità primaria – per la quale Chatroulette conta milioni di utenti in tutto il mondo – Chatroulette è altresì famoso a livello mondiale per i servizi di videochat online e servizi di tipo social e networking, oltre ad altri beni e servizi di cui alle classi di descrizione dei marchi di cui il Ricorrente è esclusivo titolare.

Chatroulette è stato creato dal Ricorrente nel 2009 e l’idea originale alla sua base era ed è rappresentata dall’assenza, all’epoca della creazione, di assenza di siti internet che mettessero in contatti utenti di varie parti del mondo a caso per conversazioni via chat.

L’idea originale da cui trae origine Chatroulette deriva da un lungometraggio cinematografico in cui, in una della scene più famose veniva rappresentato lo svolgimento di una roulette russa tra i prigionieri di guerra; in tale prospettiva, il sig. Ternovskii creò il segno originale ed unico “chatroulette” che metteva insieme sia il servizio primario di chat che la caratteristica esclusiva delle modalità di fornitura del servizio basata sulla imprevedibilità e assoluta casualità della messa in contatto degli utenti di una conversazione via chat.

La popolarità del servizio e del marchio Chatroulette e la rinomanza mondiale della reputazione commerciale conseguita sono dimostrate dalla circostanza che, subito dopo il lancio del servizio, nel novembre 2009, il sito web chatroulette.com contava 500 visitatori al giorno, con ritmi di crescita esponenziali tanto da passare, nel gennaio 2010, a 50.000 visitatori al giorno (1,5 milioni al mese). Nel febbraio 2010 il traffico di utenti arriva a circa 130.000 visitatori al giorno (3,9 milioni al mese) con un incremento pari al 26.000 % rispetto ai dati relativi al mese di dicembre 2009 in cui venne lanciato il servizio.

Quanto alla registrazione del nome a dominio “chatroulette.it”, il Ricorrente osserva che il dominio prescelto dal Registrante include totalmente, in maniera confusoria e decettiva, il segno Chatroulette oggetto di consolidato uso di fatto e di notorietà conseguita ai sensi dell’art. 6-bis della Convenzione di Parigi e, successivamente, attraverso registrazioni nazionali e internazionali da parte del Ricorrente come marchio d’impresa.

In particolare, il Ricorrente afferma di essere titolare esclusivo delle seguenti registrazioni di marchio d’impresa in cui il segno “Chatroulette” costituisce l’elemento distintivo precipuo e unico della denominazione:
    Presso l’EUIPO (Marchi europei):
Reg. 008944076 “Chatroulette” (denominativo) del 10 marzo 2010, nelle classi 35,38 e 42;
Reg. 008946352 “chatroulette.to” (denominativo) dell’11 marzo 2010, nelle classi 35, 38 e 42;
    Presso l’USPTO (Ufficio Marchi USA):
Reg. 4445843 “Chatroulette” (denominativo) del 10 gennaio 2011, nelle classi 38 e 45;
    Presso il DPMA (Ufficio Marchi della Repubblica di Germania):
Reg. 302010003706 “Chatroulette” (denominativo) del 10 marzo 2010, nelle classi 35, 38 e 42;
Reg. 302010003719 (chatroulette.to) (denominativo) dell’11 marzo 2010, nelle classi 35,38 e 42.

Oltre a ciò, il Ricorrente rileva che, in applicazione alla regole di Naming e sulla base della lesione dei diritti sul marchio “Chatroulette” accertata da parte di enti quali WIPO e American Arbitration Association, ha ottenuto la rassegnazione di 30 nomi a dominio contenenti il segno di sua esclusiva titolarità “chatroulette”, registrati abusivamente da terzi assegnatari.

Il Ricorrente sottolinea che la registrazione del nome a dominio chatroulette.it da parte del Resistente è avvenuta il 4 febbraio 2010, esattamente 34 giorni prima del deposito delle prime domande europea e tedesca di registrazione del marchio “Chatroulette” da parte del sig. Ternovskii. Al momento della registrazione del nome a dominio chatroulette.it, il servizio e il sito offerti da Chatroulette godevano già di fama mondiale grazie alla diffusione da parte dei media mondiali di notizie ad esso riferite. Oltre a ciò, afferma il Ricorrente che l’attuale assegnatario del nome a dominio nonché odierno Resistente, la DBF Group Limited – tenuto presente che è una società del Regno Unito che offre un identico servizio in Italia – ha provveduto, come detto, alla richiesta di assegnazione del nome e dominio chatroulette.it in data 4 febbraio 2010 quando il traffico proveniente dall’utenza italiana rappresentava il 4,3 % di quella mondiale e quando il marchio del Ricorrente aveva già acquisito una notorietà mondiale anche nel Regno Unito dove i media locali si erano interessati al sig. Ternovskii sia dedicandogli trasmissioni TV sia tramite articoli di stampa nei quali il Ricorrente veniva indicato come il “nuovo Mark Zuckerberg.”

A sostegno di quanto sopra, il Ricorrente rileva che costante giurisprudenza ha sancito che la dimostrazione della diffusione del marchio di fatto in un contesto rilevante del territorio nazionale è necessaria affinché possa considerarsi integrato il presupposto della cosiddetta “convalidazione” e del diritto esclusivo su detto marchio a favore del preutente.

Il Ricorrente afferma inoltre che il marchio Chatroulette presenta i requisiti della fattispecie costitutiva del marchio di fatto, cioè l’uso e la notorietà non puramente locale. Requisiti dimostrati dall’ampio e continuo utilizzo del segno Chatroulette da parte del Ricorrente che denoterebbero altresì un elevato grado di convalidazione del marchio presso un pubblico a livello mondiale anche nel periodo in cui il marchio non era registrato e nel quale la società Resistente ha proceduto alla richiesta di assegnazione del nome a dominio chatroulette.it.

Quanto alla identità e la confondibilità tra i marchi registrati del Ricorrente e il nome a dominio chatroulette.it, il Ricorrente afferma che i predetti marchi contengono l’elemento verbale “chatroulette” per intero riprodotto nel relativo nome a dominio. E ciò, sostiene il Ricorrente, porterebbe l’utente medio di Internet a confondere il nome a dominio con il marchio e ritenere che il sito web contraddistinto dal nome a dominio chatroulette.it sia comunque autorizzato e/o collegato al sito del Ricorrente.

Quanto sopra, denoterebbe, secondo il Ricorrente, la consapevolezza da parte del Resistente della lesione di pregressi diritti in capo al sig. Ternovskii. Consapevolezza dimostrata inoltre dalla circostanza che l’attuale sito web www.chatroulette.it reindirizzerebbe automaticamente gli utenti ad un altro sito (www.chatspin.it) ove viene offerto un identico servizio di chat presentato come “Chatroulette webcam chat.”

   Da ciò, deriverebbe inoltre che il riferimento al segno distintivo “Chatroulette” porterebbe il Resistente a trarre indebitamente vantaggio dalla celebrità di cui lo stesso segno gode e a sfruttare indebitamente il relativo potere evocativo senza peraltro sostenere costi e rischi di cui il Ricorrente si è fatto carico.

Quanto poi all’assenza di titolo o interesse legittimo della Resistente sul nome a dominio oggetto della presente procedura, il Ricorrente afferma che la DBF Group Limited è una persona giuridica la cui ragione sociale non corrisponde al nome a dominio chatroulette.it.

Oltre a ciò, il Ricorrente afferma che l’assenza di diritto o interesse legittimo del Resistente sul dominio oggetto della presente procedura si può anche desumere dall’esisto negativo di una ricerca effettuata tra i marchi depositati e registrati con effetto in Italia che ha dimostrato l’assenza in capo alla DBF Groupp Limited di altri eventuali e pregressi diritti registrati in conflitto con i marchi del Ricorrente. La Resistente inoltre non è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non registrato il relativo marchio, come vorrebbe l’art. 3.6. del Regolamento Dispute.

Il Ricorrente inoltre sottolinea di non aver mai autorizzato la Resistente ad utilizzare in qualsiasi modo i propri marchi.

Infine, il Ricorrente afferma che la malafede della Resistente nella registrazione e nell’uso del nome a dominio chatroulette.it sarebbe denotata innanzitutto nella registrazione di un nome a dominio che riproduce con assoluta identità un marchio registrato e notorio.

Sotto tale ultimo profilo, il Ricorrente afferma che la notorietà del marchio Chatroulette al momento della registrazione del dominio chatroulette.it era tale da escludere che il Resistente lo abbia scelto in modo casuale.

A tal proposito, il Ricorrente rileva che la Resistente al momento della registrazione del nome a dominio era pienamente cosciente della Ricorrente tanto che quest’ultimo aveva registrato il nome a dominio chatroulette.com il 16 novembre 2009 e solo dopo due mesi, quando il predetto dominio aveva già notorietà mondiale, il Resistente ha provveduto a registrare il dominio oggetto della presente procedura. A sostegno di ciò, il Ricorrente, rileva che la giurisprudenza sul punto ha affermato che la registrazione di nomi a dominio in una tempistica assai ravvicinata alla acquisizione di fama e notorietà di un segno è prova di opportunistica malafede.

Oltre a ciò, il Ricorrente osserva che la Resistente era ben consapevole al momento della richiesta di assegnazione in uso del nome a dominio chatroulette.it che avrebbe impedito con ciò al Ricorrente di utilizzare legittimamente tale nome e ne avrebbe danneggiato gli affari con riferimento al mercato italiano. Ciò anche in considerazione del fatto che la Resistente utilizza il nome a dominio per attività di diretta concorrenza con quella del Ricorrente.

Infine il Ricorrente rileva che alla Resistente sono riconducibili ben 3.415 registrazioni di nomi a dominio molte dei quali riferibili a segni notori con ciò denotando quello che la prassi dell’OMPI definisce serial cybersquatting.

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio chatroulette.it.

La Resistente, cui il ricorso deve ritenersi debitamente comunicato ai sensi dell'art 4.4 del Regolamento, non ha fatto pervenire repliche.

Motivi della decisione.

I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

A ) Identità o confondibilità del nome

Il nome a dominio chatroulette.it è esattamente identico sia ai marchi europei e della Repubblica di Germania “Chatroulette”, sia il marchio USA “Chatroulette”

Come giustamente sostenuto dalla Ricorrente, tale circostanza ingenera nell’utente una confusione tale da indurlo a ritenere che il nome a dominio sia riferibile al marchio Chatroulette e ai relativi servizi offerti.

Non rileva a tal proposito la circostanza che i suddetti marchi siano stati registrati dal sig. Ternovskii successivamente alla assegnazione del nome a dominio in oggetto in quanto, come osservato dal Ricorrente, la notorietà e la rilevanza del sito web chatroulette.com al momento della registrazione del dominio oggetto della presente procedura erano già di livello mondiale.

Il Ricorrente ha dunque dimostrato la sussistenza del requisito richiesto dall’art. 3.6 co. I,del Regolamento per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLD .it, alla cui lettera a) prevede che sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato “ricorrente”) affermi che il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome.

È indubbio infatti che la identità e la confondibilità tra i marchi registrati dal Ricorrente e il nome a dominio chatroulette.it sono tali da indurre l’utente medio di Internet a ritenere che il sito web contraddistinto dal nome a dominio oggetto della presente procedura sia autorizzato o, comunque, collegato al sito o ai marchi del Ricorrente.

Sussiste quindi il primo requisito richiesto dall’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento.

B) Diritti o interessi legittimi della Resistente

Quanto ai diritti o interessi legittimi della Resistente sul nome a dominio oggetto della presente procedura, si osserva che la DBF Group Limited è una persona giuridica la cui ragione sociale non corrisponde, evidentemente, con il nome a dominio chatroulette.it.

Né la Resistente “è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non registrato il relativo marchio”, come dispone l’art. 3.6. del Regolamento Dispute.

Ne emerge pertanto la piena soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

C) Registrazione ed uso del dominio in malafede

Quanto alla malafede nella acquisizione e nell’uso del dominio, essa appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Il nome a dominio chatroulette.it è utilizzato dall’attuale assegnatario con la piena consapevolezza che la titolarità del nome a dominio altro non serviva che a sfruttare la enorme notorietà del sito chatroulette.com prima – acquisita nel giro di soli due mesi – e del marchio poi per offrire agli utenti di internet i propri servizi, precludendo così alla Ricorrente ogni possibilità di registrazione del dominio contestato, ex art. 3.7 lett. d) del Regolamento.

Inoltre, si osserva che al momento della registrazione del nome a dominio la Resistente era pienamente cosciente della esistenza Ricorrente nonché dei servizi offerti con il nome a dominio chatroulette.com, registrato dal Ricorrente il 16 novembre 2009 e divenuto di fama mondiale nel giro di due mesi. E la circostanza che la Resistente abbia provveduto alla registrazione del dominio in una tempistica ravvicinata alla acquisizione di fama e notorietà di un segno è prova di opportunistica malafede.

La Resistente era inoltre ben consapevole al momento della richiesta di assegnazione in uso del nome a dominio chatroulette.it che avrebbe impedito con ciò al Ricorrente di utilizzare legittimamente tale nome e ne avrebbe danneggiato gli affari con riferimento al mercato italiano che rappresentava, al momento della registrazione il 4,3% dell’utenza mondiale. Ciò anche in considerazione del fatto che la Resistente utilizza il nome a dominio per attività di diretta concorrenza con quella del Ricorrente.

A tal proposito si rileva che l’attuale sito web www.chatroulette.it reindirizzerebbe automaticamente gli utenti ad un altro sito (www.chatspin.it) ove viene offerto un identico servizio di chat presentato come “Chatroulette webcam chat.”

È indubbio dunque che il riferimento al segno distintivo “Chatroulette” porti il Resistente a trarre indebitamente vantaggio dalla celebrità di cui lo stesso segno gode e a sfruttarne indebitamente il relativo potere evocativo.

Infine, si osserva che, come provato dal Ricorrente, alla Resistente sono riconducibili ben 3.415 registrazioni di nomi a dominio molte dei quali riferibili a segni notori con ciò denotando quello che la prassi dell’OMPI definisce serial cybersquatting.

Si ritiene che la Resistente abbia agito in malafede sia nella registrazione sia nel mantenimento del nome a dominio. Il ricorso pertanto è fondato e deve essere accolto.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio chatroulette.it al sig. Andrei Vladimirovich Ternovskii.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 14 aprile 2017

Avv. Cristina De Marzi