Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
clarins.it
Ricorrente: Monarimport s.p.a. (Prof. avv.
Andrea Astolfi)
Resistente: I.B.S. – Italian Bar Sistem
s.a.s. di Claudio Vinci e C.
Collegio (unipersonale): avv.
Raffaele Sperati
Svolgimento della procedura
Il 17 giugno 2004 la Monarimport S.p.A.,
in persona del suo direttore amministrativo Graziella Rocca, con sede in
Via di Vittorio 13, 40050 Villanova di Castenaso (BO), rappresentata e
difesa dal prof. avv. Andrea Astolfi Via Larga 8, 20122 Milano, presso
il quale eleggeva domicilio, inviava alla CRDD ricorso per la riassegnazione
a suo favore del nome a dominio clarins.it, registrato dalla I.B.S. – Italian
Bar Sistem s.a.s. di Claudio Vinci e C.
La CRDD verificava i dati del nome a dominio
clarins.it sul data base whois della Registration Authority, accertando
che lo stesso risultava contestato dal 19 giugno 2001. Verificava poi che
l’indirizzo http://www.clarins.it corrispondeva ad una pagina web con la
scritta “Forbidden – you don't have permission to access on this server”.
In data 22 giugno 2004 perveniva per posta
l’originale del ricorso e della documentazione ad esso allegata, che la
CRDD provvedeva ad inviare alla società resistente all’indirizzo
indicato nel whois della Registration Authority. Nella stessa data il ricorso
veniva inviato per e-mail come previsto dalle regole di naming. Dalla cartolina
di ritorno della raccomandata, il plico risultava ricevuto dal destinatario
il 24 giugno 2004.
Decorso inutilmente il termine di 25 giorni
previsto per le repliche senza che nulla pervenisse alla CRDD dalla I.B.S.
– Italian Bar Sistem s.a.s. di Claudio Vinci e C., la CRDD nominava in
data 21 luglio 2004 quale saggio per la presente procedura il sottoscritto
avv. Raffaele Sperati, che il successivo 23 luglio 2004 accettava l’incarico.
Fatto.
La società Monarimport S.p.A. afferma
e documenta di essere licenziataria esclusiva per l’Italia del marchio
“clarins”, di proprietà della società controllante francese
Clarins S.A. che da molti anni ha registrato tale marchio con riferimento
a numerose classi di prodotti e servizi (marchi internazionali R 208 808
del 10 aprile 1978 e R 398 589 del 27 aprile 1993).
La denominazione “clarins” identifica dunque
l’omonima società, attiva su scala mondiale nel settore dei prodotti
cosmetici, ed il relativo marchio, la cui notorietà trova
conferma nella diffusione dei prodotti Clarins in Italia e nel mondo, anche
in ragione delle campagne pubblicitarie susseguitesi negli anni al fine
della promozione commerciale di tali prodotti.
Ciò premesso, la ricorrente espone
che il nome a dominio in contestazione è stato registrato da tempo
da una società (la I.B.S. – Italian Bar Sistem s.a.s. di Claudio
Vinci e C. con sede in Olbia) dichiarata fallita il 27 gennaio 2004 dal
Tribunale di Olbia, la cui attività consisteva nella gestione di
un bar caffè.
Essendo da tempo il dominio del tutto inutilizzato
e non avendo avuto esito alcuno le richieste di rinuncia al nome a dominio
avanzate prima ai titolari della I.B.S. – Italian Bar Sistem s.a.s. di
Claudio Vinci e C., poi al curatore del relativo fallimento, la ricorrente
chiede la riassegnazione del nome a dominio, ritenendo dimostrati i requisiti
previsti a tal fine dalle regole di naming.
Da parte sua, la resistente nulla ha fatto
pervenire in sua difesa all’ente conduttore.
Motivi della decisione
In via preliminare, appare opportuno sottolineare
che la circostanza che la società resistente sia stata dichiarata
fallita non inficia l’applicabilità della procedura di riassegnazione
al dominio contestato.
Il curatore fallimentare della I.B.S. –
Italian Bar Sistem s.a.s. di Claudio Vinci e C., avv. Maria Pirina, non
ha né comunicato alla Registration Authority l’avvenuto fallimento
(come peraltro previsto dalle regole di naming) né ha rinunciato
al nome a dominio in contestazione; sicché il fallimento ad ogni
effetto risulta subentrato alla originaria assegnataria, e come tale soggetto
alla procedura amministrativa di riassegnazione del nome a dominio.
Regolare appare poi la costituzione del
contraddittorio, essendo stato il ricorso spedito all’indirizzo della resistente
risultante dal data base Whois ed essendo stato regolarmente ritirato
dal destinatario.
Nel merito, il ricorso appare fondato e
meritevole di accoglimento, essendo emersa nel procedimento l’esistenza
dei requisiti richiesti per fa luogo alla riassegnazione:
a) identità e confondibilità
del nome
Il nome a dominio clarins.it è del
tutto uguale al marchio “clarins”, di cui la ricorrente è licenziataria
esclusiva per l’Italia. E’ quindi di tutta evidenza la identità
e confondibilità del nome a dominio contesto con l’omonimo marchio,
e di conseguenza la sussistenza di quanto richiesto dall’art. 16.6.a delle
regole di naming.
b) Inesistenza di un diritto del resistente
sul nome a dominio contestato.
Nessuna prova è stata fornita da
parte del resistente circa l’esistenza di un eventuale diritto o titolo
al nome a dominio clarins.it concorrente con quello della ricorrente.
Né un tale diritto o titolo è
desumibile d’ufficio dagli elementi disponibili su Internet o dalla documentazione
agli atti. Al contrario, risulta che né i titolari della I.B.S.
– Italian Bar Sistem s.a.s. di Claudio Vinci e C. prima, né il curatore
fallimentare poi, hanno mai risposto nè alle lettere con cui la
ricorrente richiedeva la rinuncia al nome a dominio clarins.it.
Non essendovi quindi alcuna evidenza dell’esistenza
di un concorrente diritto dell’attuale assegnataria al nome a dominio in
contestazione, né di alcuna delle circostanze dalle quali le regole
di naming deducono l’esistenza di un titolo all’assegnazione, deve ritenersi
sussistente anche il requisito di cui all’art. 16.6.b delle regole di naming.
c) Malafede della resistente.
Deve infine ritenersi dimostrata la malafede
nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.
La notorietà del marchio “clarins”
è tale da risultare quantomeno improbabile che la società
assegnataria del nome a dominio ignorasse l’esistenza di tale marchio,
così come appare del tutto inverosimile che la registrazione di
un nome a dominio perfettamente identico alla ragione sociale della società
francese (controllante della ricorrente) Clarins S.A. sia una mera coincidenza.
Oltre a ciò, il nome a dominio clarins.it
non è mai stato concretamente utilizzato. Ciò integra la
fattispecie della detenzione passiva (passive holding), che per pacifica
giurisprudenza è ritenuto elemento da cui dedurre la malafede del
resistente. La detenzione del dominio per un periodo prolungato di
tempo senza che l’assegnatario ne faccia uso alcuno, lascia infatti ipotizzare
(e nel presente caso rafforza l’ipotesi) che oltre alla mancanza di legittimo
interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo
e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.
A completare il quadro, è da segnalare
che la resistente non risulta mai aver in alcun modo risposto alle richieste
della ricorrente o alla lettera inviatagli dalla Registration Authority
a seguito della contestazione
Si ritiene quindi sussistente anche la
malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.
P.Q.M.
Si dispone il trasferimento del dominio
clarins.it dalla I.B.S. – Italian Bar Sistem s.a.s. di Claudio Vinci e
C. alla Monarimport S.p.A., con sede in Via di Vittorio 13, 40050 Villanova
di Castenaso (BO),
La presente decisione viene comunicata
al Registro del ccTLD “IT” per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 5 agosto 2004
avv. Raffaele Sperati
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