Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
 CORIAN.IT, CORIAN-SHOP.IT E COREAN.IT

Ricorrente: Du Pont de Nemours Italiana s.r.l. (avv. Niccolò Invrea – Ing. Barzanò e Zanardo Roma s.p.a.)
Resistente: Richi Industry s.r.l. (Ph. D. Alfeo Baraldi – Se.Co.Ge.A. s.r.l.)
Collegio (unipersonale): avv. Francesca d’Orsi

Svolgimento della procedura

      Con ricorso pervenuto alla Crdd il 5 ottobre 2001 la Du Pont de Nemours Italiana s.r.l., con sede in via Alessandro Volta 16, 20093 Cologno Monzese (MI), in persona del legale rappresentante amministratore delegato Sig. Luciano Zuffi, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento dei nomi a dominio CORIAN.IT, CORIAN-SHOP.IT e COREAN.IT registrati dalla Richi Industry s.r.l. con sede in via Trento 28, 39040 Salorno (BZ). 

      Lo stesso giorno la segreteria della Crdd verificava l'intestatario dei nomi a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché le pagina web risultante agli indirizzi www.corian.it, www.corian-shop.it, www.corean.it. 

      Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:
- che tutti e tre i domini citati risultavano assegnati alla Richi Industry s.r.l. dal 20 marzo 2000;
- che agli indirizzi www.corian.it, www.corian-shop.it, www.corean.it. risultava una pagina web bianca con la scritta “Benvenuto nel sito”, il nome del relativo dominio e un indirizzo di posta elettronica “info” presso il nome del relativo dominio;
- che i tre domini erano stati contestati in data 20 luglio 2001.

        Pervenuta in data 8 ottobre 2001 la copia cartacea del ricorso, e risultando dalla documentazione inviata che tutti i domini erano stati contestati presso la Registration Authority con raccomandata spedita il 17 luglio 2001, la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla Richi Industry s.r.l. copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. Tale raccomandata risultava ricevuta dalla Richi Industry s.r.l. il 15 ottobre 2001, che è pertanto la data di inizio della procedura di riassegnazione ai sensi dell’art. 4, III comma delle procedure. 

       Il 23 ottobre 2001 la ricorrente faceva pervenire nuova documentazione, costituita da una lettera datata 16 ottobre 2001 mediante la quale la SE.CO.GE.A, per conto della resistente, suggeriva al legale della Du Pont la possibilità di pervenire ad una transazione per la somma di lire 100.000.000 a spese conpensate, e dalla risposta del legale della resistente che rifiutava tale proposta. Tale ulteriore documentazione veniva inviata per raccomandata da CRDD alla resistente.

        Con telefax 24 ottobre 2001, la SE.CO.GE.A., per conto della resistente, chiedeva  la proroga dei termini per il deposito di repliche. CRDD trasmetteva tale richiesta al legale della ricorrente, chiedendo se quest’ultima fosse o meno d’accordo su tale proroga e precisando che in difetto l’ente avrebbe proceduto alla nomina del saggio una volta spirato il termine del 9 novembre 2001 per il deposito delle repliche. Con e-mail del 31 ottobre 2001 la ricorrente affermava di non intendere concedere la proroga richiesta dalla resistente. 

        Il 7 novembre 2001 la SE.CO.GE.A inviava un fax nel quale, riferendosi alla precedente lettera datata 16 ottobre 2001, precisava che la somma di lire 100.000.000 era frutto di errore e doveva intendersi in lire 10.000.000. Specificava inoltre che detta lettera era da considerarsi come “riservata personale” e come tale non avrebbe potuto essere inclusa nel fascicolo del procedimento. 

        Decorsi i 25 giorni previsti dall’art. 5, I comma delle procedure per il deposito di repliche da parte della resistente e nulla essendo pervenuto a Crdd da parte della Richi Industry s.r.l., l’ente nominava con lettera del 12 novembre 2001 la sottoscritta avv. Francesca d’Orsi, la quale in data 13 novembre 2001 accettava l'incarico quale saggio.

        Il 20 novembre 2001 la SE.CO.GE.A., nella persona di Alfeo Baraldi, inviava direttamente alla sottoscritta incaricata della decisione un fax nel quale ribadiva la disponibilità della  Richi Industry a rinunciare all’uso dei nomi a dominio dietro rimborso delle spese sostenute, indicate in lire 10.000.000, chiedendo di sollecitare alla controparte una risposta in tal senso. Nella stessa data perveniva peraltro a CRDD una e-mail da parte del legale della ricorrente che, in risposta alla precedente lettera del 7 novembre 2001 in cui era stata originariamente formulata tale proposta, la declinava.

Allegazioni delle parti

       Espone la Du Pont de Nemours Italiana s.r.l. (di seguito anche “Du Pont”) di essere licenziataria esclusiva per l’utilizzo dei marchi CORIAN, registrati e depositati con effetto in Italia anteriormente alla registrazione  del nome di dominio contestato. La ricorrente documenta che il marchio CORIAN è utilizzato dalla Du Pont per indicare un materiale composito solido impiegato nella costruzione di lastre, mobili, piani di lavoro per cucine, piani con lavabi, pareti per docce, lavelli, rivestimenti, banchi di laboratorio. Nell’ambito della propria attività, la Du Pont documenta di vendere in molti paesi del mondo il prodotto CORIAN, attraverso una rete di distributori autorizzati, i quali a loro volta rivendono i prodotti a marchio CORIAN esclusivamente alla “Rete di produttori di Qualità Autorizzati da Du Pont”. Espone la ricorrente che nel corso di un incontro del 30 maggio 2001 con il Sig. Gavalda della Du Pont, la resistente ha richiesto verbalmente la somma di 75.000 EURO per la cessione dei tre nomi CORIAN.IT, CORIAN-SHOP.IT e CORIAN-SHOP.COM.

      Verificato che la resistente ha richiesto una somma ben superiore ai costi di registrazione e mantenimento dei suddetti nomi a dominio, la Du Pont ha rifiutato tale proposta verbale, chiedendo alla resistente con lettere 21.6 e 27.7, 5.9 e 30.10 2000, e successivamente, in assenza di riscontro, con lettere 24.11.2000 e 10.1.2001 a mezzo dei mandatari Barzanò & Zanardo s.p.a. di Roma, il trasferimento del nome di dominio CORIAN.IT e di ogni altro nome di dominio contenente il marchio CORIAN, senza ricevere peraltro risposta da parte della resistente. 

       Ritenendo la Du Pont che la Richi Industry s.r.l. abbia registrato i domini CORIAN.IT, CORIAN-SHOP.IT e COREAN.IT in malafede, chiede che ne sia disposta la riassegnazione a suo favore. 

          La resistente, da parte sua, pur avendo ricevuto regolarmente ricorso e documentazione, al di là delle lettere citate in premesse inviate dalla SE.CO.GE.A non ha depositato alcuna replica. 

In via preliminare

            In via preliminare, deve esaminarsi l’ammissibilità sia della ulteriore documentazione prodotta dalla ricorrente il 23 ottobre 2001, sia delle lettere inviate dalla SE.CO.GE.A. a Crdd e alla sottoscritta il 7 e il 20 novembre 2001.

          Al riguardo, si osserva che la documentazione prodotta dalla ricorrente è senza dubbio rilevante ai fini della decisione. Essendo essa posteriore all’inizio del procedimento, non poteva essere prodotta con il ricorso. Dato che l’art. 12 delle procedure di riassegnazione prevede che il collegio possa, a propria discrezione, richiedere a ciascuna delle parti ulteriori precisazioni e documenti, appare legittimo ritenere che, a maggior ragione, il collegio possa ritenere rilevanti documenti prodotti dal ricorrente dopo il ricorso ma prima della costituzione del collegio stesso, purchè sia garantita, anche in relazione a tali documenti, la integrità del contraddittorio.

          Nè ha alcun rilievo, ai fini della presente procedura, la circostanza che la lettera della SE.CO.GE.A. fosse definita “personale riservata”. Una volta che il suo destinatario, sotto la propria responsabilità, ha deciso di produrla, essa è a tutti gli effetti un documento acquisito agli atti. Nel caso di specie, poi, il suo contenuto non appare indifferente ai fini della decisione; e sarebbe paradossale che soltanto definendo “riservato” un atto che le regole di naming ritengono indicativo di un disegno accaparratorio, il suo autore possa far sì che esso sia ritenuto tanquam non esset.

          Il principio del contraddittorio impone comunque di ritenere ammissibili anche le lettere della SE.CO.GE.A datate 7 e 20 novembre 2001, in quanto contenenti repliche specifiche alla documentazione prodotta il 23 ottobre 2001 dalla ricorrente. E’ vero infatti che la lettera 20 novembre 2001 è stata inviata dalla SE.CO.GE.A. direttamente alla sottoscritta incaricata della decisione, con ciò palesemente violando l’art. 8 delle procedure di riassegnazione, secondo il quale “Nessuna parte o suo rappresentante può corrispondere unilateralmente con i saggi nominati per la decisione sul reclamo”; ma è anche vero che a fronte della ben più importante esigenza di garantire la completezza del contraddittorio tale disposto non può che cedere il passo.

          Sono pertanto ammessi agli atti del presente procedimento sia la documentazione prodotta dalla Du Pont il 23 ottobre 2001, sia le lettere SE.CO.GE.A. a firma di Alfeo Baraldi datate 7 e 20 novembre 2001 con relativi allegati, fra cui procura al suddetto da parte della Richi Industry a trattare e definire la controversia con la Du Pont.

Motivi della decisione.

            Secondo l’art 16.6 delle Regole di Naming un nome a dominio sottoposto alla procedura di riassegnazione viene trasferito al ricorrente ove questi dimostri che il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome, e che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. 

        Se il ricorrente prova che sussistono entrambe tali condizioni ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest’ultimo viene trasferito al ricorrente. 

Va, pertanto, ai fini della risoluzione della controversia, esaminata la questione sotto tutti e tre i sopraevidenziati profili.

A) Sulla identità dei nomi a dominio ai marchi registrati

      La ricorrente ha allegato agli atti una completa documentazione che attesta l’avvenuta registrazione del marchio CORIAN.IT, ed ha affermato la titolarità dei relativi diritti a suo favore quale licenziataria. 

      La Du Pont è quindi pienamente legittimata ad esperire la presente procedura, essendo titolare dei diritti relativi ai nomi a dominio registrati. Inoltre, il nome a dominio CORIAN.IT è del tutto identico al suddetto marchio, mentre i nomi a dominio CORIAN-SHOP.it e COREAN.IT sono tali da indurre confusione rispetto al marchio CORIAN. Il primo presenta infatti la parola “shop”, che non ha una connotazione distinta tale da differenziare nella sostanza il nome di dominio con il marchio della ricorrente, trattandosi di parola con significato poco distintivo; il secondo parimenti è idoneo a rendersi confondibile con il marchio della ricorrente, data la loro stretta assonanza, che rende plausibile il rischio di confusione e/o di associazione e quindi lecita la tutela dei nomi parzialmente simili.

      Deve quindi ritenersi soddisfatto il requisito di cui all’art. 16.6.a delle regole di naming.

B) Sulla malafede della resistente.

      La Du Pont deduce la malafede della resistente nella registrazione e nel mantenimento dei nomi a dominio contestati sulla base delle seguenti circostanze: a) la Richi Industry s.r.l. ha richiesto per la cessione dei tre nomi dapprima la somma di Euro 75.000 e quindi quella di Lit. 100.000.000; b) il prezzo richiesto per il trasferimento, in favore della ricorrente, delle registrazioni dei nomi a dominio in questione, risulterebbe assolutamente sproporzionato ed indice di una chiara operazione di speculazione in danno dei diritti della ricorrente; c) la resistente sul proprio sito web (all’indirizzo http://www.richi.it/de/index.html) espressamente dichiara che “CORIAN è un marchio registrato dalla Du Pont” e che “solo la DuPont produce CORIAN”; d) la Richi Industry s.r.l. non ha mai concretamente utilizzato i tre nomi di dominio contestati sin dalla loro registrazione (cd. passive holding). 

         Si tratta di circostanze che, se dimostrate, le regole di naming ritengono prova della registrazione e mantenimento del nome a dominio in malafede (art. 16.7). 

      Quanto al primo punto, la ricorrente ha prodotto la dichiarazione del Sig. Gavalda, presente all’incontro del 30 maggio 2001, in occasione del quale la resistente, in persona del Sig. Richard Pernstich, proprietario e responsabile vendite della Richi Industry s.r.l., ha ammesso di avere registrato i nomi a dominio di cui al ricorso al fine di rivenderli ed ha altresì ammesso di non utilizzare i medesimi nell’ambito della propria attività commerciale, e, pertanto, di volerli cedere a Du Pont per un valore pari a Euro 75.000. 

      Inoltre, ad integrazione del ricorso, ed a riprova della mala fede della resistente, la ricorrente ha presentato copia di corrispondenza nel frattempo intercorsa tra le parti, dalla quale si evince che in data 16 ottobre 2001 la mandataria della Richi Industry, la SE.CO.GE.A., ha manifestato al legale della ricorrente la sua intenzione di suggerire alla mandante di transigere la lite alla somma di Lit. 100.000.000, con spese compensate. 

      A seguito della mancata accettazione di tale proposta da parte della ricorrente, comunicata tramite la Barzanò & Zanardo Roma  s.p.a. alla SE.CO.GE.A, quest’ultima, sempre per conto della Richi Industry s.r.l., ha inviato una lettera datata 7 novembre 2001 alle parti coinvolte, specificando che la lettera del 16 ottobre era di carattere riservato e per di più errata, dovendosi intendere la somma indicata in Lit. 10 milioni e non Lit. 100 milioni. La SE.CO.GE.A ha altresì confermato la disponibilità della mandante alla rinuncia dei nomi a dominio, con pagamento a titolo di rimborso spese della somma di Lit. 10.000.000. 

          Da quanto precede appare evidente che la registrazione ed il mantenimento dei nomi a dominio contestati rientra in un disegno accaparratorio, volto alla rivendita ai legittimi titolari dei domini illegittimamente registrati, ad un prezzo notevolmente più elevato dei costi di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio. 

          La resistente, infatti, era ed è certamente al corrente del fatto che “CORIAN” è un marchio registrato, se non altro per il fatto che essa stessa è rivenditore del materiale contraddistinto da detto marchio. La circostanza  è indicata dallo stesso rappresentante della resistente, laddove, nella lettera 7 novembre 2001, si afferma che “la Richi Industry è disponibile a rinunciare all’uso dei nomi a dominio utilizzati in buona fede quale rivenditore del prodotto Corian”. Ma non basta. Anche sul sito della Richi Industry (attivo in lingua tedesca), dove vengono illustrate le realizzazioni della resistente utilizzando il materiale denominato Corian, alla pagina http://www.richi.it/de/index.html viene specificato che “Corian® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Du Pont”, ossia che “Corian e’ un marchio registrato della Du Pont”.

        La conoscenza da parte della resistente dell’esistenza di diritti di privativa sul marchio Corian sarebbe di per sè sufficiente a dedurre la malafede della Richi Industry. Ma se cio’ non bastasse, la ricorrente ha provato documentalmente di aver ricevuto da rappresentanti della Richi Industry una richiesta economica per il trasferimento dei nomi a dominio  contestati, per i quali è stata pretesa per iscritto la somma di lire 100.000.000 oltre iva, e prima ancora, verbalmente, da parte del titolare della resistente, quella di Euro 75.000. 

      Tali somme appaiono ictu oculi ben maggiori dei normali costi di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio, tenuto conto del fatto che nessun sito attivo risulta agli indirizzi http://www.corian.it, http://www.corian-shop.it, http://www.corean.it.

      Il quadro della malafede è completato poi dalla notorietà del marchio CORIAN, documentalmente provata dalla ricorrente, che esclude che la registrazione dei nomi a dominio possa essere il frutto di mera coincidenza, e dal fatto che su di essi, benché registrati da 20 mesi, non risulta svolta alcuna attività.

       Appare legittimo ritenere che i domini in contestazione siano stati registrati nell’ambito di un disegno di accaparramento e proprio allo scopo di trarne un illegittimo profitto; il che configura quanto previsto dalla lettera a) dell’art. 16.7 delle Regole di Naming. 

       Sulla base di quanto esposto, si ritiene che la ricorrente abbia provato che i nomi a dominio in epigrafe sono stati registrati e sono tuttora mantenuti in mala fede. 

C) sui diritti della ricorrente.

      Avendo la ricorrente dimostrato il proprio diritto ai nomi a dominio contestati e la malafede della resistente nella loro registrazione e nel loro mantenimento, sarebbe spettato alla resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo agli stessi, o l’esistenza di una delle circostanze da cui l’art. 16.6. delle regole di naming deduce una presunzione juris et de jure a favore del resistente. 

      Una tale prova non è stata in alcun modo fornita, né alcuna evidenza in tal senso emerge dagli atti, sulla base dei quali, al contrario, può ragionevolmente escludersi che la Richi Industry s.r.l. abbia alcun legittimo diritto o titolo ai nomi a dominio corrispondenti al marchio della resistente, come esposto e documentato dalla stessa Du Pont (ricordiamo che la stessa Richi Industry, sul proprio sito, afferma che “Corian è un marchio registrato della DuPont”; affermazione che non avrebbe senso indicare se a sua volta la Richi Industry avesse un diritto proprio su quel nome).

Conclusioni

           Per quanto sopra indicato, si ritiene che Du Pont de Nemours Italiana s.r.l. abbia dimostrato la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 16.6 punti a) e c) delle Regole di Naming, mentre, al contrario, nessuno degli elementi di cui all’art. 16.6 numeri 1), 2) e 3) è emerso ad indicare un legittimo uso da parte della Richi Industry s.r.l. dei nomi a dominio in contestazione.

           Il ricorso appare dunque fondato e, come tale, deve essere accolto. 

P.Q.M.

      Visto l’art. 16.6 delle vigenti Regole di Naming italiane, si dispone il trasferimento dei nomi a dominio CORIAN.IT, CORIAN-SHOP.IT e COREAN.IT dalla Richi Industry s.r.l. alla Du Pont de Nemours Italiana s.r.l. con sede in via Alessandro Volta 16, 20093 Cologno Monzese (MI).

          La presente decisione viene comunicata alla Registration Authority italiana perché le venga data esecuzione secondo quanto previsto dall’art. 16.11 delle Regole di Naming. 

Roma,  21 novembre 2001 

                                                                              Avv. Francesca d’Orsi
 

 


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