Procedura di riassegnazione del nome a dominio
cristinaeffe.it

Ricorrente: Bertelli s.r.l. (dott. Fabrizio Bedarida della Modiano & Associati)
Resistente: sig. Francesco Di Candia
Collegio unipersonale: avv. Maria Luisa Buonpensiere

Svolgimento della procedura 

Con ricorso ricevuto per e-mail in data 21 febbraio 2007 da C.R.D.D., la Bertelli s.r.l., con sede legale in Via dei Pignattari 193/195 Blocco 28, 40050 Centergross - Funo (BO) in persona del legale rappresentante sig. Paolo Bertelli, rappresentata nella presente procedura dal dott. Fabrizio Bedarida della Modiano & Associati, presso la cui sede in Via Meravigli 16 Milano, si domiciliava, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 del Regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito Regolamento) per ottenere il trasferimento a suo nome del dominio Cristinaeffe.it registrato dal sig. Francesco Di Candia.

Ricevuto il ricorso, la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio oggetto della contestazione sul database del Registro, nonché la pagina web risultante  all'indirizzo www.cristinaeffe.it.

Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
- che il nome a dominio in oggetto risultava assegnato dall’11 aprile 2006;
- che il dominio era  stato sottoposto a contestazione e la stessa risultava registrata sul database del Registro il 16 ottobre 2006; 
- che digitando l’indirizzo www.cristinaeffe.it risultava una pagina web in cui risultano tre link a tre siti di diverse società (Bric’s; Kipling e Piquadro) 

C.R.D.D. inviava dunque al sig. Francesco Di Candia comunicazione del ricorso, sia per posta elettronica (all’indirizzo risultante dal database del registro), sia mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno contenente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata, con l’invito ad inviare alla C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

In data 23 aprile 2007 la CRDD riceveva in restituzione il plico contenente il ricorso a suo tempo inviato alla resistente. Dall'annotazione sulla busta effettuata dal funzionario postale, risultava tentata inutilmente la consegna del  plico in data 2 marzo 2007. Da tale data decorreva il termine di 10 giorni per la compiuta giacenza, che si compiva il 12 marzo 2007. Pertanto da tale data sono decorsi i termini di 25 giorni per il deposito delle repliche, che peraltro non sono mai pervenute alla CRDD. Degli esiti dell'invio del reclamo CRDD veniva a conoscenza il 23 aprile 2007 allorché le poste le riconsegnavano il plico. Lo stesso giorno CRDD nominava quale saggio l'avv. Maria Luisa Buonpensiere che il giorno successivo accettava l'incarico.

Allegazioni della ricorrente.

La Ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, afferma e documenta di vantare diritti di privativa sul nome Cristinaeffe derivanti in primo luogo dalle registrazioni italiana e comunitaria del corrispondente marchio Cristina Effe avvenute in data anteriore (10/09/2004 e 12/06/2003) alla registrazione del nome a dominio contestato (11 aprile 2006). La Ricorrente afferma inoltre di vantare diritti sul nome anche in virtù dell'uso che di esso ha fatto negli anni attraverso i siti web cristinaeffe.com detenuto dal 29 ottobre 2001 e bertelli.it detenuto dal 21 marzo 1997.

Il nome a dominio oggetto di contestazione – continua la Ricorrente - è assolutamente identico  con il marchio sul quale essa vanta dei diritti di esclusiva nonché al dominio della ricorrente cristinaeffe.com in cui la differenziazione della estensione sarebbe ininfluente dal punto di vista concettuale ai fini della confusione.

La confusione e il danno per la ricorrente sarebbe inoltre evidente dal fatto che sul sito cristinaeffe.it vengono esposti tre link che indirizzano l'utente verso siti di società in concorrenza con la ricorrente.

Quanto al requisito richiesto dall'art. 16.6 b, afferma la ricorrente l'assenza di alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio registrato in quanto da un lato ad oggi il resistente non appare aver fatto alcun uso legittimo e in buona fede del nome a dominio per offerta di beni o servizi ma anzi viene utilizzato per indirizzare verso società concorrenti con la ricorrente; dall'altro la ricorrente non ha dato alcuna licenza o autorizzazione al resistente né è conosciuto con nomi corrispondenti al nome a dominio contestato. La mancanza di un legittimo diritto sul dominio può essere desunta anche dalla circostanza il resistente non ha dato alcuna risposta alle diffide inviategli agli indirizzi risultanti dalla scheda del  whois

Quanto alla malafede, la Ricorrente evidenzia: a) l'uso del marchio da parte della ricorrente e dei domini per pubblicizzare il marchio e prodotti cristinaeffe, la diffusa pubblicità dello stesso sono elementi  che non permettono di pensare ad una ignoranza da parte del resistente circa l'esistenza del marchio e dei prodotti da esso contraddistinti, tanto più che i marchi pubblicizzati sul sito cristinaeffe.it appartengono a società operanti nel medesimo settore della ricorrente. Tale situazione sarebbe riconducible alla “actuale knowledge” ritenuto pacificamente elemento da cui dedurre la malefede. 2) Anche le circostanze che i dati forniti dal resistente risultino inesatti nonché la mancanza di risposta alle diffide sarebbero elementi da cui dedurre la mala fede. 3) Infine ulteriore elemento sarebbe dato dall'uso che la resistente fa del dominio utilizzato esclusivamente per reindirizzare su siti di società concorrenti che non hanno alcun collegamento con la ricorrente e i suoi marchi. Il che rileverebbe l'intento di volere sfruttare la notorietà del marchio per deviare utenti Internet che cercano siti della ricorrente.

La Ricorrente conclude quindi chiedendo il trasferimento del nome a dominio in contestazione.

Motivi della decisione

I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

a) identità o confondibilità del nome

Secondo l’articolo 16.6, lett. a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Non appare dubbio che il nome a dominio in contestazione (cristinaeffe) sia identico al marchio depositato  e registrato dalla Bertelli s.r.l. in data anteriore alla registrazione del nome a dominio in contestazione. 

Si ritiene dunque soddisfatto il requisito della identità o confondibilità del nome a dominio ex art. 16.6, lett. a) del Regolamento.

b) diritti o interessi legittimi del resistente

Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, occorre sottolineare che la Ricorrente ha provato un proprio diritto sul nome “cristinaeffe” e la confondibilità del nome a dominio con  il marchio da essa registrato.

Sarebbe dunque spettato al Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio. Non avendo tuttavia il Resistente controdedotto alcunché al ricorso, il presente Collegio ha proceduto d’ufficio a verificare la sussistenza di un tale diritto in capo al Resistente, mediante la documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sulla rete Internet.

Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile su internet: 
a)  non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il resistente, prima di aver avuto notizia della contestazione, abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta in buona fede al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6, II co. del Regolamento);
b) non risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato”;
c)  si deve escludere la circostanza che “il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”, in quanto sul sito risultano dei link a società in diretta concorrenza con la ricorrente.

Si ritiene pertanto che anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio possa ritenersi soddisfatto.

c) registrazione ed uso del dominio in malafede

Sia dalla documentazione dedotta dalla ricorrente che da autonome ricerche effettuate dal presente Collegio sulla rete Internet risulta provata la notorietà del marchio CristianaEffe registrato dalla ricorrente.  Data la specificità del nome in contestazione, che non può certo essere stato scelto dal Resistente per mera coincidenza, si deve dunque escludere che il Resistente ignorasse tale notorietà e l’esistenza del marchio registrato.

Si deve inoltre ritenere corretta l’affermazione della Ricorrente, in base alla quale ricorrerebbe nel caso di specie la cosiddetta actual knowlwdge tenuto conto anche del fatto che i marchi pubblicizzati sul sito cristinaeffe.it appartengono a società che operano nel medesimo settore della Ricorrente.  Come pacifico in giurisprudenza, la utilizzazione di un dominio identico ad un marchio registrato dove peraltro sono contenuti i link a società concorrenti con la ricorrente non può essere ritenuto una mera coincidenza ma una scelta del resistente mirata ad usurpare il marchio del ricorrente e a profittare della notorietà del marchio per indirizzare ingannevolmente gli utenti internet verso società concorrenti.

Infine anche la mancata risposta alle diffide inviate dalla Ricorrente costituisce indice di mala fede.

Risultano pertanto dimostrate le circostanze di cui all’art.16.7 “Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede”, lett. b); c); d), ossia
- la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome di dominio(lett. b);
- la circostanza che il nome di dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente;
- la circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente. 

 Si deve dunque ritenere sussistente anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio cristinaeffe.it alla Bertelli s.r.l.  con sede legale in Via dei Pignattari 193/195 Blocco 28, 40050 Centergross - Funo (BO).

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 26 aprile 2007

avv. Maria Luisa Buonpensiere

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