Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
cristinaeffe.it
Ricorrente: Bertelli s.r.l.
(dott. Fabrizio Bedarida della Modiano & Associati)
Resistente: sig. Francesco
Di Candia
Collegio unipersonale: avv.
Maria Luisa Buonpensiere
Svolgimento della procedura
Con ricorso ricevuto per
e-mail in data 21 febbraio 2007 da C.R.D.D., la Bertelli s.r.l., con sede
legale in Via dei Pignattari 193/195 Blocco 28, 40050 Centergross - Funo
(BO) in persona del legale rappresentante sig. Paolo Bertelli, rappresentata
nella presente procedura dal dott. Fabrizio Bedarida della Modiano &
Associati, presso la cui sede in Via Meravigli 16 Milano, si domiciliava,
giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione
ex art. 16 del Regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a
dominio del ccTLD .it (nel seguito Regolamento) per ottenere il trasferimento
a suo nome del dominio Cristinaeffe.it registrato dal sig. Francesco Di
Candia.
Ricevuto il ricorso, la segreteria
della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio oggetto della contestazione
sul database del Registro, nonché la pagina web risultante
all'indirizzo www.cristinaeffe.it.
Le verifiche consentivano
di appurare in particolare:
- che il nome a dominio
in oggetto risultava assegnato dall’11 aprile 2006;
- che il dominio era
stato sottoposto a contestazione e la stessa risultava registrata sul database
del Registro il 16 ottobre 2006;
- che digitando l’indirizzo
www.cristinaeffe.it risultava una pagina web in cui risultano tre link
a tre siti di diverse società (Bric’s; Kipling e Piquadro)
C.R.D.D. inviava dunque al
sig. Francesco Di Candia comunicazione del ricorso, sia per posta elettronica
(all’indirizzo risultante dal database del registro), sia mediante plico
raccomandato con ricevuta di ritorno contenente copia del ricorso e della
documentazione ad esso allegata, con l’invito ad inviare alla C.R.D.D.
le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento del plico.
In data 23 aprile 2007 la
CRDD riceveva in restituzione il plico contenente il ricorso a suo tempo
inviato alla resistente. Dall'annotazione sulla busta effettuata dal funzionario
postale, risultava tentata inutilmente la consegna del plico in data
2 marzo 2007. Da tale data decorreva il termine di 10 giorni per la compiuta
giacenza, che si compiva il 12 marzo 2007. Pertanto da tale data sono decorsi
i termini di 25 giorni per il deposito delle repliche, che peraltro non
sono mai pervenute alla CRDD. Degli esiti dell'invio del reclamo CRDD veniva
a conoscenza il 23 aprile 2007 allorché le poste le riconsegnavano
il plico. Lo stesso giorno CRDD nominava quale saggio l'avv. Maria Luisa
Buonpensiere che il giorno successivo accettava l'incarico.
Allegazioni della ricorrente.
La Ricorrente, nel proprio
ricorso introduttivo, afferma e documenta di vantare diritti di privativa
sul nome Cristinaeffe derivanti in primo luogo dalle registrazioni italiana
e comunitaria del corrispondente marchio Cristina Effe avvenute in data
anteriore (10/09/2004 e 12/06/2003) alla registrazione del nome a dominio
contestato (11 aprile 2006). La Ricorrente afferma inoltre di vantare diritti
sul nome anche in virtù dell'uso che di esso ha fatto negli anni
attraverso i siti web cristinaeffe.com detenuto dal 29 ottobre 2001 e bertelli.it
detenuto dal 21 marzo 1997.
Il nome a dominio oggetto
di contestazione – continua la Ricorrente - è assolutamente identico
con il marchio sul quale essa vanta dei diritti di esclusiva nonché
al dominio della ricorrente cristinaeffe.com in cui la differenziazione
della estensione sarebbe ininfluente dal punto di vista concettuale ai
fini della confusione.
La confusione e il danno
per la ricorrente sarebbe inoltre evidente dal fatto che sul sito cristinaeffe.it
vengono esposti tre link che indirizzano l'utente verso siti di società
in concorrenza con la ricorrente.
Quanto al requisito richiesto
dall'art. 16.6 b, afferma la ricorrente l'assenza di alcun diritto o titolo
in relazione al nome a dominio registrato in quanto da un lato ad oggi
il resistente non appare aver fatto alcun uso legittimo e in buona fede
del nome a dominio per offerta di beni o servizi ma anzi viene utilizzato
per indirizzare verso società concorrenti con la ricorrente; dall'altro
la ricorrente non ha dato alcuna licenza o autorizzazione al resistente
né è conosciuto con nomi corrispondenti al nome a dominio
contestato. La mancanza di un legittimo diritto sul dominio può
essere desunta anche dalla circostanza il resistente non ha dato alcuna
risposta alle diffide inviategli agli indirizzi risultanti dalla scheda
del whois
Quanto alla malafede, la
Ricorrente evidenzia: a) l'uso del marchio da parte della ricorrente e
dei domini per pubblicizzare il marchio e prodotti cristinaeffe, la diffusa
pubblicità dello stesso sono elementi che non permettono di
pensare ad una ignoranza da parte del resistente circa l'esistenza del
marchio e dei prodotti da esso contraddistinti, tanto più che i
marchi pubblicizzati sul sito cristinaeffe.it appartengono a società
operanti nel medesimo settore della ricorrente. Tale situazione sarebbe
riconducible alla “actuale knowledge” ritenuto pacificamente elemento da
cui dedurre la malefede. 2) Anche le circostanze che i dati forniti dal
resistente risultino inesatti nonché la mancanza di risposta alle
diffide sarebbero elementi da cui dedurre la mala fede. 3) Infine ulteriore
elemento sarebbe dato dall'uso che la resistente fa del dominio utilizzato
esclusivamente per reindirizzare su siti di società concorrenti
che non hanno alcun collegamento con la ricorrente e i suoi marchi. Il
che rileverebbe l'intento di volere sfruttare la notorietà del marchio
per deviare utenti Internet che cercano siti della ricorrente.
La Ricorrente conclude quindi
chiedendo il trasferimento del nome a dominio in contestazione.
Motivi della decisione
I motivi dedotti nel ricorso
appaiono fondati e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano
soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.
a) identità o confondibilità
del nome
Secondo l’articolo 16.6,
lett. a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito
della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere
identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il
ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.
Non appare dubbio che il
nome a dominio in contestazione (cristinaeffe) sia identico al marchio
depositato e registrato dalla Bertelli s.r.l. in data anteriore alla
registrazione del nome a dominio in contestazione.
Si ritiene dunque soddisfatto
il requisito della identità o confondibilità del nome a dominio
ex art. 16.6, lett. a) del Regolamento.
b) diritti o interessi
legittimi del resistente
Con riferimento al secondo
dei requisiti richiesti, occorre sottolineare che la Ricorrente ha provato
un proprio diritto sul nome “cristinaeffe” e la confondibilità del
nome a dominio con il marchio da essa registrato.
Sarebbe dunque spettato al
Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a
dominio. Non avendo tuttavia il Resistente controdedotto alcunché
al ricorso, il presente Collegio ha proceduto d’ufficio a verificare la
sussistenza di un tale diritto in capo al Resistente, mediante la documentazione
allegata al ricorso e da quanto reperibile sulla rete Internet.
Dalla documentazione allegata
al ricorso e da quanto reperibile su internet:
a) non risulta alcun
elemento agli atti che dimostri che “il resistente, prima di aver avuto
notizia della contestazione, abbia usato o si sia preparato oggettivamente
ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta
in buona fede al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6, II co. del Regolamento);
b) non risulta che “il resistente
sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con
il nome corrispondente al nome a dominio registrato”;
c) si deve escludere
la circostanza che “il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale,
oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente
o di violarne il marchio registrato”, in quanto sul sito risultano dei
link a società in diretta concorrenza con la ricorrente.
Si ritiene pertanto che anche
il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione
del nome a dominio possa ritenersi soddisfatto.
c) registrazione ed uso
del dominio in malafede
Sia dalla documentazione
dedotta dalla ricorrente che da autonome ricerche effettuate dal presente
Collegio sulla rete Internet risulta provata la notorietà del marchio
CristianaEffe registrato dalla ricorrente. Data la specificità
del nome in contestazione, che non può certo essere stato scelto
dal Resistente per mera coincidenza, si deve dunque escludere che il Resistente
ignorasse tale notorietà e l’esistenza del marchio registrato.
Si deve inoltre ritenere
corretta l’affermazione della Ricorrente, in base alla quale ricorrerebbe
nel caso di specie la cosiddetta actual knowlwdge tenuto conto anche del
fatto che i marchi pubblicizzati sul sito cristinaeffe.it appartengono
a società che operano nel medesimo settore della Ricorrente.
Come pacifico in giurisprudenza, la utilizzazione di un dominio identico
ad un marchio registrato dove peraltro sono contenuti i link a società
concorrenti con la ricorrente non può essere ritenuto una mera coincidenza
ma una scelta del resistente mirata ad usurpare il marchio del ricorrente
e a profittare della notorietà del marchio per indirizzare ingannevolmente
gli utenti internet verso società concorrenti.
Infine anche la mancata risposta
alle diffide inviate dalla Ricorrente costituisce indice di mala fede.
Risultano pertanto dimostrate
le circostanze di cui all’art.16.7 “Prova della registrazione e del mantenimento
del dominio in malafede”, lett. b); c); d), ossia
- la circostanza che il
dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di
identico marchio di registrare in proprio tale nome di dominio(lett. b);
- la circostanza che il
nome di dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario
di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome
del ricorrente;
- la circostanza che, nell’uso
del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attarre,
a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione
con il marchio del ricorrente.
Si deve dunque ritenere
sussistente anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del
nome a dominio in contestazione.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione
del nome a dominio cristinaeffe.it alla Bertelli s.r.l. con sede
legale in Via dei Pignattari 193/195 Blocco 28, 40050 Centergross - Funo
(BO).
La presente decisione sarà
comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 26 aprile 2007
avv. Maria Luisa Buonpensiere
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