Con ricorso inviato per e-mail in data 29 aprile 2008, la Dada S.p.a., con sede legale in Firenze, Piazza Annigoni 9/B, in persona del legale rappresentante Dr. Paolo Barberis, rappresentata dall’Avv. Laura Turini e domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Firenze, Via Lamarmora 55, giusta delega in calce al ricorso, introduceva innanzi a C.R.D.D. una procedura di riassegnazione ex art. 4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it (nel seguito Regolamento) per ottenere il trasferimento a suo nome del dominio dadapro.it, registrato dalla Micro s.n.c. di Migliore A. e Croce M. con sede in Chiavari (GE), via Piacenza n. 248.

Ricevuto il ricorso, la segreteria della C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli formali sul ricorso, all’esito dei quali (2 maggio 2008) invitava la Ricorrente a procedere alle necessarie correzioni; adempimento cui la Ricorrente procedeva in data 5 maggio 2008.

Il 6 maggio 2008 C.R.D.D. comunicava al Registro il ricevimento del ricorso,  verificava l'intestatario del nome a dominio oggetto della contestazione sul database del Registro, nonché la pagina web risultante all'indirizzo www.dadapro.it.
 
Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
-    che il nome a dominio in oggetto risultava assegnato alla Micro s.n.c. di Migliore A. e Croce M. dal 25 marzo 2005;
-    che il dominio era  stato oggetto di opposizione, debitamente registrata sul data base del Registro;
-    che all’indirizzo www.dadapro.it non corrispondeva alcun sito attivo.

    Il 7 maggio 2008 C.R.D.D. inviava alla Micro s.n.c. di Migliore A. e Croce M. copia del ricorso e della documentazione, con l’invito a trasmettere alla C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.  

La Micro s.n.c. riceveva il plico in data  12 maggio 2008. In data 2 giugno 2008 perveniva a C.R.D.D. la memoria di replica della Resistente, difesa dagli avv. Cristina Girardi e Carlo Maria Rivarola, presso il cui studio in Chiavari, Corso Genova 10/2, si domiciliava.

Il 3 giugno 2008 C.R.D.D. nominava quale esperto per la decisione della presente procedura il Dott. Alessandro Nicotra che in data 4 giugno  2008 accettava l’incarico.
Ricevuta memoria e documenti anche in formato cartaceo, il 5 giugno 2008 C.R.D.D. le inoltrava alla Ricorrente, che le riceveva il successivo 10 giugno.

Successivamente, a seguito dell’istanza formulata dalla Ricorrente pervenuta via e-mail il 4 giugno 2008, l’esperto, con ordinanza del 9 giugno 2008, concedeva alla medesima Ricorrente termine per controdeduzioni alle repliche della Resistente e produzioni documentali nonché termine alla Resistente per proprie ulteriori repliche alle controdeduzioni della Ricorrente e produzioni documentali.

In data 16 giugno 2008 la Ricorrente provvedeva alla trasmissione delle proprie controdeduzioni con relativi allegati a C.R.D.D. ed alla Resistente; quest’ultima replicava con proprie controdeduzioni e documenti il successivo 24 giugno 2008, inviandole per e-mail a C.R.D.D. ed alla Ricorrente.

a)    Ricorso.

Dada S.p.a., nel proprio ricorso introduttivo, afferma e documenta di vantare la titolarità di un consistente numero di registrazioni o richieste di registrazione di marchi identici o simili al dominio in contestazione, ed in particolare:
-    del marchio nazionale “DADA PRO” (concesso il 20.02.2008);
-    del marchio internazionale “DADA PRO” (domanda del 30.01.2008);
-    del marchio nazionale “DADA” (concesso il 20.12.1999);
-    del marchio internazionale “DADA” (concesso il 24.10.2006)
-    del marchio comunitario “DADA” (concesso il 13.10.2000).

Afferma la Ricorrente che il nome a dominio oggetto della contestazione è del tutto identico ai marchi “DADA PRO” da essa registrati nel 2008 e fortemente simile ai marchi “DADA” precedentemente registrati, oltre che alla sua stessa ragione sociale.

Al contrario, l’attuale intestataria del nome a dominio non avrebbe alcun diritto ad usare il nome “dadapro”, non corrispondendo né al suo nome né ad un segno aziendale che abbia titolo di usare.

Quanto al requisito della malafede, Dada S.p.a. deduce che attualmente non appare alcun sito corrispondente al nome a dominio. Da ciò si evincerebbe l’intenzione della Micro s.n.c. di impedire alla Dada s.p.a. di poter ottenere il nome a dominio corrispondente ai propri marchi; marchi che, data la diffusa pubblicità che ne è stata fatta anche nell’ambito del territorio nazionale, secondo la ricorrente dovrebbero considerarsi marchi notori.

La Ricorrente conclude quindi chiedendo il trasferimento del nome a dominio in contestazione.

b) Repliche.

La Resistente premette e documenta di operare in settore del tutto diverso da quello della Ricorrente, occupandosi dell’intrattenimento musicale, dell’organizzazione di spettacoli e della realizzazione di impianti audio.

Ciò premesso, la Resistente contesta le affermazioni della Ricorrente, deducendo che il nome dadapro deriva dalla abbreviazione delle iniziali della denominazione Dadaumpa Professional, logo e marchio commerciale ideato da Marcello Croce e riferibile ad un’attività professionale svolta dalla Micro s.n.c. da tempi ampiamente antecedenti alle attività rivendicate dalla Dada S.p.a. con il marchio Dada Pro – attivo peraltro in settori merceologici e di servizi differenti.

La Resistente afferma che per reclamizzare Dadaumpa Professional, segno distintivo ed emanazione riferibile in origine a Dadaumpa s.a.s. e successivamente ed indistintamente a Micro s.n.c., sono state promosse negli anni campagne pubblicitarie coinvolgenti sia la stampa locale che la stampa nazionale con il logo Dadaumpa Professional ed il nome dadapro, dando luogo alla notorietà e al preuso del marchio.

La Resistente osserva poi che la registrazione del dominio dadapro.com, su cui oggi si trova il sito sul quale è pubblicizzata la attività di Dada Pro, è avvenuta ben successivamente (maggio 2007) alla registrazione del nome a dominio dadapro.it, già legittimamente in uso alla Resistente.

Per quanto riguarda le argomentazioni circa la malafede sviluppate dalla Ricorrente, la Resistente afferma che sul dominio dadapro.it non risulta alcun sito web attivo in quanto esso è in fase di sviluppo e creazione.  La Resistente pertanto nega di aver effettuato la registrazione del dominio in malafede, portando a riprova di ciò la circostanza che  innanzi alla richiesta di cessione la Resistente ha rifiutato specificando che avrebbe valutato solo un’offerta commisurata agli investimenti svolti ed alla notorietà del marchio.

c)    Controdeduzioni della Ricorrente.

Nelle proprie controdeduzioni alla memoria della Micro s.n.c. la ricorrente Dada s.p.a., ribadito che il nome a dominio in contestazione è al momento inutilizzato, contesta che la Resistente si sia preparata ad utilizzare oggettivamente il dominio, affermando che la documentazione prodotta da controparte (preventivo per la realizzazione del sito e pagamenti per il relativo lavoro) non dimostrano un interesse serio ed oggettivo ad attivare il sito.

La Ricorrente contesta inoltre che dalla documentazione allegata dalla Micro s.n.c. possa dedursi che essa sia conosciuta con il nome corrispondente al nome a dominio contestato, evidenziando come impostando in internet una ricerca con la parola dadapro appaiano solo riferimenti alla soc. Dada s.p.a.

Per quanto riguarda infine la malafede, la Ricorrente afferma che allorché il dominio in contestazione fu registrato (2005) il marchio Dada era già ben conosciuto in internet. Il dominio dadapro.it porterebbe immediatamente alla parola dada, e in questo senso sarebbe da riconoscersi la malafede della Resistente, che avrebbe registrato una parola comunque riconducibile al marchio dada per assicurarsi i visitatori che avessero cercato la Dada, oppure per rivenderlo in seguito alla stessa Dada s.p.a.

La Ricorrente insiste pertanto per l’accoglimento del reclamo.

d)    Repliche della Resistente alle controdeduzioni della Ricorrente.

Da parte sua la Micro s.n.c. ribadisce le circostanze già esposte nella propria memoria di replica, fornendo ulteriori spiegazioni sulla circostanze esposte nelle proprie repliche ed ulteriormente sviluppando le proprie argomentazioni giuridiche.

Conclude quindi per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione.

Secondo il Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it, per far luogo alla riassegnazione è necessario che risulti (a) che il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio o altro segno distintivo aziendale su cui il ricorrente vanta diritti, che (b) l’attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al dominio, e che (c) il nome a dominio sia stato sia stato registrato e venga usato in malafede.

Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni di cui ai punti “a” e “c” ed il Resistente non prova a sua volta di avere un diritto o un titolo in relazione al nome a dominio in contestazione, esso viene trasferito al Ricorrente (art. 3.6, II comma del Regolamento).

1) Identità e confondibilità del nome a dominio in contestazione.

E’ indubbio che il nome a dominio in contestazione sia identico al marchio italiano n. 1095260 “dada pro” concesso alla Dada s.p.a. in data 20 febbraio 2008, ed al marchio internazionale “dada pro” la cui domanda per la registrazione risulta essere stata depositata il 30 gennaio 2008.

Sussiste, quindi, il requisito dell’identità del nome richiesta dall’art. 3.6, I comma, punto (a).

2) Malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Per quanto attiene la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, è da ribadire che il Regolamento richiede, per farsi luogo alla riassegnazione, che essa sia dimostrata tanto nella registrazione quanto nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.

Per quel che attiene al momento della registrazione, è da osservare che il dominio dadapro.it è stato registrato quasi tre anni prima (inizio 2005) della registrazione del primo marchio “dada pro” da parte della Dada s.p.a. (inizio 2008). 

Sotto questo profilo, è da osservare che mentre la Ricorrente, al di là della data di registrazione del marchio “dada pro”, non ha provato o indicato da quale data tale denominazione sia stata utilizzata sul mercato, la Resistente ha invece provato che il dominio dadapro.com, su cui è pubblicizzato quanto fa riferimento al marchio dada pro, è stato registrato solo il 10 maggio 2007 dalla società Register.it, controllata da Dada s.p.a. 

Inoltre, secondo la documentazione tratta da internet e prodotta dalla Resistente, consistente in un articolo a firma Monica Girardelli della “Relazioni esterne Dada” del 29 aprile 2008, Dada.pro nasce dall’accorpamento delle due divisioni Dada.pro e Dada.adv, presentandosi in tale data come nuovo soggetto; cosa confermata dalle dichiarazioni del presidente e fondatore di Dada s.p.a., dott. Paolo Barberis, che in quella occasione afferma testualmente: “Con la nascita di Dadapro si apre una nuova era nella gestione della presenza e nella promozione in Rete di persone ed aziende.”.

Dalle ricerche effettuate d’ufficio dal sottoscritto su internet, risulta poi che dada.pro (denominazione molto simile al marchio “dada pro” ed alla successiva Dada.pro creata nel 2008 da Dada) era semplicemente una divisione (o business unit) di Dada s.p.a. che  nasce all’inizio del 2007.  La prima indicazione ufficiale della sua esistenza è reperibile infatti nella Relazione trimestrale consolidata del Gruppo Dada al 31 marzo 2007, nella quale si legge che “A livello di settori di attività si ricorda come a partire da questo esercizio è stata rivista l’organizzazione del Gruppo Dada e sono state individuate le seguenti Business Unit: Dada.net, Dada.adv e Dada.pro” (pag. 11, riga 10 della relazione). Si legge anche nella stessa relazione che “la divisione Self Provisioning è stata rinominata Dada.Pro.” (pag. 11, riga 19 della relazione, disponibile su http://dada.dada.net/clists/cfiles/1/TrimestraleconsolidataGruppoDadaal31marzo2007_IT.pdf).

Se dunque è lo stesso presidente di Dada s.p.a. Paolo Barberis ad annunciare alla stampa il 29 aprile 2008 la nascita di DadaPro, e se è provato dalla relazione trimestrale consolidata del gruppo al 31 marzo 2007 che la Dada s.p.a. ha per la prima volta adottato il nome Dada.Pro solo nel primo trimestre del 2007, non appare sostenibile affermare che il dominio dadapro.it è stato registrato in malafede, per il semplice motivo che nessuna delle denominazioni identiche o simili al dominio registrato (Dada.Pro o DadaPro o Dada Pro che si voglia) esistevano o erano state utilizzate da Dada s.p.a. al momento della registrazione del dominio (marzo 2005). E, sul punto, ampia è la giurisprudenza in tema di procedure di riassegnazione che esclude la malafede nella registrazione del nome a dominio laddove il diritto di esclusiva del ricorrente è posteriore alla registrazione del dominio da parte del Resistente.

Né appare avere alcun pregio l’ipotesi della Ricorrente, secondo la quale la Resistente avrebbe registrato il dominio dadapro.it nella speranza che in un futuro più o meno remoto la Dada avrebbe registrato un marchio identico o simile, in modo da poter poi o attrarre sul proprio sito utenti internet di Dada, o rivenderlo a Dada S.p.a. per somme consistenti.

Da un lato infatti la Ricorrente non ha in alcun modo provato il suo assunto, che rimane quindi una mera ed improbabile ipotesi; dall’altro la Resistente, pur non tenuta, ha documentato le motivazioni che la hanno portato a suo tempo alla scelta del nome a dominio dadapro.it

La Micro s.n.c., ha infatti dedotto e  documentato che la sigla dadapro è stata scelta come l’abbreviazione delle iniziali della denominazione Dadaumpa Professional, marchio di fatto da tempo utilizzato sia dalla Micro s.n.c., sia dai suoi soci Antonio Migliore e Marcello Croce, e che la denominazione dadapro è utilizzata come indirizzo di posta elettronica almeno dal 2001.

Dato che dadaumpa è il notissimo titolo di una canzone e di un ballo presentato dalle gemelle Kessler come sigla della trasmissione “Studio Uno” nel 1961, e dato che la Micro s.n.c. è attiva nel settore dell’intrattenimento musicale, dell’organizzazione di spettacoli e della realizzazione di impianti audio, è del tutto credibile e logico che abbia utilizzato come segno distintivo il nome Dadaumpa Professional (che richiama appunto lo spettacolo musicale ed il ballo) e abbia poi usato la sua contrazione DADA(umpa) PRO(fessional) quale nome del proprio dominio.

Al contrario, non appare fondata la tesi della ricorrente secondo cui la scelta del nome dadapro sarebbe stata dettata dalla volontà di usurpare il nome Dada; il quale, fra l’altro, è da ricordare come sia esso stesso un acronimo, essendo costituito dalle iniziali di “Design Architettura Digitale Analogico”, come precisato nella documentazione prodotta dalla Ricorrente stessa (così si legge a pagina 7 del “Press Kit” Dada, prodotto come allegato 8 e reperibile su internet  all’indirizzo http://dada.dada.net/clists/cfiles/1/ 110308_ Dada_presskit_IT.pdf).

Né appaiono convincenti i tentativi della Ricorrente di rilevare la malafede ai sensi dei punti a), c) e d) dell’art. 3.7 del Regolamento.

Quanto al primo profilo, la Ricorrente deduce che allorché la Dada, nel 2007, aveva richiesto la cessione del dominio dadapro.it, il sig. Marcello Croce aveva risposto che per la vendita “sarà necessaria una offerta tale da giustificare, per noi, l’abbandono di un marchio che usiamo da molto tempo, nonché i costi correlati.”. Al riguardo, non si vede come tale frase possa essere ritenuta indice di malafede, dato che non viene richiesta alcuna cifra specifica, ma viene al contrario specificato che dovranno essere rimborsati i costi sostenuti e la perdita del marchio di fatto da tempo utilizzato; il che appare del tutto ragionevole. D’altra parte, non va dimenticato che elemento essenziale perché si verifichi la circostanza di cui all’art. 3.7, punto a) del Regolamento è che il dominio sia stato registrato allo scopo primario di cedere il dominio al Ricorrente titolare di un diritto di esclusiva sul nome; cosa che non solo non è stata dimostrata, ma è comunque impossibile da dimostrare, dato che allorché il dominio fu registrato la Dada s.p.a. non utilizzava la denominazione dadapro né aveva alcun diritto di marchio su di essa.

Quanto al secondo profilo, è parimenti escluso che il dominio sia stato registrato con lo scopo primario di danneggiare gli affari della Ricorrente; e ciò non solo perché, come detto, al momento della registrazione il nome dadapro non era ancora utilizzato dalla Dada s.p.a., ma anche per il fatto che Ricorrente e Resistente operano in settori del tutto diversi. Mentre infatti la Ricorrente opera nel settore informatico e più specificamente in quello dei nomi a dominio, la Resistente opera nel settore dell’intrattenimento musicale, dell’organizzazione di spettacoli e della realizzazione di impianti audio. Non sussiste quindi in alcun modo la circostanza di cui all’art. 3.7 punto c) del Regolamento.

Quanto al terzo profilo, la circostanza che al momento non vi sia alcun sito accessibile nel dominio in contestazione esclude che esso sia “intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti internet ingenerando la possibilità di confusione”. Il che esclude anche la ricorrenza della circostanza di cui all’art. 3.7, punto d), la quale, peraltro, se provata, dimostrerebbe la malafede solo nel mantenimento e non anche nella registrazione del nome a dominio.

Sotto quest’ultimo aspetto, la Ricorrente si è poi richiamata alla giurisprudenza delle procedure di riassegnazione secondo la quale il passive domain holding costituirebbe elemento da cui trarre la malafede. 

Al riguardo, premesso che anche il passive domain holding è elemento atto a dimostrare la malafede nel mantenimento del nome a dominio, ma non anche nella registrazione, è da osservarsi che esso è ritenuto generalmente dalla giurisprudenza elemento probante la malafede solo se accompagnato da altre circostanze concordanti nel condurre alla malafede; circostanze che nel caso di specie non risultano.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la Ricorrente non abbia provato la malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio contestato.

3) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

Seppur ad abundantiam, è da rilevare che non soltanto la Ricorrente non ha dimostrato la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione, ma la Resistente ha dimostrato la sussistenza di due delle tre circostanze, verificandosi anche una sola delle quali il Resistente è ritenuto avere titolo al nome a dominio in contestazione (art. 3.6, III comma).

Risulta, infatti, sia che il Resistente "prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede (…) si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, III comma, punto “a” del Regolamento), sia che il Resistente “…è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 3.6. n.3 b) del Regolamento).

Per quanto attiene alla prima circostanza, la Micro s.n.c. ha prodotto un preventivo indirizzatole nel 2006 dalla Webmastering.it per la realizzazione di un sito all’indirizzo www.dadapro.it ed alcune fatture pagate alla suddetta Webmastering da una società di persone di cui è socio il sig. Croce. Sul punto, la Ricorrente ha osservato che, non essendo stato il sito ancora messo in linea pur essendo trascorso parecchio tempo dalla data di tale preventivo (che peraltro contesta), non sarebbe dimostrato “un interesse serio ed oggettivo ad attivare il sito”. Si tratta peraltro di un ulteriore requisito non richiesto dal Regolamento, il quale fa riferimento soltanto ad un’oggettiva attività di preparazione all’uso del dominio, che come tale implica che il dominio non sia ancora in uso (come nel caso di specie).

Per quanto attiene alla seconda, è documentato che perlomeno a partire dal 2001 (ossia sei anni prima che Dada creasse la sua business unit Dada.Pro) la Micro s.n.c. ha reclamizzato la sigla dadapro quale parte del proprio indirizzo telematico riconducibile alla propria attività. A partire dal 2001, infatti, risultano utilizzati dalla Micro s.n.c. tre indirizzi di posta elettronica allocati presso tre diversi provider, ma aventi tutti come identificativo il nome “dadapro” (ossia: dadapro@tigullio.liguria.it, dadapro@libero.it, dadapro@interfree.it). Tali indirizzi risultano non soltanto dalle fatture e dalla corrispondenza commerciale prodotta, ma anche dalle inserzioni pubblicitarie effettuate nel corso degli anni. Sicché, la Micro s.n.c. era in effetti conosciuta anche “con il nome corrispondente al nome a dominio registrato” (pur non avendone registrato il relativo marchio) come minimo da chi con essa corrispondeva via posta elettronica.

Ne consegue, quindi, che ai sensi dell’art. 3.6, III coma del regolamento, la Micro s.n.c. deve essere ritenuta aver titolo alla registrazione del nome a dominio dadapro.it.

 In conclusione, al di là della identità del nome del dominio in contestazione registrato dalla Micro s.n.c. di Migliore A. e Croce M. nel 2005 con il marchio dada pro registrato nel 2008 dalla Dada s.p.a., la Ricorrente non ha dimostrato la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio da parte della Resistente; la quale ultima, invece, ha dimostrato l’esistenza di circostanze dalle quali il Regolamento deduce un suo diritto o titolo sul nome a dominio in contestazione. 

Il ricorso non può quindi che essere rigettato.                      

P.Q.M.

Il ricorso presentato dalla Dada S.p.a. per la riassegnazione del nome a dominio dadapro.it, è respinto ed il dominio rimane quindi assegnato alla Micro s.n.c. di Migliore A. e Croce M.
 
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.
  
Milano, 8 luglio 2008

Dott. Alessandro Nicotra