Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
dim.it
Ricorrente: DIM S.A. (Avv.
Fabrizio Jacobacci, Dott. Massimo Introvigne)
Resistente: Dimensione Immagine
S.r.l.
Collegio (unipersonale):
avv. Maria Luisa Buonpensiere
Svolgimento della procedura
Con ricorso pervenuto a C.r.d.d.
per e-mail il 10 settembre 2004 la società DIM S.A., corrente in
2 rue Nicephore Niepce, 71400 Autun, Francia, in persona del legale rappresentante
M. Francis Jagodowicz, rappresentata dall’Avv. Fabrizio Jacobacci e dal
Dott. Massimo Introvigne, domiciliata presso lo Studio Legale Jacobacci
& Associati, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino, introduceva una procedura
di riassegnazione ex art. 16 delle regole di naming, per ottenere
il trasferimento del dominio dim.it, registrato dalla società
Dimensione Immagine S.r.l., corrente, secondo l’indirizzo risultante dal
database whois, in Piazza Santa Maria La Nova 19, 80134 Napoli.
Il 14 settembre 2004 la
segreteria della Crdd verificava i dati del nome a dominio contestato sul
data base whois della Registration Authority, da cui risultava che il dominio
dim.it era stato sottoposto a contestazione registrata sul data base della
Registration Authority dal 25 agosto 2004.
I ripetuti tentativi di
accesso all’indirizzo http://www.dim.it non andavano a buon fine, risultando
il dominio "irraggiungibile".
Il 16 settembre perveniva
anche l'originale cartaceo del ricorso, con relativa documentazione. Il
17 settembre 2004 C.r.d.d., verificata la regolarità del ricorso,
provvedeva ad inviare copia dello stesso e della documentazione ad esso
allegata alla resistente per raccomandata a.r.. Contestualmente, il ricorso
veniva anche inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal
database whois.
Tuttavia, la raccomandata
inviata alla società resistente all’indirizzo risultante dal database
whois, veniva restituita dalle poste con l'indicazione, in data 27 settembre
2004, che il destinatario era sconosciuto.
Atteso che la società
resistente non provvedeva a far pervenire le repliche entro il termine
previsto dall’art. 5 delle Procedure di riassegnazione, CRDD il 25
ottobre 2004 nominava quale saggio la sottoscritta avv. Maria Luisa Buonpensiere,
la quale il 28 ottobre 2004 accettava l'incarico.
Allegazioni della ricorrente
La società DIM S.A.
afferma il proprio diritto al nome a dominio in contestazione sia in quanto
identico al cuore della sua denominazione sociale, sia in quanto
corrispondente, integralmente e pedissequamente, ad un segno distintivo
registrato ed utilizzato in Italia e in molti altri paesi dalla ricorrente
stessa, oggetto in quanto tale di diritti esclusivi a titolo di marchio.
Afferma e documenta che il marchio DIM è protetto da
diversi marchi internazionali, in relazione ai quali è stata a suo
tempo annotata la trascrizione a favore della ricorrente. A riprova di
ciò produce in copia semplice, allegate al ricorso introduttivo,
le registrazioni internazionali “DIM” n. 512890 del 19 marzo 1987, n. 483280
del 23 febbraio 1984, n. 433821 del 25 novembre 1977 e n. 427110 del 23
dicembre 1976 (documenti nn. 4, 5, 6 e 7 allegati al ricorso). Afferma,
inoltre, che la diffusione del marchio DIM nel settore della biancheria
intima e delle calze è facilmente verificabile con una semplice
ricerca su Internet attuata utilizzando uno qualsiasi dei motori di ricerca,
dalla quale risulta facilmente la fama e il prestigio di cui il marchio
gode.
La società ricorrente
afferma inoltre l’assenza in capo alla resistente di diritti o legittimi
interessi sul nome a dominio oggetto del reclamo, sulla base della constatazione
che la Dimensione Immagine S.r.l. non risulta avere usato nel commercio,
o per un’attività su Internet, o altrimenti, il nome DIM.
Infine sostiene la società
ricorrente che il nome a dominio dim.it è stato registrato in malafede
dalla Dimensione Immagine S.r.l., al solo scopo di creare una interferenza
con il noto marchio DIM, l’esistenza del quale, data la sua notorietà
in Italia e nel mondo nel settore della biancheria intima femminile, non
poteva essere ignorata dalla resistente. A riprova dell’utilizzo in mala
fede del nome a dominio dim.it la società ricorrente passa in rassegna
una folta schiera di decisioni adottate nell’ambito delle procedure ICANN
(in particolare: Telstra Corporation Limited vs. Nuclear Marshmallows –
caso D2000-003; Ingersoll-Rand Co. V. Frank Gully, d/b/a Advcomren – caso
D2000-0021; Compaq Computer Corporation v. Boris Beric – caso D2000-0042;
InfoSpace.com, Inc. v. Tenembaum Ofer – caso D2000-0075; Association of
British Travel Agents Ltd. v. Sterling Hotel Group Ltd – caso D2000-0086;
Marconi Data System, Inc. v. IRG Coins and Ink Source, Inc. – caso D2000-0090;
Sanrio Company, Ltd. and Sanrio, Inc. v. Neric Lau – caso D2000-0172; J.
Garcìa Carriòn, S.A. v. Mª José Catalàn
Frìas – caso D2000-0239; Advanced Micro Devices, Inc. v. [No Name]
– caso D2000-0515; Teledesic LLC v. McDouglas Design – caso D2000-0620;
Clinica Corachan, S.A. v. Fc Team Car, S.L. – caso D2000-0723; Red Bull
GmbH v. Harold Gutch – caso D2000-0766), nonché nell’ambito delle
procedure di riassegnazione italiane (così nel caso barbie.it –
decisione del 06.02.2002 – e nel caso holidayinn.it – decisione del 07.11.2003),
nelle quali “la detenzione passiva (passive holding)” è stata esplicitamente
riconosciuta come “elemento di malafede”.
Sulla base delle argomentazioni
addotte la ricorrente chiede il trasferimento del nome a dominio.
Allegazioni della resistente
Da quanto in atti risulta
che l’indirizzo dato dalla Dimensione Immagine S.r.l. al momento della
registrazione del nome a dominio risulta inesistente, tanto che le poste
hanno rimandato al mittente CRDD, in data 21 settembre 2004, il plico contenente
il ricorso per l’instaurazione della presente procedura e la documentazione
ad esso allegata, con la dicitura “destinatario sconosciuto”.
Tutto quanto posto in essere
dalla CRDD soddisfa le condizioni richieste dall’art. 2, I comma, lett.
B) delle procedure, sicché può ritenersi che la resistente,
legalmente posta in condizione di conoscere il ricorso, non abbia prodotto
replica alcuna nei termini.
Motivi della decisione
a) identità o confondibilità
del nome
Riguardo al primo dei requisiti
richiesti dalle Regole di Naming (art. 16.6 lettera a: “il nome a dominio
deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio
su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”) non vi
è dubbio che sia stato assolto.
Difatti il nome a dominio
in contestazione è identico sia al “cuore” della denominazione sociale
della ricorrente, sia al marchio di cui essa è titolare, la cui
registrazione è stata documentalmente provata.
Pertanto, poiché
la società resistente ha registrato un nome a dominio che è
una imitazione pedissequa e integrale del marchio dim, sul quale la ricorrente
ha ampiamente provato il proprio diritto, il sottoscritto saggio ritiene
soddisfatto il primo dei requisiti previsti dalle Regole di Naming.
b) inesistenza di un diritto
della resistente sul nome a dominio contestato
Con riferimento al secondo
dei requisiti richiesti, avendo la ricorrente provato un proprio diritto
sul nome “dim” e la confondibilità del nome a dominio con il marchio
registrato, sarebbe spettato alla resistente dimostrare a sua volta un
proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio, oppure provare
l’esistenza di una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell’art.
16.6 delle regole di naming deduce la presunzione juris et de jure dell’esistenza
di un titolo al nome a dominio in capo al resistente.
Invece, pur essendo stata
debitamente posta in grado di contraddire nei termini previsti dalle regole,
la resistente non ha fornito alcuna argomentazione o documentazione circa
suoi eventuali diritti o titoli relativi al nome a dominio oggetto di contestazione.
Sotto tale profilo, come
chiarito anche da altre pronunce, il diritto o titolo del resistente al
nome a dominio in contestazione non può in nessun caso essere costituito
dalla mera registrazione stessa del nome a dominio contestato, ma deve
essere rilevato aliunde. Una differente interpretazione vanificherebbe
il senso delle procedure di rassegnazione, in quanto i resistenti dovrebbero
essere ritenuti titolari di un diritto sul nome a dominio in contestazione
per il solo fatto di averli registrati per primi, e non potrebbe mai ritenersi
soddisfatto il requisito di cui all’art. 16.6b, escluso a priori dall’avvenuta
registrazione.
Infatti, non risulta né
che la resistente “prima di avere avuto notizia della contestazione in
buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il
nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico
di beni e servizi” (art. 16.6.1), visto che il sito all’indirizzo www.dim.it
contiene solo una pagina di MSN Search che informa circa l’impossibilità
di trovare il sito in questione; né che essa resistente “è
conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il
nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato
il relativo marchio” (art. 16.6.2), visto che la denominazione della stessa
è Dimensione Immagine S.r.l.; né che la resistente “del nome
a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale
senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il
marchio registrato” (art. 16.6.3), visto che il sito risultante all’indirizzo
www.dim.it non appare in alcun modo utilizzato a sostegno di alcuna attività.
Pertanto non può
che ritenersi accertato anche il secondo requisito di cui all’art. 16.6
lettera b) delle Regole di Naming, ossia la mancanza di titolo da parte
della resistente al nome a dominio in contestazione.
c) malafede della resistente.
Quanto alla malafede nella
registrazione e nell’uso del dominio (come richiesto dall’art. 16.6 lettera
c) ritiene il sottoscritto saggio che essa sia stata provata dalla documentazione
versata agli atti.
La denominazione dim, difatti,
è immediatamente riferibile ad uno dei più noti marchi nel
settore della biancheria intima femminile. La notorietà del marchio
in Italia e nel mondo risulta provata dal fatto che, impostando una semplice
ricerca su Internet con uno dei principali motori di ricerca, verrà
facilmente confermata la fama e il prestigio di cui gode il marchio DIM.
E’ difficile quindi ritenere
che la resistente ignorasse, al momento della registrazione, l’esistenza
di tale marchio di rinomanza mondiale, sul quale la resistente stessa appare,
ictu oculi, non poter rivendicare alcun diritto.
A ciò va aggiunto
che sul sito della resistente non appare essere svolta alcuna attività,
essendo risultato irraggiungibile durante tutto il corso della procedura.
A questo proposito, si deve rilevare che la detenzione passiva (passive
holding) di un nome a dominio è già stata riconosciuta in
diverse decisioni rilasciate anche nell’ambito delle procedure di riassegnazioni
internazionali, puntualmente richiamate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo,
come elemento di malafede. La detenzione del dominio per un periodo prolungato
di tempo senza che l’assegnatario ne faccia uso alcuno, lascia infatti
ipotizzare (e nel presente caso rafforza l’ipotesi) che oltre alla mancanza
di legittimo interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo di
rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.
Infine, altra circostanza
da cui dedurre la malafede del resistente può essere rinvenuta nel
fatto che l'indirizzo risultante dal data base del Registro è in
realtà inesistente; elemento questo che è ormai ritenuto
pacificamente elemento da cui dedurre la malafede del resistente.
Lo scrivente saggio ritiene
pertanto che la ricorrente abbia dimostrato la malafede della resistente
nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così
come intesa dall'art. 16.6 lett. c) e art. 16.7 delle regole di naming.
P.Q.M.
In considerazione di quanto
dedotto e provato nel procedimento, e viste le vigenti regole di naming,
si dispone il trasferimento del nome a dominio dim.it dall’attuale assegnataria
alla società DIM S.A., corrente in 2 rue Nicephore Niepce, 71400
Autun, Francia, in persona del legale rappresentante M. Francis Jagodowicz.
La presente decisione verrà
comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 12 novembre 2004
avv. Maria Luisa Buonpensiere.
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