C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
dim.it

Ricorrente: DIM S.A. (Avv. Fabrizio Jacobacci, Dott. Massimo Introvigne)
Resistente: Dimensione Immagine S.r.l.
 Collegio (unipersonale): avv. Maria Luisa Buonpensiere

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto a C.r.d.d. per e-mail il 10 settembre 2004 la società DIM S.A., corrente in 2 rue Nicephore Niepce, 71400 Autun, Francia, in persona del legale rappresentante M. Francis Jagodowicz, rappresentata dall’Avv. Fabrizio Jacobacci e dal Dott. Massimo Introvigne, domiciliata presso lo Studio Legale Jacobacci & Associati, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 delle regole di naming, per ottenere  il trasferimento del dominio dim.it,  registrato dalla società Dimensione Immagine S.r.l., corrente, secondo l’indirizzo risultante dal database whois, in Piazza Santa Maria La Nova 19, 80134 Napoli.
Il 14 settembre 2004 la segreteria della Crdd verificava i dati del nome a dominio contestato sul data base whois della Registration Authority, da cui risultava che il dominio dim.it era stato sottoposto a contestazione registrata sul data base della Registration Authority dal 25 agosto 2004.
I ripetuti tentativi di accesso all’indirizzo http://www.dim.it non andavano a buon fine, risultando il dominio "irraggiungibile".
Il 16 settembre perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso, con relativa documentazione. Il 17 settembre 2004 C.r.d.d., verificata la regolarità del ricorso, provvedeva ad inviare copia dello stesso e della documentazione ad esso allegata alla resistente per raccomandata a.r.. Contestualmente, il ricorso veniva anche inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 
Tuttavia, la raccomandata inviata alla società resistente all’indirizzo risultante dal database whois, veniva restituita dalle poste con l'indicazione, in data 27 settembre 2004, che il destinatario era sconosciuto.
Atteso che la società resistente non provvedeva a far pervenire le repliche entro il termine  previsto dall’art. 5 delle Procedure di riassegnazione, CRDD il  25 ottobre 2004 nominava quale saggio la sottoscritta avv. Maria Luisa Buonpensiere, la quale il 28 ottobre 2004 accettava l'incarico.

Allegazioni della ricorrente

La società DIM S.A. afferma il proprio diritto al nome a dominio in contestazione sia in quanto identico al cuore della sua denominazione sociale,  sia in quanto corrispondente, integralmente e pedissequamente, ad un segno distintivo registrato ed utilizzato in Italia e in molti altri paesi dalla ricorrente stessa, oggetto in quanto tale di diritti esclusivi a titolo di marchio. Afferma e  documenta che il marchio DIM  è protetto da diversi marchi internazionali, in relazione ai quali è stata a suo tempo annotata la trascrizione a favore della ricorrente. A riprova di ciò produce in copia semplice, allegate al ricorso introduttivo, le registrazioni internazionali “DIM” n. 512890 del 19 marzo 1987, n. 483280 del 23 febbraio 1984, n. 433821 del 25 novembre 1977 e n. 427110 del 23 dicembre 1976 (documenti nn. 4, 5, 6 e 7 allegati al ricorso). Afferma, inoltre, che la diffusione del marchio DIM nel settore della biancheria intima e delle calze è facilmente verificabile con una semplice ricerca su Internet attuata utilizzando uno qualsiasi dei motori di ricerca, dalla quale risulta facilmente la fama e il prestigio di cui il marchio gode.
La società ricorrente afferma inoltre l’assenza in capo alla resistente di diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto del reclamo, sulla base della constatazione che la Dimensione Immagine S.r.l. non risulta avere usato nel commercio, o per un’attività su Internet, o altrimenti, il nome DIM.
Infine sostiene la società ricorrente che il nome a dominio dim.it è stato registrato in malafede dalla Dimensione Immagine S.r.l., al solo scopo di creare una interferenza con il noto marchio DIM, l’esistenza del quale, data la sua notorietà in Italia e nel mondo nel settore della biancheria intima femminile, non poteva essere ignorata dalla resistente. A riprova dell’utilizzo in mala fede del nome a dominio dim.it la società ricorrente passa in rassegna una folta schiera di decisioni adottate nell’ambito delle procedure ICANN (in particolare: Telstra Corporation Limited vs. Nuclear Marshmallows – caso D2000-003; Ingersoll-Rand Co. V. Frank Gully, d/b/a Advcomren – caso D2000-0021; Compaq Computer Corporation v. Boris Beric – caso D2000-0042; InfoSpace.com, Inc. v. Tenembaum Ofer – caso D2000-0075; Association of British Travel Agents Ltd. v. Sterling Hotel Group Ltd – caso D2000-0086; Marconi Data System, Inc. v. IRG Coins and Ink Source, Inc. – caso D2000-0090; Sanrio Company, Ltd. and Sanrio, Inc. v. Neric Lau – caso D2000-0172; J. Garcìa Carriòn, S.A. v. Mª José Catalàn Frìas – caso D2000-0239; Advanced Micro Devices, Inc. v. [No Name] – caso D2000-0515; Teledesic LLC v. McDouglas Design – caso D2000-0620; Clinica Corachan, S.A. v. Fc Team Car, S.L. – caso D2000-0723; Red Bull GmbH v. Harold Gutch – caso D2000-0766), nonché nell’ambito delle procedure di riassegnazione italiane (così nel caso barbie.it – decisione del 06.02.2002 – e nel caso holidayinn.it – decisione del 07.11.2003), nelle quali “la detenzione passiva (passive holding)” è stata esplicitamente riconosciuta come “elemento di malafede”.
Sulla base delle argomentazioni addotte la ricorrente chiede il trasferimento del nome a dominio.

Allegazioni della resistente

Da quanto in atti risulta che l’indirizzo dato dalla Dimensione Immagine S.r.l. al momento della registrazione del nome a dominio risulta inesistente, tanto che le poste hanno rimandato al mittente CRDD, in data 21 settembre 2004, il plico contenente il ricorso per l’instaurazione della presente procedura e la documentazione ad esso allegata, con la dicitura “destinatario sconosciuto”.
Tutto quanto posto in essere dalla CRDD soddisfa le condizioni richieste dall’art. 2, I comma, lett. B) delle procedure, sicché può ritenersi che la resistente, legalmente posta in condizione di conoscere il ricorso, non abbia prodotto replica alcuna nei termini.

Motivi della decisione

a) identità o confondibilità del nome
Riguardo al primo dei requisiti richiesti dalle Regole di Naming (art. 16.6 lettera a: “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”) non vi è dubbio che sia stato assolto.
Difatti il nome a dominio in contestazione è identico sia al “cuore” della denominazione sociale della ricorrente, sia al marchio di cui essa è titolare, la cui registrazione è stata documentalmente provata.
Pertanto, poiché la società resistente ha registrato un nome a dominio che è una imitazione pedissequa e integrale del marchio dim, sul quale la ricorrente ha ampiamente provato il proprio diritto, il sottoscritto saggio ritiene soddisfatto il primo dei requisiti previsti dalle Regole di Naming.

b) inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato
Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, avendo la ricorrente provato un proprio diritto sul nome “dim” e la confondibilità del nome a dominio con il marchio registrato, sarebbe spettato alla resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio, oppure provare l’esistenza di una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming deduce la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al resistente.
Invece, pur essendo stata debitamente posta in grado di contraddire nei termini previsti dalle regole, la resistente non ha fornito alcuna argomentazione o documentazione circa suoi eventuali diritti o titoli relativi al nome a dominio oggetto di contestazione. 
Sotto tale profilo, come chiarito anche da altre pronunce, il diritto o titolo del resistente al nome a dominio in contestazione non può in nessun caso essere costituito dalla mera registrazione stessa del nome a dominio contestato, ma deve essere rilevato aliunde. Una differente interpretazione vanificherebbe il senso delle procedure di rassegnazione, in quanto i resistenti dovrebbero essere ritenuti titolari di un diritto sul nome a dominio in contestazione per il solo fatto di averli registrati per primi, e non potrebbe mai ritenersi soddisfatto il requisito di cui all’art. 16.6b, escluso a priori dall’avvenuta registrazione. 
Infatti, non risulta né che la resistente “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6.1), visto che il sito all’indirizzo www.dim.it contiene solo una pagina di MSN Search che informa circa l’impossibilità di trovare il sito in questione; né che essa resistente “è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2), visto che la denominazione della stessa è Dimensione Immagine S.r.l.; né che la resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3), visto che il sito risultante all’indirizzo www.dim.it non appare in alcun modo utilizzato a sostegno di alcuna attività.
Pertanto non può che ritenersi accertato anche il secondo requisito di cui all’art. 16.6 lettera b) delle Regole di Naming, ossia la mancanza di titolo da parte della resistente al nome a dominio in contestazione.

c) malafede della resistente.
Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio (come richiesto dall’art. 16.6 lettera c) ritiene il sottoscritto saggio che essa sia stata provata dalla documentazione versata agli atti. 
La denominazione dim, difatti, è immediatamente riferibile ad uno dei più noti marchi nel settore della biancheria intima femminile. La notorietà del marchio in Italia e nel mondo risulta provata dal fatto che, impostando una semplice ricerca su Internet con uno dei principali motori di ricerca, verrà facilmente confermata la fama e il prestigio di cui gode il marchio DIM.
E’ difficile quindi ritenere che la resistente ignorasse, al momento della registrazione, l’esistenza di tale marchio di rinomanza mondiale, sul quale la resistente stessa appare, ictu oculi, non poter rivendicare alcun diritto. 
A ciò va aggiunto che sul sito della resistente non appare essere svolta alcuna attività, essendo risultato irraggiungibile durante tutto il corso della procedura. A questo proposito, si deve rilevare che la detenzione passiva (passive holding) di un nome a dominio è già stata riconosciuta in diverse decisioni rilasciate anche nell’ambito delle procedure di riassegnazioni internazionali, puntualmente richiamate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, come elemento di malafede. La detenzione del dominio per un periodo prolungato di tempo senza che l’assegnatario ne faccia uso alcuno, lascia infatti ipotizzare (e nel presente caso rafforza l’ipotesi) che oltre alla mancanza di legittimo interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.
Infine, altra circostanza da cui dedurre la malafede del resistente può essere rinvenuta nel fatto che l'indirizzo risultante dal data base del Registro è in realtà inesistente; elemento questo che è ormai ritenuto pacificamente elemento da cui dedurre la malafede del resistente.
Lo scrivente saggio ritiene pertanto che la ricorrente abbia dimostrato la malafede della resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 16.6 lett. c) e art. 16.7 delle regole di naming.

P.Q.M.

In considerazione di quanto dedotto e provato nel procedimento, e viste le vigenti regole di naming, si dispone il trasferimento del nome a dominio dim.it dall’attuale assegnataria alla società DIM S.A., corrente in 2 rue Nicephore Niepce, 71400 Autun, Francia, in persona del legale rappresentante M. Francis Jagodowicz. 
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza. 
Roma, 12 novembre 2004
avv. Maria Luisa Buonpensiere. 


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