Con ricorso pervenuto alla CRDD in originale cartaceo e in formato elettronico il 23 aprile 2002, la Antwerps & Partner GmbH (d’ora innanzi “ricorrente”) con sede in Vogelsanger Strasse 66 – 50823, Koln, Germania, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio doccheck.it registrato dalla Qubisoft di Quareni Luca e C. s.a.s., (d’ora innanzi “resistente” o “Qubisoft”) con sede in via Vergerio 31 – 35100, Padova.

Verificata la regolarità del ricorso, lo stesso giorno la segreteria della CRDD controllava l'intestatario del nome a dominio sul database whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo http://www.doccheck.it.

Le verifiche consentivano di accertare in particolare:

- che il dominio doccheck.it risultava assegnato alla Quibisoft di Quareni Luca e C. s.a.s. dal 2 maggio 2000; 
- che il dominio doccheck.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 28 dicembre 2001;
- che l’indirizzo http://www.doccheck.it risultava irraggiungibile. 

Pervenuto il corrispettivo per la procedura, in data 30 aprile 2002 la segreteria della CRDD provvedeva ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

Pur essendo la raccomandata stata restituita dalle poste per essersi il destinatario trasferito dall’indirizzo risultante dal whois, il ricorso veniva ricevuto nel formato elettronico dal resistente, il quale in data 21 maggio 2002 faceva pervenire alla CRDD le proprie repliche in formato elettronico.  Ad esse seguivano, spedite nella stessa data, le repliche in formato cartaceo, che pervenivano a CRDD in data 24 maggio 2002. Lo stesso giorno CRDD le inoltrava per raccomandata alla resistente.

Il 25 maggio 2002 CRDD nominava quale saggio incaricato della procedura il sottoscritto dott. Paolo Luigi Zangheri, il quale, in data 26 maggio 2002, accettava l’incarico.

In via preliminare si pone la questione concernente la legittimazione della società QUBIsoft S.r.l. ad agire in qualità di resistente essendo differente, per quanto risulta agli atti, il soggetto assegnatario del dominio “doccheck.it”. 

A tal fine in data 31 maggio 2002 fu emessa la seguente ordinanza:

Il collegio uninominale composto dal sottoscritto dott. Paolo Luigi Zangheri
viste le repliche della parte resistente;
rilevato che esse risultano sottoscritte dalla QUBIsoft s.r.l.;
rilevato che il nome a dominio risulta invece registrato alla Qubisoft di Quareni Luca e C. s.a.s.;
visto l'art. 12 delle procedure di riassegnazione, secondo cui "in aggiunta al reclamo e alla replica, il collegio può, a propria discrezione, richiedere a ciascuna delle parti ulteriori precisazioni e documenti";
ritenuto opportuno, alla luce delle repliche della parte resistente, ottenere da quest’ultima ulteriori precisazioni in ordine alla legittimazione passiva del soggetto che ha sottoscritto le repliche;
Ciò premesso,
dispone termine al resistente sino al 10 giugno 2002 per fornire precisazioni ed eventuali documenti relativamente alla propria legittimazione attiva.
Precisazioni e documenti dovranno pervenire entro il suddetto termine via e-mai all'indirizzo di posta elettronica svp@crdd.it e contestualmente inviati a cura del mittente per conoscenza all'altra parte.
Per verificare il rispetto del termine farà fede la data di arrivo della e-mai risultante alla CRDD.
Si ricorda che, secondo l'art. 14, I comma delle procedure di riassegnazione, il suddetto termine è perentorio. Pertanto, quanto pervenuto oltre la data indicata non potrà essere preso in considerazione.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 12, II comma delle procedure di riassegnazione, il termine per il deposito della decisione risulta prorogato al 26 giugno 2002.

In data 3 giugno 2002 QUBIsoft S.r.l. rispose con la seguente dichiarazione:

Con riferimento all'ordinanza emessa in data 30 maggio 2002 dal Dott. Paolo Luigi Zangheri, saggio incaricato della procedura in oggetto, nella quale si richiedono precisazioni in ordine alla legittimazione passiva del soggetto che ha sottoscritto le repliche, si precisa che la società "Qubisoft di Quareni Luca e C. S.a.s." è stata trasformata in società a responsabilità limitata con la denominazione "Qubisoft S.r.l." con effetto dal 24/01/2001 come risulta dalla visura camerale che si allega come scansione in formato jpg.

La visura della CCIAA di Padova confermava la trasformazione societaria.

Di conseguenza, si afferma la piena legittimazione della società QUBIsoft S.r.l. ad agire come parte resistente per la presente procedura di riassegnazione.

Si nota peraltro che in conseguenza dello stato di contestazione, registrato sul database della Registration Authority Italiana in data 28 dicembre 2001, in  conformità alle attuali Regole di Naming (art. 10), il trasferimento della titolarità del dominio in questione in seguito a trasformazione societaria tra QUBISOFT di Quareni Luca s.a.s. e QUBIsoft S.r.l. non è consentito fino a risoluzione della contestazione. 

Sui motivi e le conseguenze del mancato trasferimento di titolarità nel periodo intercorrente tra il 2 gennaio 2001 (data di inserimento nelle procedure di registrazione della parte riguardante la “Trasformazione, incorporazione o fusione societaria”) e il 28 dicembre 2001 (data di attivazione della contestazione), ovvero circa l’eventuale obbligatorietà di tale trasferimento, le regole di naming attualmente in vigore non offrono alcuna indicazione specifica e per questo motivo, ai soli fini di questo procedimento, lo scrivente collegio stabilisce che la questione esula dalle sue competenze e che quindi non potrà avere peso o rilevanza alcuna sullo svolgimento e il risultato della presente procedura.

La ricorrente Antwerpes & Partner Gmbh afferma e documenta di essere titolare del marchio comunitario “DocCheck” N° 888222 registrato in data 23/02/2000 all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno rivendicante le classi 35, 38 e 42, relativa a Pubblicità, Telecomunicazioni e Provider di servizi Internet.

La ricorrente osserva che il dominio “doccheck.it” non sarebbe attivo né in uso.

La ricorrente ritiene di necessitare del dominio doccheck.it per gestire la versione in lingua italiana di DocCheck, menzionando la rapida crescita del proprio portale sanitario DocCheck (www.doccheck.de) e l’espansione dei suoi siti e servizi.

La ricorrente afferma di aver cercato di mettersi in contatto telefonicamente con la resistente, senza esito alcuno (i numeri riportati per questi tentativi sono 0039 49 8020719 e 0039 49 8763444) e di aver inviato in data 12 ottobre 2001 agli indirizzi di posta elettronica commerciale@qubisoft.it e info@qubisoft.it un messaggio invitando la resistente a cedere il dominio entro il termine perentorio di 3 settimane.

La ricorrente sostiene che il dominio “doccheck.it” fu registrato e tenuto inattivo dalla Qubisoft (che definisce propria concorrente sul mercato italiano) allo scopo di impedirne l’espansione e le essenziali attività di marketing.

Conclude la ricorrente affermando, in base a normativa europea, di detenere il diritto a riservarsi i domini locali per il proprio marchio DocCheck.

La società Qubisoft S.r.l. afferma di poter dimostrare:
 
 a) di aver registrato il nome a dominio in questione in totale buona fede;
 b) di non essere a conoscenza né di volere in alcun modo ostacolare le strategie commerciali del ricorrente;
c) di aver un concreto progetto d’uso per il suddetto dominio al fine di offrire servizi al pubblico.
 
 La resistente afferma e documenta che la ricorrente dichiara sul proprio sito che “DocCheck è un servizio di password su internet per gli operatori sanitari, medici prescrittori e farmacisti dispensatori, ai sensi del D.L.vo 541/92 sulla pubblicità sui farmaci. La richiesta di password Doccheck è gratuita e consente l'accesso ai siti e alle sezioni ristrette da password di molti siti di carattere medico”.
 
 La resistente afferma di avere intrapreso fin dal 1992 attività ed esperienze nel campo delle soluzioni tecnologiche per la Sanità, spaziando nelle sue attività dal software per la gestione e il management della Sanità, alla telemedicina e, dal 1997, alla realizzazione di siti Internet. Indica poi la resistente di essere in possesso di certificazioni UNI EN ISO 9002, UNI CEI EN 46002 per la produzione di apparecchiature elettromedicali. Afferma inoltre di aver realizzato siti Internet in campo medico in collaborazione con associazioni scientifiche e “sponsor prestigiosi”, di progettare, organizzare e realizzare studi epidemiologici multicentrici ed infine di possedere, grazie all’esperienza maturata nella gestione automatizzata dei DRG (Diagnosis Related Groups, sistema di classificazione dei pazienti dimessi dagli ospedali che attualmente viene utilizzato anche in Italia come base per il finanziamento delle Aziende Ospedaliere) del supporto tecnologico per la realizzazione di raccolte dati sanitari. Sulla base di queste affermazioni, quindi, la resistente afferma non esistere relazione concorrenziale tra le proprie attività e le attività di DocCheck, tuttalpiù indica una possibile complementarità tra il servizio DocCheck (controllo di accesso per medici) ed i propri  portali.
 
 La resistente afferma di essere impegnata nella progettazione e realizzazione di un sistema per l’archiviazione di dati sanitari personali. Per tale progetto ha ipotizzato il nome DOCCHECK, composto dalla particella DOC (con riferimento all’ambito medico) e dalla particella CHECK (con riferimento alla possibilità di monitorizzazione di uno stato di salute e alla possibilità di richiedere consulenze mediche on-line). Di tale progetto non viene peraltro fornita prova alcuna, pur dichiarando la resistente di essere disposta a fornire eventuale documentazione in seguito a sottoscrizione di una dichiarazione di riservatezza (NDA).
 
 La resistente afferma quindi che l’inattività del dominio non sia da imputare a “passive holding”, volto al fine di bloccare l’attività del ricorrente ma la imputa alla necessità di mantenere riservate le fasi precedenti al lancio sul mercato di un nuovo prodotto, stanti i tempi tecnici di studio, progettazione e marketing.
 
 La resistente osserva infine che la registrazione del dominio in questione è avvenuta in data 2 maggio 2000, due mesi circa dopo la registrazione del marchio DocCheck (23 febbraio 2000). Afferma quindi di non poter essere allora a conoscenza del progetto di espansione del ricorrente in Italia.

 a) il nome a dominio contestato deve essere identico, o tale da indurre confusione, rispetto ad un marchio sul quale il ricorrente vanti dei diritti, 

 b) il resistente non abbia diritto o titolo alcuno in relazione al nome a dominio contestato, e                                        
 
 c) il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato in mala fede.
  
 Qualora il ricorrente provi la sussistenza delle condizioni a) e c) e il resistente, a sua volta, non provi di avere diritto o titolo al nome in oggetto, il nome a dominio sarà trasferito al ricorrente. 

 La parte resistente ha affermato, nella sua replica, di utilizzare il nome a dominio “doccheck.it” nell’ambito di un progetto tuttora in fase di studio, in ogni caso non ancora maturo per il lancio sul mercato. La resistente pone l’accento inoltre sulla necessità di proteggere il proprio investimento attraverso la massima riservatezza circa tale progetto e pertanto non ha autonomamente e spontaneamente fornito alcuna prova documentale. La condizione proposta per il rilascio di documentazione (sottoscrizione di un documento di riservatezza) non trova, nelle norme che regolano questa procedura, spazio alcuno e configura una forzatura dei termini, essendo la facoltà di richiedere alle parti ulteriori precisazioni a esclusiva discrezione del collegio e non può essere proposta o suggerita da nessuna delle parti.
 
 Pertanto, ai sensi delle norme di naming, la parte resistente non ha provato il proprio diritto o titolo all’uso del nome. Il requisito di cui all’art. 16.6 (b) è soddisfatto.
 
 Registrazione e utilizzo in mala fede
 
 Le norme di naming sulla base delle quali è condotta la procedura di rassegnazione di un nome a dominio per il ccTLD .it sono esplicite nel definire i ruoli del collegio e delle parti in causa. In conformità a queste precise indicazioni il collegio deve trarre la propria decisione sulla base delle affermazioni rese dalle parti e dei documenti prodotti. Spetta quindi alle parti farsi carico delle prove, in particolare: per il ricorrente in merito alla sussistenza delle condizioni A e C, e alla parte resistente circa l’insussistenza della condizione B dell’art. 16.6.
 
 Circa la malafede della registrazione del nome a dominio “doccheck.it” la ricorrente afferma: “Il nome a dominio www.doccheck.it è stato assunto e tenuto inattivo da Qubisoft (un’azienda concorrente di DocCheck sul mercato italiano della sanità per via elettronica), allo scopo di impedire l’espansione e le essenziali attività di marketing di DocCheck in Italia.”.
 
 Tale affermazione non è però suffragata da prove o almeno dall’indicazione di circostanze specifiche (ad esempio, quelle indicate all’art. 16.7 delle citate norme).
 
 L’identità di un  nome a dominio ad un marchio registrato è una delle condizioni da soddisfare, proprio per la sua peculiarità che la pone alla base della condizione di cui all’art. 16.6 (a) non può essere al tempo stesso sufficiente da sola a soddisfare ipso facto anche l’altra condizione ex art. 16.6 (c).
 
 La ricorrente afferma di aver cercato di contattare la resistente sia telefonicamente che via posta elettronica. La descrizione delle circostanze di tali tentativi, tuttavia, pone il dubbio circa l’efficacia di tali tentativi. Per quanto concerne il contatto telefonico vengono indicati due numeri in un formato non più compatibile con il piano di numerazione nazionale per le telefonate provenienti dall’estero (ovvero con l’omissione dello zero del numero urbano) fin dal 18 dicembre 1998. E’ quindi possibile che la ricorrente non abbia, in realtà, raggiunto la resistente per proprio difetto e non per colpa della resistente. Il messaggio di posta elettronica, inviato a due indirizzi generici (info@ e commerciale@) identifica erroneamente il detentore del marchio registrato nella società DocCheck Medical Services GmbH e non nella Antwerpes & Partners GmbH. Non si può quindi affermare che la mancanza di risposte alle perorazioni della ricorrente da parte della resistente sia indice di mala fede, specialmente in assenza di ulteriori tentativi di contatto più affidabili, quali, ad esempio, una raccomandata AR.
 
 Il fatto poi che sia la ricorrente che la resistente operino in ambiti collegati ad  Internet e al mondo della Sanità e che entrambe le società abbiano realizzato siti e portali per conto di, o in collaborazione con, case farmaceutiche, da solo, non è sufficiente a provare la volontà della QUBIsoft di impedire l’utilizzo del nome a dominio in questione con finalità quali quelle indicate all’art. 16.7 (b), (c) e (d). Per quanto concerne la circostanza di cui all’art. 16.7 (a), questa non è stata neppure ipotizzata dal ricorrente.
 
 A ciò va aggiunto che, in base a verifiche condotte da questo collegio, la registrazione del marchio comunitario DocCheck è effettivamente avvenuta, come indicato dalla ricorrente, il 23 Febbraio 2000 ma la pubblicazione sul bollettino N° 035/2000  dell’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno è avvenuta in data 2 maggio 2000, paradossalmente il giorno stesso in cui la Registration Authority Italiana completava la procedura di registrazione del dominio doccheck.it assegnandolo a QUBIsoft. E’ quindi plausibile che la resistente non fosse a conoscenza dell’avvenuta registrazione del marchio e sicuramente di tale evento la ricorrente non ha fornito prova alcuna.
 
 La mala fede della resistente circa la registrazione del nome a dominio in questione non è quindi provata.
 
 Inoltre, come la stessa ricorrente ha affermato, il dominio doccheck.it non risulta al momento utilizzato per l’identificazione di un sito o la divulgazione di pagine e quindi, in assenza di ulteriori allegazioni, non è provato che il resistente ne stia facendo uso in malafede.
 
 Ciò considerato, non è possibile considerare soddisfatta la condizione di cui all’art. 16.6 (c).
 
 Peraltro queste considerazioni non escludono affatto che la registrazione del dominio doccheck.it possa configurare, teoricamente, la violazione di norme nazionali o comunitarie relative al marchio registrato; tale accertamento esula comunque dalle competenze e pertinenze di questo collegio e dovrebbe essere, eventualmente, affidato ad altra istanza.