Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
DOSKSTEPS.IT

Ricorrente: Zeis Excelsa s.p.a.. (Sib s.p.a. e avv. Angelica Lodigiani)
Resistente: Tecnology Company Solutions s.r.l.
Collegio (unipersonale): Avv. Prof. Alfredo Antonini

Svolgimento della procedura

In data 20 dicembre 2005 perveniva a CRDD via e-mail ricorso proposto dalla Zeis Excelsa s.p.a., in persona del suo legale rappresentante sig. Giuseppe Pizzutilla, con sede in Via Alpi 133/135, 63014 Montegranaro (AP), rappresentata e difesa dalla Società Italiana Brevetti s.p.a. e da tutti i mandatari tra cui l’avv. Angelica Lodigiani, con sede in Piazza di Pietra 39 - 00186 Roma,  presso la quale eleggeva domicilio.

Con il suddetto ricorso la ricorrente introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it  per ottenere il trasferimento a suo favore del nome a dominio docksteps.it registrato dalla Tecnology Company Solutions  s.r.l..

La CRDD verificava i dati del nome a dominio docksteps.it sul data base whois del Registro, accertando che lo stesso risultava contestato dal 4 ottobre 2005. Verificava poi che l’indirizzo http://www.docksteps.it risultava irraggiungibile. 

In data 27 dicembre  2005 perveniva per posta l’originale del ricorso e della documentazione ad esso allegata, che CRDD provvedeva ad inviare per raccomandata alla società resistente all’indirizzo indicato nel whois del Registro. Essendo l’indirizzo della società risultato inesistente, CRDD provvedeva il 10 gennaio 2006 a inviare il ricorso all’admin-c risultante dal whois. Ma anche tale plico veniva restituito al mittente in data 21 gennaio 2006. 

Anche le e-mail con il ricorso inviate all'indirizzo postmaster@docksteps.it ed agli indirizzi del postmaster e dell'admin-c indicati sul database whois del Registro venivano restituite da sistema, non essendone possibile il recapito.

Risultando dalla busta inviata all'admin-c restituita dalle poste il 13 gennaio quale data di arrivo della raccomandata all’ufficio postale di destinazione, da tale data sono da ritenersi decorrere i 25 giorni concessi al resistente per  le repliche. Pertanto il 9 febbraio 2006 CRDD nominava quale saggio il sottoscritto avv. Prof. Alfredo Antonini, il quale in data 10 febbraio 2006 accettava l’incarico. 

Allegazioni della ricorrente

 La società ricorrente afferma e documenta di essere una delle più importanti realtà italiane nel settore calzaturiero. Tra i vari marchi di cui è titolare, la Zeis  documenta si essere titolare del marchio Docksteps registrato e sempre rinnovato sin dal 1980, marchio che si riferisce ad una linea di scarpe ampiamente nota sia in Italia che all’estero.

La ricorrente ritiene sussistenti tutti i requisiti richiesti dal Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it per la riassegnazione del nome a dominio contestato, in quanto a suo avviso:

a)sussisterebbe assoluta identità fra il nome a dominio registrato dalla Tecnology Company solutions e il marchio  registrato dalla Zeis;
b)la resistente non avrebbe diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo, come risulterebbe anche dal fatto che il nome a dominio non conduce ad alcun sito attivo;
c)il nome a dominio sarebbe stato registrato e usato  in malafede allo scopo impedire al titolare di registrare il proprio marchio come nome a dominio e di danneggiare gli affari della ricorrente. La mala fede  sarebbe dimostrata dal fatto che, data la rinomanza e il carattere distintivo del marchio, è impensabile che la resistente ignorasse i diritti che su tale nome la ricorrente o altra entità potesse avere. 

Altro indice di mala fede sarebbe costituita dalla circostanza che la resistente ha registrato oltre 150 nomi a dominio corrispondente a marchi noti altrui.

In relazione all’uso, la ricorrente rileva che nel caso di specie sussiste una tipica ipotesi di passive holding essendo il dominio inutilizzato da oltre cinque anni; il che induce a ritenere che il dominio sia mantenuto inattivo allo scopo di impedire al titolare del marchio la registrazione del dominio corrispondente.

Anche la circostanza che i contatti riportati nel whois siano risultati errati e inesistenti costituirebbe ulteriore indizio di mala fede.

Su tali basi, la ricorrente chiede che il dominio sia  trasferito alla Zeis Excelsa s.p.a.. 

Motivi della decisione

a) Identità e confondibilità del nome

Il nome a dominio docksteps.it è del tutto uguale al marchio “docksteps”, di cui la ricorrente è titolare esclusiva per l’Italia. E’ quindi di tutta evidenza la identità e confondibilità del nome a dominio contesto con l’omonimo marchio, e di conseguenza la sussistenza di quanto richiesto dall’art. 16.6.a del Regolamento.

b) Inesistenza di un diritto del resistente sul nome a dominio contestato.

Nessuna prova è stata fornita da parte del resistente circa l’esistenza di un eventuale diritto o titolo al nome a dominio docksteps.it concorrente con quello della ricorrente. 

Essendo stato provato dalla ricorrente un proprio e diritto sul nome a dominio in contestazione,  sarebbe spettato alla resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo sul nome a dominio in contestazione, oppure provare una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell’art. 16.6 del Regolamento deduce la presunzione dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al resistente. 

Ciò non solo non è avvenuto; ma anche le informazioni acquisite d'ufficio hanno ragionevolmente escluso che la Tecnology Company Solutions s.r.l. possa avere qualsivoglia diritto o titolo sul nome a dominio in contestazione, non essendo emersa alcuna evidenza dell'esistenza delle circostanze indicate dagli artt. 16.6.1, 16.6.2 e 16.6.3 del Regolamento.

Si ritiene pertanto accertato anche il secondo requisito di cui all’art. 16.6 lettera b) del Regolamento, ossia la mancanza di alcun titolo o diritto del resistente sul nome a dominio in contestazione. 

c) Malafede della resistente.

L’art. 16.6 c) del Regolamento richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

 Al riguardo, il sottoscritto ritiene, stanti le prove addotte dalle ricorrenti e richiamandosi in particolare a quanto previsto all’articolo 16.7 del Regolamento, che sussista la malafede della resistente  nella registrazione e nel mantenimento dei nomi a dominio in contestazione. 

Come documentato anche dalla ricorrente, il marchio Docksteps ha una rilevanza nazionale e internazionale  nel settore calzaturiero. E’ quindi inverosimile che la resistente abbia registrato tale nome a dominio senza sapere di ledere con tale registrazione il diritto della ricorrente, così come appare del tutto inverosimile che la registrazione del nome a dominio che contiene per intero detto marchio sia una mera coincidenza.

Oltre a ciò, il nome a dominio docksteps.it non è mai stato concretamente utilizzato. Ciò integra la fattispecie della detenzione passiva (passive holding), che per pacifica giurisprudenza è ritenuto elemento da cui dedurre la malafede del resistente.  La detenzione del dominio per un periodo prolungato di tempo senza che l’assegnatario ne faccia uso alcuno, lascia infatti ipotizzare (e nel presente caso rafforza l’ipotesi) che oltre alla mancanza di legittimo interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.

A completare il quadro, costituiscono indici di mala fede, come affermato anche dalla ricorrente, il fatto che la Tecnology risulti assegnataria di oltre 150 nomi a dominio corrispondenti a marchi famosi nonchè la circostanza che tutti gli indirizzi risultanti dal whois sono risultati inesatti o inesistenti.

Si ritiene quindi sussistente anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.

P.Q.M.

Sulla base di quanto esposto e visto il vigente Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it, viene disposta la riassegnazione del nome a dominio docksteps.it dall’attuale assegnataria alla Zeis Excelsa s.p.a. con sede in Via Alpi 133/135 Montegranaro (AP).

La presente decisione verrà comunicata al Registro per i provvedimenti di sua competenza. 

Trieste, 15 febbraio 2006

Avv. Prof. Alfredo Antonini.
 


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