Con ricorso pervenuto alla CRDD via e-mail il 23 luglio 2001 la  Rusconi Editore S.p.A. con sede in Milano, Viale Sarca 235, rappresentata dall’avv. Mariacristina Rapisardi, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio donna.it, registrato dal Sig. Mauro Miotello.

In pari data la segreteria della CRDD verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority e la pagina web risultante all'indirizzo www.donna.it. Le verifiche consentivano di appurare in particolare: 

• che il dominio donna.it risultava registrato in data 9 dicembre 1997 ed attualmente assegnato al sig. Mauro Miotello dal 19 settembre 2000; 
• che il dominio donna.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. in data 11.6.2001; 
• che all'indirizzo www.donna.it risultava un sito attivo. 

Dalla ricevuta di ritorno risultava che il ricorso era pervenuto al destinatario in data 1 agosto 2001. In data 21 agosto 2001 il resistente inviava alla CRDD una e-mail nella quale anticipava l’invio di repliche e documentazione; repliche e documentazione che, in formato cartaceo, pervenivano alla Crdd il 22 agosto 2001. 

Verificatane la regolarità, la CRDD le trasmetteva alla ricorrente.Il 24 agosto 2001, la CRDD nominava il sottoscritto saggio, il quale, in data 27 agosto 2001, accettava l’incarico. 

La ricorrente Rusconi Editore S.p.A. dichiara e prova di essere titolare dei seguenti marchi: 

• - marchio italiano n. 325097 depositato il 13.3.1980, concesso il 30.1.1981 – e rinnovato il 10.3.2000 con domanda n. MI2000C002817 costituito dalla dicitura “donna” per i beni e servizi appartenenti alle classi 16, 35, 42; 
• - marchio internazionale n. 461753, concesso il 9.7.1981 costituito dalla dicitura “donna” per i beni e servizi appartenenti alle classi 16, 35, 42; 
• - marchio statunitense n. 1221618, concesso il 28.12.1982 costituito dalla dicitura “donna” per i beni e servizi appartenenti alla classe 16; 
• - marchio canadese n. 272575 concesso l’8.10.1982 costituito dalla dicitura “donna” per i beni e servizi appartenenti alla classe 16; 

La Rusconi Editore afferma che la resistente non ha diritti e interessi legittimi sul nome a dominio contestato, non risultando che il soggetto attuale assegnatario del nome a dominio abbia registrato marchi costituiti o composti dalla parola ‘donna.it’, e non essendo questi conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome ‘Donna’.

La ricorrente sostiene inoltre che all’epoca della propria contestazione, inoltrata con raccomandata in data 23 novembre 2000, e quindi dopo quasi tre anni dalla registrazione del domain name donna.it (9 dicembre 1997), il sito non era attivo, il che consentirebbe di affermare che l’assegnatario, prima della contestazione, non avrebbe usato né si sarebbe oggettivamente preparato ad usare il domain name contestato per offerta al pubblico di beni o servizi; che oggi il sito corrispondente al domain name contestato promuove la prossima attivazione del primo “web magazine tutto al femminile”; che nella home page campeggia la dicitura ‘Donna’ scritta in caratteri assai simili a quelli utilizzati nella copertina della rivista ‘Donna’ edita dalla Rusconi Editore; che cliccando sulle fotografie femminili presenti nella home page si apre una pagina contenente un questionario che le ‘lettrici’ sono chiamate a compilare; che nella home page non viene fatto alcun riferimento all’editore o proprietario del web magazine, e che solo in fondo al questionario viene indicata la Società Ashnet s.r.l. come soggetto da autorizzare per l’eventuale utilizzazione dei dati personali.

Secondo la ricorrente da quanto esposto risulterebbe che l’assegnatario utilizzerebbe il domain name contestato con l’intento di sviare la clientela della Rusconi Editore, o comunque in modo tale da concretare la violazione del marchio ‘Donna’. 

Ciò, secondo la ricorrente, dimostrerebbe la malafede del resistente nella registrazione e utilizzazione del domain name contestato, in quanto questi sfrutterebbe intenzionalmente la notorietà del marchio ‘Donna’ per attrarre, allo scopo di promuovere il lancio di una rivista on-line e di trarne profitto, utenti di Internet creando confusione con il marchio della Rusconi.

Inoltre – afferma e documenta la ricorrente – nel corso dei contatti che sono seguiti all’invio della diffida della Rusconi, l’assegnatario a mezzo del proprio legale in data 11 dicembre 2000 avrebbe contestato ogni addebito dichiarandosi, comunque, disponibile a “valutare in via transattiva una proposta economica per la cessione del domain name contestato”. Successivamente all’offerta della ricorrente della somma di Lit. 2.000.000 per l’acquisto del nome a dominio, l’assegnatario, sempre tramite il proprio legale, ha risposto dichiarando che “l’offerta non rientra in una odierna valutazione di mercato dei nomi a dominio. Anzi la cifra segnalata non è neppure sufficiente ad aprire una trattativa”. Dalla detta dichiarazione, secondo la ricorrente, risulterebbe la involontaria ammissione del resistente di aver registrato il domain name allo scopo primario di venderlo per un corrispettivo monetario superiore ai costi  ragionevolmente sostenuti per la registrazione e il mantenimento del nome a dominio medesimo; cosicché dovrebbe ritenersi sussistente la circostanza esemplificata nell’art. 16.7 delle regole di naming ai fini della prova della mala fede del registrante.

Da quanto sopra esposto la ricorrente ritiene che il domain name contestato è stato registrato e viene utilizzato in male fede e ne chiede pertanto la rassegnazione a suo favore. 

Il resistente, Sig. Mauro Miotello, contesta le argomentazioni della ricorrente osservando anzitutto che in base alla legge italiana (art. 47 e 18 della legge sui marchi) esisterebbe un divieto generale riguardo la registrazione come marchi di espressioni generiche, sostenendo sotto detto profilo la non legittimità e nullità del marchio registrato ‘Donna’. In proposito richiama ed allega le decisioni relative alle procedure di riassegnazione sui nomi a dominio ‘gente.it’ e ‘tuttomoto.it’, la sentenza del Tribunale di Siracusa del 23 marzo 2001 relativa al nome a dominio ‘sicilyonline.it’ e la sentenza della Cassazione relativa al caso Mio-Nestè. Afferma inoltre che la parola ‘donna’ risulterebbe utilizzata da molti altri nomi a dominio già registrati (ricavati dal sito www.carambole.it) e circa 500 imprese in Italia (ricavati dal sito www.infoimprese.it e www.paginegialle.it) e che coinciderebbe con il cognome di 265 persone in Italia (ricavati dalla ricerca www.paginebianche.it). Il che dimostrerebbe, secondo il resistente, la non esclusività di utilizzo della parola donna da parte della ricorrente.

Riguardo il proprio diritto o titolo all’utilizzo al dominio donna.it il resistente richiama le regole di naming in base alle quali non sarebbe necessario alcun requisito per la registrazione di nomi comuni.
Con riferimento alla mala fede, l’assegnatario afferma a) che il dominio non sarebbe stato registrato allo scopo primario di venderlo o cederlo in uso al titolare dei diritti sul marchio in quanto sarebbe stato registrato da un diverso soggetto dal quale lo avrebbe acquistato in data 15 settembre 2000, e non avrebbe mai contattato la Rusconi Editore per la cessione del nome a dominio, avendo solo manifestato nel corso dei contatti con il legale della ricorrente una generica disponibilità ad una eventuale soluzione transattiva; b) che non sarebbe stato registrato allo scopo di utilizzarlo per una attività concorrenziale con quella del ricorrente bensì “per creare una comunità virtuale di donne on-line”; c) che non sarebbe stato registrato allo scopo di danneggiare gli affari del ricorrente o usurparne il nome, dal momento che il traffico sul sito sarebbe allo stato scarso e non comparabile con la tiratura della rivista della ricorrente, e che nel sito non vi è alcun riferimento alla rivista ‘Donna’; d) che l’utilizzazione del nome a dominio non sarebbe fatta allo scopo di trarne profitto e di attrarre utenti Internet creando motivi di confusione con il marchio della ricorrente, dal momento che il progetto sarebbe ancora in fase di sviluppo a causa delle poche risorse economiche disponibili e che dall’annuncio del sito (6 marzo 2001) si sarebbero registrate solo n. 570 persone, nessuna delle quali avrebbe ritenuto di trovare il sito relativo alla rivista ‘Donna’ della Rusconi Editore.

Riguardo al non utilizzo del sito il resistente ribadisce di aver acquistato il nome a dominio in data 15 settembre 2000 e che il progetto, ora in fase avanzata, sarebbe iniziato a quella data con tempi di realizzazione legati alle risorse in suo possesso. 

Infine con riferimento al carteggio intercorso con il legale della Rusconi Editore il resistente precisa che le proprie affermazioni riguardo alla disponibilità di una eventuale transazione erano mirate “a lasciare aperte tutte le porte in attesa di potersi informare meglio sulla materia”.

Conclude pertanto chiedendo il rigetto del ricorso. 

Presupposto della procedura di riassegnazione dei nomi a dominio di cui all’art. 16.6 delle regole di naming è la contemporanea sussistenza di tre  elementi diversi:   a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; b) l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. 

Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni A e C di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente. 

a) identità del nome. 

Per quanto riguarda il punto a) appare indubbiamente provato che il nome a dominio in contestazione è identico al nome della rivista edita dalla Rusconi ed ai marchi “Donna” indicati nelle premesse, la cui registrazione è stata documentata. Infatti, a parte ogni considerazione circa l’effettiva capacità distintiva del marchio costituita da una parola di uso comune, la cui valutazione non spetta a questa sede, parimenti non appartiene a questa procedura la valutazione della nullità o illegittimità del marchio ‘Donna’ come sostenuto dal resistente ai fini della negazione di ogni diritto in capo alla ricorrente, essendo sufficiente nel caso di specie la sussistenza della documentata registrazione. 

In ogni caso, ad abundantiam, si osserva che il diritto della Rusconi Editore sul nome in contestazione discende comunque anche dalle norme sul diritto d’autore, trattandosi del titolo di una pubblicazione.
Appare quindi soddisfatto il requisito richiesto dall’art. 16.6.a) delle regole di naming. 

b) titolo del resistente al nome a dominio. 

Con riferimento al punto b), secondo l’art. 16.6 delle regole di naming, una volta che il ricorrente abbia dimostrato il proprio diritto al nome (e la Rusconi ha dimostrato di aver registrato i relativi marchi), spetta al resistente dimostrare di aver diritto o titolo al nome a dominio contestato mediante la prova anche di una delle circostanze descritte ai punti 1, 2 e 3 del medesimo articolo. Il resistente, nel caso di specie, ha affermato di aver acquistato il domain name contestato da un altro soggetto, che lo avrebbe registrato in data 9 dicembre 1997, e di aver iniziato il progetto subito dopo la data di acquisto (15 settembre 2000), progetto non ancora concluso a causa della carenza di risorse disponibili. 

In proposito si rileva che, pur essendo stato il nome a dominio contestato registrato in data 9 settembre 1997 da un altro soggetto, la legittimità della registrazione e del mantenimento del nome a dominio va valutata prendendo in considerazione il periodo di possesso riferito al soggetto al quale questo è contestato, e quindi nel caso di specie quello decorrente dalla data del 19 settembre 2000 (data del formale cambio di assegnazione). Tuttavia nel caso di specie le affermazioni del resistente circa l’avvio del progetto in coincidenza con la data di acquisto del nome a dominio non risultano suffragate da alcuna idonea documentazione dalla quale possa desumersi l’utilizzazione o la preparazione all’utilizzazione in buona fede del nome a dominio precedentemente alla contestazione da parte della Rusconi Editore (quale, a titolo di mero esempio, le fatture e/o ricevute relative ai costi per lo sviluppo e la realizzazione del sito donna.it, etc.). 

Né il resistente ha dimostrato di aver registrato marchi costituiti o composti dalla parola ‘donna.it’, né di essere conosciuto personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome con il nome ‘Donna’, né di fare un legittimo uso non commerciale o commerciale del nome a dominio senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente. In proposito si rileva che dal data base whois della Registration Authority corrispondente al domain name ‘donna.it’ risulta che questo è stato registrato quale “internet magazine”: vi è quindi coincidenza del prodotto e del servizio offerto dal resistente con quello della ricorrente appartenendosi allo stesso settore, con conseguente coincidenza della clientela alla quale gli stessi vengono rivolti rispetto a quella propria della ricorrente con possibilità di confusione. Ciò trova una conferma nelle modalità di utilizzazione attuale del sito volto alla promozione di una rivista on line; mentre sul punto il resistente si limita ad una mera affermazione non suffragata da alcun elemento probatorio, laddove sostiene che le persone che hanno contattato il sito ‘donna.it’ non avrebbero avuto l’intento di trovare la rivista ‘Donna’ della Rusconi Editore. In mancanza di alcuna dimostrazione di tale affermazione non si può escludere che l’assegnatario utilizzi il domain name contestato con l’intento di sviare la clientela della Rusconi Editore.

Dunque non risultano dimostrate dal resistente le circostanze previste dall’ultimo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming ai fini di ritenere la sussistenza in capo all’attuale assegnatario di un titolo che legittimi la registrazione del nome a dominio. 

c) registrazione ed uso in mala fede.

Riguardo al punto c) - il cui onere probatorio in base alle regole di naming è a carico della ricorrente (art. 16.6) mediante la dimostrazione delle circostanze di cui all’art. 16.7 -  la Rusconi Editore ha depositato documentazione dalla quale risulta che, a seguito della diffida in data 23 novembre 2000, l’assegnatario a mezzo del proprio legale in data 11.12.2000 avrebbe contestato ogni addebito dichiarandosi, comunque, disponibile a “valutare in via transattiva una proposta economica per la cessione del domain name contestato”; e che successivamente all’offerta della ricorrente della somma di Lit. 2.000.000 per l’acquisto del nome a dominio, l’assegnatario, sempre tramite il proprio legale, ha risposto dichiarando che “l’offerta non rientra in una odierna valutazione di mercato dei nomi a dominio. Anzi la cifra segnalata non è neppure sufficiente ad aprire una trattativa”. In proposito il resistente si è giustificato in modo generico, affermando la propria non conoscenza della normativa e delle regole vigente in materia.

Ad avviso della scrivente, il contenuto del suddetto carteggio e la predetta dichiarazione del resistente può considerarsi circostanza tale da ritenere che il nome a dominio sia stato registro allo scopo primario di venderlo o cederlo in uso o comunque trasferito al ricorrente per un corrispettivo superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio. Infatti la giustificazione addotta contrasta con il fatto che fin dalla prima risposta alla diffida della Rusconi Editore il resistente si è avvalso di un legale. Pertanto non sembra credibile che questi, per conto del proprio cliente, avesse la necessità di manifestare la disponibilità di una eventuale transazione allo scopo di “lasciare aperte tutte le porte in attesa di potersi informare meglio sulla materia”. Ma soprattutto è indicativo il fatto che l’offerta di Lit. 2.000.000 da parte della ricorrente è stata rifiutata dalla resistente in quanto non rientrante nella “odierna valutazione di mercato dei nomi a dominio”. Ora, fermo restando che non esiste un legittimo “mercato dei nomi a dominio”, si rileva che neppure nelle difese presentate nella presente procedura di riassegnazione, il resistente ha fatto alcuna considerazione – e tanto meno allegazione documentale – in termini di proporzione della somma offerta dalla ricorrente ai costi sostenuti per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio donna.it, né ai costi per lo sviluppo e la realizzazione del sito in esso contenuto.

A ciò si aggiunga che, come già visto, il nome a dominio in contestazione è stato registrato definendolo sul Database Whois della Registration Authority come “internet magazine”, ossia “rivista internet”; indicazione non casuale, che induce a ritenere che con tale nome si intenda attirare i lettori della omonima rivista cartacea sul sito della rivista internet, usurpandone così il nome.

Tali circostanze, ad avviso della scrivente, considerate unitamente alle modalità di utilizzazione del nome a dominio contestato consentono di ritenere che quest’ultimo sia stato registrato e venga usato in mala fede a termini dell’art. 16.6 c) delle regole di naming.

Considerato che il resistente non ha dimostrato di avere titolo alla registrazione del nome a dominio ‘donna.it’ e che il resistente ha provato circostanze da cui desumere la registrazione e l’uso in mala fede del predetto nome a dominio, la domanda della Rusconi Editore s.p.a. appare fondata e come tale va accolta

Visto l’art. 16.6 delle  regole di naming italiane

il ricorso presentato dalla Rusconi Editore S.p.A. e si dispone la riassegnazione del nome a dominio“donna.it” a suo favore.

La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority italiana perché le venga data esecuzione nei termini previsti dalle vigenti regole di naming. 

Roma, 11 settembre 2001.