Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 27 settembre 2001, la DvD Italia S.p.A., con sede in Via Fantoli Gaudenzio n. 7, 20138 Milano introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio dvditalia.it, registrato dalla Stemma S.r.l. con sede in via Morsasco 72, 00166 Roma RM

In data 28 settembre 2001 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all'indirizzo www.dvditalia.it.
 Le verifiche consentivano di appurare in particolare:

• - che il dominio dvditalia.it risultava assegnato alla Stemma S.r.l. dal 4 novembre 1998;
• - che il dominio dvditalia.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 19 giugno 2001;
• - che all'indirizzo www.dvditalia.it  risultava un sito web in cui, - una volta entrati dalla prima pagina di presentazione contenente la scritta “DVD Italy” ed un contatore di visite -, si accedeva ad una pagina indicante che “presto su questi schermi troverai il più grande negozio virtuale sul fantastico mondo del Dvd. Il nostro obiettivo non è quello di creare una semplice vetrina virtuale per soli Dvd video, ma di spaziare nel mondo del Dvd con tutti i suoi prodotti…”. Tale pagina invitava l’utente a registrarsi; aderendo a tale invito, compariva una pagina contenente un form per la registrazione.

In data 2 ottobre 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificata la regolarità del ricorso, in data 4 ottobre la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

Il ricorso risultava pervenuto alla Stemma s.r.l. l’8 ottobre  2001; da tale data sono quindi decorsi i 25 giorni concessi dalle procedure di riassegnazione per le repliche del resistente.

In data 30 ottobre pervenivano le repliche della resistente. Il 31 ottobre  la Crdd provvedeva quindi a designare quale saggio il sottoscritto avv. Giuseppe Loffreda, il quale accettava l'incarico in data 2 novembre 2001.

La ricorrente DVD Italia S.p.a. afferma di essere società costituita in data 11 maggio 1990 con la denominazione sociale “Polyvideo S.r.l.”; denominazione poi modificata in quella attuale con deliberazione del 29 settembre 2000 iscritta presso il registro delle imprese il 4 dicembre 2000. 

Nel proprio ricorso la Dvd Italia evidenzia di avere nel suo oggetto sociale, fra le altre cose, “la produzione e il commercio all’ingrosso, la vendita per corrispondenza e consegna a domicilio, l’importazione e l’esportazione, il commercio elettronico di impianti audiovisivi, articoli stereo ed in particolare il commercio di video, nastri registrati e vergini, accessori, compact video e cd e la produzione dei medesimi…”; mentre la resistente Stemma s.r.l., costituita il 20 aprile 1994, avrebbe per oggetto sociale “la vendita e la locazione di strumentazione musicale, anche elettronica, e impianti di tipo hi-fi,; l’installazione, l’esercizio e la gestione, direttamente e/o indirettamente e/o terzi, in Italia e/o estero, di stazioni riceventi ed emittenti radio e/o televisive per la emissione, ricezione e diffusione con qualsiasi mezzo aereo e/o marino e/o terrestre, di suoni e/o immagini, nei limiti delle normative vigenti”.

La ricorrente afferma che solo casualmente, nel maggio 2000, è venuta a conoscenza del fatto che la Stemma s.r.l. aveva registrato, il 4 novembre 1998, il dominio “dvditalia.it”; ha quindi contestato il dominio presso la Registration Authority, tentando di addivenire ad una composizione bonaria della controversia.

Non avendo avuto le trattative alcun esito, ha quindi introdotto la presente procedura, in relazione alla quale sostiene:
a) di avere diritto al nome a dominio, in quanto corrispondente alla propria denominazione sociale;
b) che la Stemma s.r.l. non avrebbe diritto al nome a dominio in contestazione, in quanto da un lato non corrisponderebbe al suo nome, dall’altro la sua attività, come definita nell’oggetto sociale, non avrebbe alcun riferimento con i Dvd;
c) che il nome a dominio sarebbe utilizzato in malafede, in quanto sul sito non risulterebbe effettuata alcuna attività.

Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

Da parte sua la resistente Stemma s.r.l. contesta in toto le affermazioni avversarie, sottolineando la circostanza che il nome a dominio è stato registrato un paio d’anni prima che la ricorrente assumesse l’attuale denominazione sociale.

La resistente riporta poi altre parti del proprio oggetto sociale (indicato solo parzialmente dalla ricorrente), nel quale si trova fra le altre cose “la realizzazione, l’importazione, l’esportazione, la produzione ed il commercio in Italia e/o all’estero, direttamente e/o indirettamente per conto proprio e/o di terzi, di dischi grammofonici di qualsiasi specie di nastri e musicassette, nonché di qualsiasi altro tipo di supporto fonomeccanico concepito per l’ascolto di musica” e “la cura della realizzazione di registrazioni videofonografiche di opere musicali per conto proprio e/o di terzi, in Italia e/o all’estero”. Sulla base di tale oggetto sociale, la ricorrente afferma e documenta essere produttrice delle opere di numerosi artisti di fama (fra i quali Ambra, Mietta, etc.), per i quali ha prodotto opere musicali, libretti, cd, etc.

In relazione alla malafede asserita dalla ricorrente, la Stemma s.r.l. documenta i rapporti in essere con altre società per la creazione di un portale denominato “Dvd Italy”, da collocare nel dominio Dvditalia.it, per la gestione del quale documenta esser stata creata nel dicembre 2000 la soc. DVD Italy s.r.l., avente quali soci gli stessi soci della Stemma s.r.l. In particolare, è documentata attività per l’organizzazione di detto portale sin dal dicembre 1998, con studi di fattibilità, offerte di terzi per la “realizzazione del sito di e-commerce dvditalia” e la pagina di accesso al portale, che, secondo la resistente sarà messo in linea nel dicembre 2001.

La Stemma s.r.l. conclude pertanto chiedendo la reiezione del ricorso.

Il ricorso è palesemente infondato e come tale va respinto. Al di là della inconfutabile circostanza che il nome a dominio in contestazione corrisponde alla denominazione assunta dalla ricorrente di recente (ma a due anni dalla registrazione del nome a dominio dvditalia.it), nessuna delle altre circostanze previste dalle regole di naming per dar luogo alla riassegnazione del nome a dominio risulta esser stata dimostrata dalla ricorrente. 

Al contrario, dalla documentazione prodotta agli atti dalla resistente può dedursi che è il ricorso per la riassegnazione del nome a dominio ad essere stato proposto in malafede, e non la registrazione del nome a dominio contestato.

In particolare:

Secondo l’art. 16.6.c delle regole di naming, spetta al ricorrente dimostrare la malafede dell’assegnatario nella registrazione e nell’uso del nome a dominio. La malafede, dunque, deve sussistere sin dal momento della registrazione del nome a dominio e perdurare nell’uso dello stesso. E non potrebbe essere diversamente. Le procedure di riassegnazione sono un procedimento non giurisdizionale attraverso il quale, nel contraddittorio delle parti, viene accertata la veridicità dell’affermazione resa dal resistente nella “lettera di assunzione di responsabilità” con cui chiede la registrazione del dominio, di non ledere con la registrazione stessa diritti di terzi. In tale ottica, ed in applicazione del più generale principio secondo cui “tempus regit actum”, è palese che, per quanto rileva nelle procedure di riassegnazione, la malafede al momento della registrazione è elemento fondamentale. Con ciò non si nega che, in via astratta, in altra sede possa avere rilevanza anche la malafede sopravvenuta; ma ciò non è questione che possa essere fatta valere in questa procedura.

Orbene, dalle stesse dichiarazioni della ricorrente si evince che la stessa ha cambiato la propria denominazione sociale da Polyvideo S.r.l. in DvD Italia s.p.a. mediante deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci tenutasi del 29 settembre 2000. Essendo tale deliberazione stata iscritta presso il registro delle imprese il 4 dicembre 2000, è evidente che la Stemma s.r.l., allorchè il 4 novembre 1998 registrò il nome a dominio in contestazione, non poteva essere in malafede e non stava violando alcun diritto al nome della ricorrente, per il semplice fatto che essa ricorrente non aveva ancora assunto l’attuale denominazione.

Andando di contrario avviso, dovrebbe ritenersi sufficiente per un soggetto giuridico qualsiasi assumere un diverso nome o denominazione sociale, uguale ad un nome di dominio già registrato in precedenza e legittimamente da altri,  per avere titolo alla riassegnazione del suddetto nome a dominio; il che appare, prima che iniquo, insostenibile.

La data in cui è stato registrato il nome a dominio esclude poi a priori che esso sia stato registrato nell’ambito di una piu’ vasta operazione di accaparramento; all’epoca, infatti, le regole di naming consentivano la registrazione di un solo nome a dominio per ciascun soggetto avente partita iva, talchè il dominio dvditalia.it è rimasto, perlomeno sino al 15 dicembre 1999 (data della cosiddetta “liberalizzazione” del ccTLD.it), l’unico nome a dominio registrato dalla Stemma s.r.l.; la quale ad oggi risulta assegnataria soltanto di tre nomi a dominio, compreso quello in contestazione.

Nessuna rilevanza in relazione alla malafede ha poi la circostanza, dedotta dalla ricorrente, che la Stemma non avrebbe utilizzato e non utilizzerebbe tuttora il sito per effettuare vendite, proporre prodotti elettronici e/o mantenere contatti con i clienti. La stessa ricorrente infatti specifica (e chiunque può osservare accedendo all’indirizzo www.dvditalia.it) che il sito risulta composto da alcune pagine e che dà la possibilità di registrarsi quale utente mediante un form. Ciò è di per se stesso un legittimo e concreto utilizzo del dominio, il cui sito non deve necessariamente essere predisposto per l’esercizio del commercio elettronico, ma può essere utilizzato anche per la raccolta di informazioni o comunicazioni all’utenza.  

Di converso, le produzioni documentali della Stemma s.r.l. evidenziano una attività in buona fede volta alla predisposizione di un portale web risalenti a ben prima che la ricorrente assumesse la odierna denominazione sociale e contestasse il dominio.

b) sul titolo al dominio da parte della resistente.

La mancanza della malafede in capo all’attuale assegnatario del nome a dominio sarebbe di per sè sufficiente alla reiezione del ricorso. Non si vuole però mancare di sottolineare come il resistente abbia comunque dimostrato  circostanze alla quali le regole di naming fanno discendere al presunzione juris et de jure di esistenza di un titolo o diritto al nome a dominio in contestazione.

E’ stato infatti provato che la Stemma s.r.l. “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6.1 delle regole di naming). 

La resistente ha prodotto agli atti documentazione da cui risultano studi di fattibilità e trattative contrattuali con varie parti per la realizzazione del sito web; trattative poi sfociate all’inizio del 2001 nell’accordo con la soc. Mind. S.r.l. per la realizzazione di un portale relativo ai dvd, che secondo la resistente dovrebbe essere posto in linea il mese prossimo. 

In attesa della operatività del sito, la Stemma s.r.l. ha nel frattempo raccolto circa 3000 iscrizioni tramite il form presente alla pagina web http://www.dvditalia.it/registrati.htm; col che può anche ritenersi provata anche la circostanza di cui all’art. 16.6.2 delle regole di naming, ben potendosi ritenere che tale utenza, in mancanza di una specifica indicazione nel sito web del fatto che il sito stesso è gestito dalla Stemma s.r.l., è portato a riconoscere il gestore semplicemente come dvditalia.it.

La circostanza poi che il nome a dominio sia stato utilizzato ben prima che la ricorrente assumesse denominazione sociale identica al dominio stesso, e prima che la resistente avesse notizia della contestazione, escludono che tale utilizzo sia stato effettuato in malafede. Ragione per la quale, a contrario, può affermarsi che la Stemma s.r.l. “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso (...) commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3 delle regole di naming). 

Il ricorso è dunque infondato e come tale va respinto.

L’art. 15, ultimo comma, delle procedure di riassegnazione, prevede che “Se, all'esito dell'istruttoria, il collegio raggiunge il convincimento che il reclamo è stato promosso in mala fede, per esempio per screditare il titolare del nome di dominio, assume una decisione da cui risulta che il reclamo è stato promosso in mala fede e che esso costituisce un abuso (reverse domain name hijacking)”.

Nel caso di specie, diversi elementi inducono a ritenere che il ricorso sia stato avanzato in malafede da parte del ricorrente.

La ricorrente afferma che sarebbe venuta a conoscenza della registrazione da parte della stemma s.r.l. del nome di dominio dvditalia.it soltanto casualmente, nel maggio 2001. Ciò appare ben poco credibile. La Dvd Italia s.p.a. e le società del suo gruppo (indicate sulla sua carta intestata, da essa stessa prodotta, come DVD Italia s.p.a., dvd.it s.r.l., e Serdis s.r.l., aventi tutte la medesima sede legale ed aventi tutte indirizzo di e-mail nel dominio dvd.it) risultano aver registrato in Italia circa una quindicina di nomi a dominio, di cui circa la metà contenenti al loro interno il temine DVD. Tale domini risultano essere stati registrati in maggioranza nel corso dei primi mesi del 2000. 

In particolare, il dominio dvd.it,  su cui si trovano gli indirizzi e-mail di tutte le società del gruppo della ricorrente, risulta registrato il 2 giugno 2000. Su di esso si trova un portale dedicato ai Dvd con titolo, classifiche, recensioni e la possibilità di acquisto on-line. Seguendo il link denominato “chi siamo”, si giunge ad una pagina informativa nella quale si legge: “Concepito nel 1997 e realizzato nel 1998, www.dvd.it ha conquistato, per unanime dichiarazione delle maggiori case di produzione cinematografica internazionali e nazionali, la leadership assoluta nel mercato italiano di vendita di dvd on line.”

Orbene, appare del tutto inverosimile che una società di un gruppo che già da un paio d’anni aveva concepito un portale sul mondo dei dvd e che ha registrato parecchi nomi a dominio contenenti proprio il termine dvd non si accerti, prima di cambiare la propria denominazione sociale, che altri non abbiano registrato su internet un dominio dallo stesso nome.

Esaminando poi il portale esistente sul dominio dvd.it e la documentazione prodotta agli atti dalla resistente relativa al progetto di utilizzazione del dominio dvditalia.it, appare evidente che le due iniziative appaiono del tutto simili fra loro. Entrambi i portali (quello in linea su dvd.it e quello progettato dalla Stemma s.r.l.) pubblicizzano il mondo dei dvd, segnalando le novità in uscita, recensendone i titoli, consentendo l’acquisto on-line e via dicendo.

Se a ciò si aggiunge che dalla documentazione agli atti risulta piuttosto evidente che ricorrente e resistente agiscono nello stesso settore di mercato, ossia la commercializzazione di dvd, il quadro che ne risulta è ben diverso da quello presentato dalla ricorrente nel suo ricorso; ossia, non appare essere la resistente ad aver agito in malafede registrando il nome a dominio, bensì la ricorrente, che con la presente procedura ha cercato di accaparrarsi il dominio registrato dalla sua concorrente al solo fine di escluderla dal mercato anche da essa resistente occupato. 

Si ritiene quindi che il ricorso sia stato proposto in malafede.

Viste le regole di naming, questo collegio:
a) respinge il ricorso della  DvD Italia S.p.A. relativo al nome a dominio dvditalia.it, che rimane pertanto assegnato alla Stemma s.r.l. con sede in via Morsasco 72, 00166 Roma RM;
b) dichiara che il reclamo è stato promosso in mala fede da parte della DvD Italia s.p.a e costituisce un abuso (reverse domain name hijacking)”.

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority per i provvedimenti di cui all'art. 14.5 lett. a) delle regole di naming.

Roma, 13 novembre 2001

Avv. Giuseppe Loffreda.