Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 26 giugno 2013, la società Enel S.p.a., con sede in Viale Regina Margherita 137, 00198 Roma, in persona del suo procuratore e legale rappresentante Dott. Fulvio Conti, rappresentata e difesa dal Dott. Alessandro Francesco Sciarra della Società Italiana Brevetti S.p.a., introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio enelspa.it, registrato dalla Euriade s.r.l., con sede in Via Oslavia, 35, 01100 - Viterbo (VT).

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
•    che il dominio enelspa.it era stato creato il 9 settembre 2011 ed era registrato a nome della Euriade S.r.l.;
•    che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
•    che digitando l’indirizzo http://www.enelspa.it si giungeva ad una pagina web di cortesia dell’ hosting tramite cui è stato registrato il dominio.
 
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto il ricorso e la documentazione per posta, il giorno 4 luglio 2013 C.R.D.D. spediva il tutto al Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Il giorno 18 luglio 2013 le Poste consegnavano alla Resistente il plico contenente il ricorso. Essendo scaduti il 12 agosto 2013 i termini per le repliche senza che pervenisse alcunché dal Resistente, in data 16 agosto C.R.D.D.  nominava un esperto che tuttavia non faceva pervenire entro i termini prescritti dal Regolamento (art. 4.7) la sua accettazione, sicché il 22 agosto C.R.D.D. procedeva alla nomina  dell’ esperto avv. Cristina De Marzi, la quale il 26 agosto ha accettato l'incarico.


La Ricorrente Enel S.p.a., nel proprio ricorso afferma di essere la più grande azienda elettrica italiana che da oltre cinquant’anni offre i propri prodotti in tutto il mondo. Il Gruppo Enel è presente in 40 paesi del mondo su 4 continenti ed il segno distintivo “ENEL”, come anche il marchio ENEL, sono stati tutelati da numerose registrazioni in Italia e nel mondo.

In data 9 maggio 2012, Enel S.p.A. ha ricevuto la segnalazione di una e - mail con mittente riturno@enelspa.it, che invita i destinatari a scaricare un documento in relazione ad un rimborso dovuto da Enel S.p.A. La Ricorrente inviava quindi alla Resistente lettere di diffida all’utilizzo del nome a dominio e di procedere alla sua cancellazione al fine di concludere in via bonaria la controversia. Tuttavia la società Euriade S.r.l. non  dava alcuna  risposta.

La Ricorrente chiede che le venga riassegnato il nome dominio enelspa.it sia perché questo è motivo di confusione con la propria denominazione sociale, sia perché viola il proprio marchio “ENEL”. Inoltre la registrazione secondo la Ricorrente è stata effettuata in malafede in quanto non esiste alcun collegamento tra il titolare del nome a dominio enelspa.it e la denominazione “enelspa”. La rinomanza della ditta-denominazione sociale Enel S.p.A. e quella del marchio ENEL, non lascerebbero ombra di dubbio circa la piena consapevolezza della registrante di ledere un diritto altrui nel momento stesso in cui la Euriade S.r.l. procedeva alla registrazione del nome a dominio oggetto della controversia.

 La Ricorrente afferma inoltre che il comportamento tenuto dalla Resistente è ascrivibile ad una condotta di  passive holding, dato che  la pagina web www.enelspa.it fino al 30 novembre 2012 reindirizzava alla home page del sito Internet di informazione UNO NOTIZIE.IT, e ancora oggi, benché non avvenga più il reindirizzamento, risulta priva di contenuti.


Da parte sua la Resistente non ha fatto pervenire alcuna memoria di replica entro i termini stabiliti.

a) identità e confondibilità del nome

In base all'art. 3.6 lettera a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità è necessario che “il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli [il ricorrente n.d.r.] vanta diritti, o al proprio nome e cognome.”.

Al riguardo è indubbio che il nome a dominio enelspa.it registrato dalla Euriade S.r.l. sia identico sia alla denominazione sociale della Ricorrente Enel S.p.a. sia al marchio ENEL registrato dalla stessa; risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito.

La Resistente, non essendosi costituita, non ha controdedotto alle affermazioni della Ricorrente illustrate nel ricorso e non ha dunque fornito prova o documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di un suo concorrente diritto o titolo all'utilizzazione del nome a dominio contestato.

Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul web, non risulta alcun elemento che dimostri che “la Resistente, prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi”, né risulta che “la Resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”. E’ infine da escludersi che “la Resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”.

Si ritiene pertanto che anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio sia soddisfatto.

c)    registrazione e uso del nome a dominio in malafede.

I fatti documentati dalla Ricorrente dimostrano più di una delle circostanze dalle quali il regolamento consente dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Anzitutto la circostanza di cui all’art. 3.7, lett. e) del Regolamento; la Resistente ha infatti  registrato il dominio enelspa.it  pur non avendo alcun collegamento dimostrabile con il nome a dominio registrato.
 
Inoltre la Ricorrente ha prodotto prove di una attività della Ricorrente di cybersquatting, ossia di sistematico accaparramento di nomi a dominio corrispondenti a marchi famosi. Da ciò si può dedurre che la registrazione è stata fatta “per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione” con il nome ed i marchi della Ricorrente, ex art. 3.7 lettera d).

La condotta della Resistente ha inoltre impedito alla Ricorrente di registrare anche il dominio enelspa.it, ledendo pertanto i diritti di privativa  dalla Enel S.p.a., ed  integrando la circostanza  indicata dal Regolamento ex art. 3.7 lettera c).

Si deve dunque ritenere sussistente anche il requisito della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.
  

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio enelspa.it alla società Enel S.p.A., Viale Regina Margherita 137, 00198 Roma.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD .it per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 7 settembre 2013

Avv. Cristina De Marzi