Procedura di riassegnazione dei nomi a dominio ENWL.IT, ENEK.IT, ENRL.IT, RNEL.IT, WNEL.IT, RENEL.IT, WENEL.IT, ENELK.IT Ricorrente: Enel S.p.a (Società Italiana Brevetti S.p.A. e avv. Angelica Lodigiani) Resistente: Prolat Collegio (unipersonale): prof. avv. Alfredo Antonini Svolgimento della procedura In data 11 aprile 2007 perveniva via e-mail alla CRDD ricorso proposto dalla Enel S.p.a., con sede in Roma, Viale Regina Margherita 137, c.a.p. 00198, in persona del rappresentante legale Salvatore Cardillo, rappresentata dalla Società Italiana Brevetti e dall’avv. Angelica Lodigiani presso i quali era elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Pietra 39, c.a.p. 00186. Con il suddetto ricorso la Enel S.p.a. introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it e dell'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it” (d'ora in poi Regolamento) per ottenere il trasferimento in suo favore dei nomi a dominio ENWL.IT, ENEK.IT, ENRL.IT, RNEL.IT, WNEL.IT, RENEL.IT, WENEL.IT, ENELK.IT registrati dalla Prolat con sede in Grodnas 42/72, LV-5400 Daugavpils (Latvia). C.R.D.D., verificata la regolarità del ricorso e della relativa documentazione, provvedeva alle dovute verifiche, dalle quali si poteva evincere in particolare: a) che i domini ENWL.IT,
ENEK.IT, ENRL.IT, RNEL.IL, RENEL.IT, ENELK.IT erano stati assegnati
alla Prolat dall' 8 settembre 2005;
C.R.D.D. inviava alla Prolat comunicazione del ricorso, sia per posta elettronica all'indirizzo risultante dal database del registro, sia mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno contenente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata, con l'invito ad inviare alla C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. C.R.D.D., ricevuto in data 27 giugno 2007 in restituzione dalle poste il plico inviato al resistente, in data 29 giugno 2007 nominava quale saggio il sottoscritto prof. avv. Alfredo Antonini, il quale, il successivo 2 luglio 2007, accettava l'incarico. Posizione delle parti La società ricorrente, dopo aver narrato la storia dell’Enel S.p.a, dalla creazione dell’Ente nazionale per l’energia elettrica alla sua trasformazione in s.p.a. ed infine alla più recente strutturazione come holding industriale e alla sua quotazione in Borsa, espone i motivi per i quali ritiene che i domini contestati debbano essere trasferiti dall’attuale assegnatario alla società Enel s.p.a. La ricorrente ritiene sussistenti tutti i requisiti richiesti dal Regolamento per la riassegnazione dei nomi a dominio contestati, in quanto: 1) i nomi a dominio ENWL.IT, ENEK.IT, ENRL.IT, RNEL.IL, WNEL.IT, RENEL.IT, WENEL.IT, ENELK.IT sono praticamente identici alla denominazione sociale della ricorrente, nonché ai marchi ENEL (parola) ed ENEL e figura di albero da essa registrati; 2) la Prolat non ha alcun diritto sui nomi a dominio oggetto della presente contestazione; 3) la Prolat ha intenzionalmente registrato ed utilizzato i nomi a dominio oggetto della presente contestazione al fine di attrarre a scopo di lucro utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con i marchi e la denominazione sociale della ricorrente, nonché un forte nocumento in capo alla ricorrente. Sotto questo profilo, la ricorrente documenta che i nomi a dominio contestati consentivano di reindirizzare al sito a valenza pornografica www.bellezze.biz. Dopo la prima schermata, se si desiderava proseguire oltre nella visualizzazione il servizio diventava a pagamento come indicavano le avvertenze poste in calce alla pagina introduttiva del sito. Scorrendole - peraltro con molte difficoltà, considerato che il riquadro dove le avvertenze sono poste è di dimensioni ridottissime che non consentono di visualizzare più di due righe alla volta e considerato altresì che dopo pochi secondi spesso la pagina introduttiva del sito spariva per ricomparire dopo poco obbligando l’interessato a rileggere le avvertenze dall’inizio con il forte rischio di perdere di vista degli elementi importanti – si nota che il servizio comportava un collegamento ad uno specifico server al costo di 15 Euro per un certo periodo di tempo, salvo poi avvertire che “in funzione delle condizioni delle linee può accadere di essere disconnessi. In questo caso apparirà una finestra che vi darà l’opportunità di effettuare una nuova connessione” (ovviamente al costo di altri 15 Euro e così via). A conferma delle proprie motivazioni la Enel s.p.a. allega, fra l’altro, copia di certificati di registrazione, sia italiana che comunitaria, del marchio ENEL e stampe di whois attestanti registrazioni da parte della Enel s.p.a di nomi a dominio contenenti la parola ENEL (enel.it; eneldistribuzione.it; enel.com; eneldistribuzione.com, ecc.). Tutto ciò posto, la ricorrente Enel s.p.a. chiede che i nomi a dominio ENWL.IT, ENEK.IT, ENRL.IT, RNEL.IL, WNEL.IT, RENEL.IT, WENEL.IT, ENELK.IT siano a lei assegnati. La resistente non ha fatto pervenire nulla entro i termini previsti. Motivi della decisione Identità e confondibilità del nome In base all'art. 3.6 lett. a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”. La ricorrente deduce e documenta che il marchio ENEL è un marchio registrato, del quale essa ha il legittimo uso. Le parole ENWL, ENEK, ENRL, RNEL, WNEL, RENEL, WENEL, ENELK da un lato, e ENEL dall'altro, sarebbero praticamente identiche, diversificandosi in tutti i casi esclusivamente per la sostituzione o l'aggiunta di una singola lettera. Anche foneticamente, secondo la ricorrente, i nomi a dominio sarebbero assai simili vista la sostituzione di una sola lettera, che a volte renderebbe la parola risultante praticamente impronunciabile (es. ENWL e ENRL) o l'aggiunta di una lettera come nel caso di WENEL, ENELK e RENEL. Infine, anche concettualmente i nomi di dominio in oggetto sarebbero identici, non avendo nessuno di essi uno specifico significato. Effettivamente, tutti gli otto domini in contestazione si differenziano per la sostituzione o l'aggiunta di una sola lettera rispetto al marchio della ricorrente, posta a fianco della lettera contigua del nome a dominio sulla tastiera del computer, configurando così un chiaro caso di “typosquatting”. Ad esempio, nel dominio ENRL.IT, la seconda E è sostituita dalla R, ad essa contigua sulla tastiera; nel dominio ENELK.IT al marchio ENEL è aggiunta la lettera K, contigua alla L sulla tastiera, il cui tasto può essere facilmente premuto assieme alla L. Sotto questo profilo, i nomi a dominio possono essere ritenuti confondibili con il marchio registrato dalla ricorrente. Malafede della resistente. L’art. 3.6, I co., lett. c) del Regolamento richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. Al riguardo, la ricorrente ritiene sussistere nel caso di specie la circostanza di cui all’art. 3.7.d, che secondo il regolamento è indicativa della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio; inoltre, secondo la ricorrente, è impossibile che, al momento della registrazione, nonché dell'uso dei nomi a dominio contestati, la resistente ignorasse l'esistenza dell'Enel e della sua attività. Per quanto attiene la prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede l’art. 3.7 del Regolamento prevede che le seguenti circostanze, se dimostrate, siano ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede: ossia che “nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e / o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico.” La ricorrente ha documentato come accedendo ad uno qualunque dei siti in contestazione si venisse immediatamente reindirizzati ad un sito a contenuto pornografico con connessione a pagamento (www.bellezze.biz). E al momento in cui viene redatta la presente decisione, accedendo ad uno qualunque dei domini in contestazione si viene reindirizzati su www.ragazzespiate.com, che si pubblicizza come sito in cui “tantissime nuove amiche ti aspettano nella videochat per chiacchierare ed esibirsi per te”. La circostanza che i siti cui si veniva (e si viene) reindirizzati accedendo ai domini in contestazione siano siti in italiano ospitati su domini con nome italiano (bellezze.biz e ragazzespiate.com) induce a ritenere che la Prolat non sia affatto estranea all’Italia e diriga i suoi siti proprio all’utenza italiana; con la conseguenza che non poteva non sapere che ENEL corrisponde allo nome dello storico (e per lungo tempo monopolista) fornitore dell’energia elettrica italiano. La circostanza è poi confermata dal fatto che la Prolat è stata sottoposta ad altre procedure di riassegnazione analoghe, per simili episodi di typosquatting relativi a nomi a dominio confondibili con nomi di società italiane (cfr. wwwfieramilano.it, wwwbancaintesa.it, anssa.it, annsa.it); il che, oltre a dimostrare la conoscenza del mercato italiano, è ulteriore motivo da cui dedurre la malafede della resistente. Diritto o titolo del resistente
ai nomi a dominio in contestazione.
* * * Da quanto sopra, risultano comprovati nel presente procedimento i requisiti necessari per far luogo alla riassegnazione dei nomi a dominio in contestazione. P.Q.M. viene disposta la riassegnazione dei nomi a dominio ENWL.IT, ENEK.IT, ENRL.IT, RNEL.IT, WNEL.IT, RENEL.IT, WENEL.IT, ENELK.IT alla Enel S.p.a., con sede in Viale Regina Margherita 137, 00198 Roma. La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza. Trieste, 17 luglio 2007 Avv. prof. Alfredo Antonini .
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