Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
ERMENEGILDO-ZEGNA.IT
Ricorrente:
Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli s.p.a. (avv. Fabrizio Jacobacci,
dott. Massimo Introvigne)
Resistente:
Salvatore Tramacere
Collegio:
avv. Giuseppe Loffreda
Svolgimento della procedura
Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 7 maggio 2003, la Ermenegildo Zegna & Figli s.p.a. in persona del suo legale rappresentante dott. Vittorio Donati, con sede in Trivero (Biella) Via Roma 99/100 rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio ERMENEGILDO-ZEGNA.IT, registrato dal sig. Salvatore Tramacere residente in Milano Via Percalli 21.
In data 8 maggio 2003 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo ermenegildo-zegna.it
Le verifiche
consentivano di appurare in particolare:
- che il dominio
Ermenegildo-zegna.it risultava assegnato al sig. Tramacere. dal 04.04.03;
- che il dominio
Ermenegildo – zegna.it era stato sottoposto a contestazione, registrata
sul data base della R.A. il 05.05.2003;
- che all’indirizzo
www.eremenegildo-zegna.it. corrispondeva una sola pagina che annuncia “tra
poco discount parallelo…” “Abbigliamento scontato” e che reca l’indirizzo
e-mail del sig. Tramacere.
In data 9 maggio 2003 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificatane la regolarità, in data 12 maggio 2003 la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois.
Dalla ricevuta di ritorno della raccomandata il ricorso risultava ricevuto dalla resistente il 19 maggio 2003. Nulla essendo pervenuto entro il termine previsto dalle regole di naming per l’invio di repliche (ossia venerdì 13 giugno 2003), la Crdd il 16 giugno 2003 designava quale saggio il sottoscritto avv. Giuseppe Loffreda, il quale in data 18 giugno 2003 accettava l’incarico.
Allegazioni della ricorrente
La ricorrente società
Lanificio Ermengildo Zegna & Figli s.p.a. dichiara di essere una delle
società leader su scala mondiale del settore dell’abbigliamento
per uomo e del tessuto, e documenta che il marchio Ermenegildo Zegna è
protetto da numerose registrazioni valide in Italia, fra le quali ha allegato
al ricorso la domanda italiana di rinnovo n. TO2002C000651 il cui primo
deposito risale al 1952, nonché la registrazione internazionale
n. 410571.
La ricorrente afferma
che il nome a dominio Ermenegildo-zegna.it riprende in maniera identica
il segno distintivo di cui è titolare. Ritiene pertanto che nel
caso di specie sussistano i requisiti previsti dalla vigente procedura
di rassegnazione. In particolare:
- il nome a dominio
contestato corrisponderebbe integralmente a un segno distintivo registrato
e utilizzato dalla ricorrente oggetto come tale di diritti esclusivi ex
art. 1 legge Marchi;
- il resistente
non avrebbe diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto del
reclamo, non corrispondendo il nome al suo cognome o alla sua ditta;
- il nome a dominio
sarebbe stato registrato in mala fede al solo scopo di creare una interferenza
con il noto marchio Eremenegildo Zegna. Ciò risulterebbe dal fatto
che il resistente non poteva ignorare l’esistenza di tale marchio conosciutissimo
in tutta Italia, come sarebbe dimostrato anche dal fatto che sul sito si
fa riferimento a prodotti di abbigliamento. Inoltre nel caso di specie
si sarebbe di fronte ad una detenzione attiva che costituirebbe comunque
un uso in malafede in quanto idoneo ad interferire con l’area di protezione
del segno distintivo della ricorrente ponendo le basi anche per una futura
attività di contraffazione e idoneo a precludere ai titolari del
marchio di avere un sito italiano ermenegildo–zegna.it.
- Infine a riprova
della malafede la ricorrente documenta che il resistente, richiesto se
avesse intenzione di vendere il nome a dominio, ha risposto che non avrebbe
un forte interesse a venderlo ma che un offerta intorno ai 25.000,00 euro
avrebbe potuto indurlo a ripensarci.
Allegazioni del resistente
Il resistente sig. Salvatore Tramacere, pur essendo stato messo a conoscenza dell’inizio della procedura di contestazione ed avendo ricevuto ricorso e documentazione in data 19 maggio 2003 (come attestato dalla ricevuta di ritorno della relativa raccomandata), non ha fatto pervenire alcuna replica nei termini stabiliti dall’art. 5 delle Procedure di Riassegnazione.
Motivi della decisione
a) identità e confondibilità del nome
Riguardo il primo dei requisiti richiesti dalle Regole di Naming (art. 16.6 lettera “a”: “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”) non vi è dubbio che sia stato assolto.
La resistente ha registrato un nome a dominio che è un’imitazione pedissequa del marchio Ermenegildo Zegna sul quale la ricorrente ha provato il proprio diritto depositando in atti documenti comprovanti la titolarità del marchio. Inoltre il nome è tale da indurre comunque confusione in relazione alla denominazione sociale stessa della ricorrente.
b) Inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato.
Avendo la ricorrente provato un proprio diritto sul nome “Ermenegildo Zegna” e la confondibilità del nome a dominio con il suo nome e con un suo marchio registrato, sarebbe spettato al resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio, oppure provare l’esistenza di una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming deduce la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al resistente.
Invece, pur essendo stato debitamente posto in grado di contraddire nei termini previsti dalle regole, il resistente non ha fornito alcuna argomentazione o documentazione circa suoi eventuali diritti o titoli relativi al nome a dominio oggetto di contestazione. Né, dalla documentazione agli atti o da quanto desumibile ex officio da Internet, il sig. Tramacere appare avere alcun titolo al suddetto nome a dominio.
Infatti, non risulta né che il resistente “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6.1), visto che il sito all’indirizzo www.ermenegildo-zegna.it contiene solo un annuncio circa la vendita di prodotti scontati; nè che esso resistente “è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2), visto che si chiama Tramacere; né che il resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3), visto che il sito risultante all’indirizzo www.ermenegildo-zegna.it non appare attualmente in alcun modo utilizzato a sostegno di alcuna attività e tra l’altro fa riferimento ad una futura vendita si articoli di abbigliamento scontati, attività potenzialmente idonea a sviare la clientela della ricorrente che opera in quel settore, sfruttando la notorietà del marchio.
Pertanto non può che ritenersi accertato anche il secondo requisito di cui all’art. 16.6 lettera b) delle Regole di Naming, ossia la mancanza di titolo da parte del resistente al nome a dominio in contestazione.
c) malafede del resistente.
In ordine alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio (come richiesto dall’art. 16.6 lettera c) ritiene il sottoscritto saggio che essa sia stata provata dalla documentazione versata agli atti.
Il nome Ermenegildo Zegna è identico al noto marchio registrato dalla ricorrente e corrisponde alla sua denominazione sociale.
E’ difficile ritenere che il resistente ignorasse, al momento della registrazione, l’esistenza di tale marchio assai noto a livello nazionale e internazionale, sul quale il resistente stesso appare, ictu oculi, non poter rivendicare alcun diritto. Il fatto poi che sul sito si annuncia la vendita di prodotti di abbigliamento scontati induce a ritenere che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per attrarre a scopo di trarne profitto utenti Internet creando confusione con il marchio del ricorrente e sfruttandone la notorietà.
Se a ciò si aggiunge che il resistente non solo non ha dato alcuna spiegazione del suo comportamento, ma non appare aver mai neppure degnato di risposte le lettere di contestazione della ricorrente e della Registration Authority, si deve ritenere dimostrata la malafede del resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 16.6 lett. c) e art. 16.7, ultimo comma, delle regole di naming.
Conclusioni
In considerazione di quanto dedotto e provato nel procedimento, e viste le vigenti regole di naming, viene disposta la riassegnazione del nome a dominio ermenegildo–zegna.it dall’attuale assegnatario Salvatore Tramacere alla Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli s.p.a. con sede in Trivero (Biella), Via Roma 99/100.
La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 30 giugno 2003.
Avv. Giuseppe
Loffreda