C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
essecaffe.it

Ricorrenti: ESSSE CAFFE’ S.p.A. (avv. Nicola Alessandri)
Resistente: Mauro Alessi
Collegio (unipersonale): avv. Mario Pisapia

Svolgimento della procedura

Con ricorso e relativa documentazione pervenuti alla Crdd per raccomandata a.r. il 30 luglio 2004, la Essse Caffè S.p.A., con sede legale in via Carpanelli 18/a, 40011 Anzola dell’Emilia (BO), in persona del legale rappresentante pro tempore, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Francesco Segafredo, rappresentata nella presente procedura dall'avv. Nicola Alessandri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in viale Gozzadini n. 19, 40124 Bologna, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 delle regole di naming, per ottenere il trasferimento a suo favore del dominio  essecaffe.it,  registrato dal signor Mauro Alessi, residente in via Piero della Francesca 12, 59100 Prato (PO).

Lo stesso giorno la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.essecaffe.it.

Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
che il nome a dominio in contestazione risultava assegnato al signor Mauro Alessi dall’8 marzo 2000;
che il dominio essecaffe.it era stato sottoposto a contestazione registrata sul data base della R.A. il  10 maggio 2004; 
che all’indirizzo www.essecaffe.it non corrispondeva alcuna pagina attiva, ma solamente una pagina di www.tuonome.it che informa l’utente che il nome di dominio digitato risulta esser già stato assegnato.
 
La segreteria di CRDD provvedeva pertanto a comunicare il ricevimento del ricorso alla Registration Authority ed alla Naming Authority. In data 30 luglio 2004 copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata veniva inviata al resistente per raccomandata a.r., ricevuta dallo stesso in data 1 settembre 2004, come comprovato dall’avviso di ricevimento.

Atteso che il resistente non provvedeva a far pervenire le repliche entro il termine di 25 giorni previsto dall’art. 5 delle Procedure di riassegnazione, CRDD il 28 settembre 2004  nominava quale saggio il sottoscritto avv. Mario Pisapia, il quale in data 1 ottobre 2004 accettava l’incarico. 

Allegazioni della ricorrente

Nel ricorso introduttivo la Essse Caffè S.p.A. afferma di essere una nota impresa attiva nei settori della produzione e distribuzione di prodotti alimentari ed in particolare caffè e prodotti per bar, e di disporre di una ampia rete di vendita che comprende il nord e il centro Italia, l’Austria, l’Ucraina, la Repubblica Ceca ed alcune città degli Stati Uniti. Sostiene, inoltre, che i prodotti corrispondenti al marchio ESSSE CAFFE’ godono di un’ampia risonanza nel settore della torrefazione del caffè e nei bar, per effetto del grande impegno sostenuto per mantenere alti livelli di standard qualitativi, comprovati da numerosi riconoscimenti (quali la certificazione del Sistema di Qualità conformemente alla norma UNI EN ISO 9002 ottenuta nel 1996, il rinnovo del Certificato di Sistema di Qualità ISO 9001:2000 nel luglio 2002, la certificazione del Sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001:1996 integrata con il Sistema di Gestione per la qualità). Dichiara che il marchio ESSSE CAFFE’ si distingue sul mercato per l’alta qualità dei propri prodotti, in particolar modo il caffè, per il quale è stata ottenuta la certificazione delle miscele di caffè ad uso professionale secondo il Disciplinare tecnico n. 008 “Caffè espresso a marchio espresso italiano” definito nel 1999 dall’Istituto Nazionale Espresso Italiano. 

Dichiara e documenta di aver ottenuto la registrazione in suo favore di diversi marchi e che essi sono, nella specie, il marchio nazionale “CAFFE’ ESSSE” e la “S” formata da un chicco di caffè (registrazione effettuata nel 1979, poi rinnovata nel 1999, domanda n. B099C000662), del successivo marchio nazionale “ESSSE S CAFFE’” e “S” (in forza di domande BO98C000208 e BO98C000209), del marchio comunitario “ESSSE S CAFFE’” (registrazione n. 000774604 del 29 luglio 1999); afferma e documenta, inoltre, che il marchio “ESSSE S CAFFE’” è stato registrato anche negli Stati Uniti (registrazione numero 2.434.521 del 13 marzo 2001).

La ricorrente afferma e documenta che, a partire dal mese di dicembre del 1999, in considerazione dell’ampia risonanza che Internet permette, anche quale veicolo pubblicitario, ha provveduto alla registrazione dei domini “CAFFEESSE.IT”, “ESSSECAFFE.IT”, “ESSSECAFFE.COM” e “ESSECAFFE.COM”. Spiega, difatti, che la registrazione delle diverse tipologie di nomi a dominio, ossia con il nome ESSSE CAFFE’ sia con due che con tre “esse”, è stata attuata allo scopo di ovviare al pericolo per gli utenti Internet di cadere in errore nella digitazione della denominazione sociale e del marchio registrato dalla ricorrente, a causa della possibile confusione e conseguente assonanza tra “Essse” ed “Esse”. La consapevolezza della possibilità che gli utenti possano errare nella digitazione della denominazione di ESSSE CAFFE’, afferma la ricorrente, viene quotidianamente confermata dalla frequenza con cui anche clienti e fornitori già acquisiti da tempo inviano titoli di pagamento e fatture a “ESSE CAFFE’”, ossia scrivendo la denominazione della società ricorrente con due sole “esse” anziché con tre.

Per i predetti rischi di associazione e confusione, dunque, la ricorrente chiede il trasferimento a proprio nome del dominio  essecaffe.it, per il quale la stessa aveva altresì avanzato richiesta di registrazione, scoprendo così che detto nome di dominio risultava essere già assegnato all’odierno resistente, il sig. Mauro Alessi. Secondo la ricorrente, infatti, attesa la possibilità di associazione e confusione dello stesso con i marchi registrati ed ampiamente utilizzati da parte della ricorrente ed in considerazione del fatto che sul nome a dominio contestato il resistente non può vantare diritti o interessi legittimi poiché lo stesso non corrisponde al cognome o ditta dell’assegnatario, sussisterebbero nella fattispecie i requisiti previsti dalla vigente procedura di riassegnazione del nome a dominio. A sostegno dell’assenza di diritti o interessi legittimi del sig. Alessi sul nome a dominio contestato la resistente afferma e documenta che l’attuale assegnatario svolge attività di commercio in filati e tessuti per borse e calzature dal 1990 (come provato da una visura camerale eseguita in data 16 marzo 2000 presso la Camera di Commercio di Prato, che la ricorrente ha allegato al ricorso) e che sempre dalla medesima data svolge attività di rappresentante di commercio di articoli in pelle, intrecci di pelle, tessuto ed accessori per il settore pelletteria.

Sostiene infine che il dominio è stato registrato in mala fede dal resistente al solo scopo di trarre indebito vantaggio dalla notorietà del marchio ESSSE CAFFE’ e di attrarre utenti al proprio sito, ingenerando confusione. Difatti afferma che digitando “essecaffe” in un motore di ricerca, risultano numerosi siti (quali, ad esempio, www.informacibo.it/caffe1.htm e www.internetbologna.it/topaziende/) in cui viene fatto riferimento alla società ESSSE CAFFE’, indicandola raggiungibile attraverso il nome di dominio www. essecaffe.it, in realtà appartenente al sig. Alessi e che conduce alla pagina relativa al suo sito www.tuonome.it; inoltre digitando essecaffe sul motore di ricerca www.google.it non è possibile giungere in alcun modo al sito della ESSSE CAFFE’, in quanto tutti i risultati della ricerca portano al sito del sig. Alessi e pertanto alla schermata www.tuonome.it.

A prova della malafede nella registrazione e nell’uso del nome a dominio da parte dell’odierno resistente la ricorrente sostiene che: 
a)il resistente non poteva ignorare l’esistenza del marchio ESSSE CAFFE’; 
b)il nome a dominio era utilizzato esclusivamente per fare accedere l’utente Internet ad una pagina di www.tuonome.it che lo informa che il nome di dominio digitato è stato registrato, invece che ad una schermata che eventualmente avvisi dell’errore compiuto nella digitazione e permetta, pertanto, di rendersi conto dell’errore e di ritentare a digitare il nome di ESSSE CAFFE’ correttamente;
c)non risulta che: 1) l’attuale resistente prima di aver avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome di dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta di beni o servizi, in quanto all’indirizzo www.essecaffe.it non corrisponde alcuna pagina attiva ma solamente una schermata in cui viene indicato che detto nome di dominio risulta già assegnato (in particolare, non risulta che il sig. Alessi abbia intrapreso una attività volta all’offerta di beni o servizi avente la denominazione del nome a dominio contestato);  2) il sig. Alessi sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio. Dalla visura camerale, difatti, emerge che il nome del sig. Alessi non corrisponde certamente a ESSSE CAFFE’, né del resto che la sua attività commerciale, svolgentesi peraltro nel settore del pellame, abbia alcun nesso logico con le parole “caffè” o tantomeno “esse”; 3) l’attuale assegnatario stia facendo un legittimo uso commerciale, oppure non commerciale del nome a dominio senza l’intento di sviare la clientela della ricorrente o di violarne il marchio registrato, in quanto al dominio contestato non corrisponde alcuna pagina web.

Sulla base delle suddette argomentazioni, nonché della documentazione a sostegno delle stesse, la ricorrente, dopo aver ulteriormente rilevato come si sia in presenza di un tipico caso di “typosquatting”, conclude chiedendo il trasferimento a proprio nome del dominio essecaffe.it. 

Posizione del resistente

Il resistente sig. Mauro Alessi, pur essendo stato messo a conoscenza dell’inizio della procedura di contestazione ed avendo ricevuto ricorso e documentazione allegata in data 1 settembre 2004 (come attestato dalla ricevuta di ritorno della relativa raccomandata), non ha fatto pervenire alcuna replica nei termini stabiliti dall’art. 5 delle procedure di Riassegnazione.

Motivi della decisione

Identità del nome a dominio e possibilità di confusione (Art.16.6.a)

L’art. 16.6.a delle regole di naming stabilisce che il primo requisito da verificare ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato è che esso sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti oppure al proprio nome.

Il nome a dominio contestato ESSECAFFE.IT risulta essere sostanzialmente identico al marchio “ESSSE CAFFE’” registrato a partire dal 1979 in ambito sia nazionale che internazionale. Al riguardo la ricorrente ha depositato diversi documenti che attestano la registrazione in suo favore di diversi marchi e che essi sono, nella specie, il marchio nazionale “CAFFE’ ESSSE” e la “S” formata da un chicco di caffè (registrazione effettuata nel 1979, poi rinnovata nel 1999, domanda n. B099C000662), del successivo marchio nazionale “ESSSE S CAFFE’” e “S” (in forza di domande BO98C000208 e BO98C000209), del marchio comunitario “ESSSE S CAFFE’” (registrazione n. 000774604 del 29 luglio 1999); afferma e documenta, inoltre, che il marchio “ESSSE S CAFFE’” è stato registrato anche negli Stati Uniti (registrazione numero 2.434.521 del 13 marzo 2001).

Risulta evidente come il nome a dominio contestato sia tale da indurre confusione con il marchio “ESSSE CAFFE’” registrato dalla ricorrente, per l’evidente assonanza fonetica tra “essse” ed “esse”.

Risulta quindi soddisfatto quanto richiesto dall’art.16.6 (a) delle regole di naming; ossia il dominio registrato dal signor Mauro Alessi, è tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui la ricorrente vanta dei diritti.

Diritti o interessi legittimi del resistente (Art.16.6.b)

Avendo la ricorrente provato un proprio diritto sul nome “Essse Caffè” e la confondibilità, per assonanza fonetica, del nome a dominio con il suo marchio registrato, sarebbe quindi spettato al resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio, oppure provare l’esistenza di una delle circostanze per le quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming deduce la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al resistente.

Invece, pur essendo stato debitamente posto in grado di contraddire nei termini previsti dalle regole, il resistente non ha fornito alcuna argomentazione o documentazione circa suoi diritti o titoli relativi al nome a dominio oggetto di contestazione. Nè, dalla documentazione agli atti o da quanto desumibile ex officio da Internet, il sig. Mauro Alessi appare avere alcun titolo al suddetto nome a dominio.

 Infatti, non risulta né che il resistente “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6.1), visto che il sito all’indirizzo www.essecaffe.it contiene solo una schermata relativa al sito www.tuonome.it  in cui viene fornita l’indicazione che il dominio risulta essere già stato assegnato; né che esso resistente “è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2), visto che dalla visura camerale allegata al ricorso introduttivo emerge che il nome del sig. Alessi non corrisponde certamente a ESSSE CAFFE’, né del resto che la sua attività commerciale abbia alcun nesso logico con le parole “caffè” o “esse”, visto che questo svolge attività di agente e rappresentante di commercio in articoli in pelle; né che il resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3), visto che il sito risultante all’indirizzo www.essecaffe.it  non appare attualmente  in alcun modo utilizzato a sostegno di alcuna attività.

Il dominio essecaffe.it è infatti un nome che non corrisponde al cognome o al nome del resistente, né sono stati evidenziati dai documenti agli atti elementi tali da provare l’esistenza di alcuna delle circostanze dalle quale l’art. 16.6 autorizza a ritenere sussistente un titolo alla registrazione del nome a dominio in capo all’attuale assegnatario. 

 Non risulta, dunque, alcun diritto del resistente sul nome a dominio contestato.

Malafede del resistente (art. 16.6.c)

L’art. 16.6 c) delle regole di naming  richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. 

Ritiene il sottoscritto saggio che ciò sia stato dimostrato. 

In primo luogo, non è sostenibile che la registrazione del nome a dominio essecaffe.it sia frutto di mera coincidenza, dato che il marchio ESSSE CAFFE’ è un marchio registrato e molto conosciuto in Italia.

In secondo luogo, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio appare provata dalla circostanza che il dominio contestato è stato utilizzato esclusivamente per far accedere gli utenti al sito www.tuonome.it.

 Ciò configura un tipico caso di  “typosquatting”, che consiste nella “pratica di chi effettua una registrazione di un nome a dominio molto simile ad altri domini noti e conosciuti, differenziandosi da questi ultimi per minime differenze letterali, riferibili a comuni errori di digitazione dell’utente di Internet” (decisione CRDD del 31 marzo 2004, saggio avv. Maria Luisa Buonpensiere, nel caso del dominio wwwbuongiorno.it, reperibile su ).

La malafede del sig. Alessi trova ulteriore conferma nel fatto che risulta registrato a suo nome un altro nome a dominio corrispondente ad un marchio notorio, www.speedo.it, oggetto di una procedura di riassegnazione dinanzi a questo ente conduttore, poi sospesa per avere il ricorrente adito l’autorità giudiziaria.  

Deve dunque ritenersi dimostrata anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

P.Q.M.

Si dispone il trasferimento del dominio essecaffe.it dal signor Mauro Alessi alla Essse Caffè S.p.A., con sede legale in via Carpanelli 18/a, 40011 Anzola dell’Emilia (BO).
 
La presente decisione viene comunicata al Registro del ccTLD “.it” per gli adempimenti di sua competenza.

Roma,  12 ottobre 2004

Avv. Mario Pisapia
 


inizio sito
inizio sito
E-mail: svp@crdd.it
Manda un messaggio
inizio pagina

inizio pagina