Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
essecaffe.it
Ricorrenti: ESSSE CAFFE’
S.p.A. (avv. Nicola Alessandri)
Resistente: Mauro Alessi
Collegio (unipersonale):
avv. Mario Pisapia
Svolgimento della procedura
Con ricorso e relativa documentazione
pervenuti alla Crdd per raccomandata a.r. il 30 luglio 2004, la Essse Caffè
S.p.A., con sede legale in via Carpanelli 18/a, 40011 Anzola dell’Emilia
(BO), in persona del legale rappresentante pro tempore, il Presidente del
Consiglio di Amministrazione, sig. Francesco Segafredo, rappresentata nella
presente procedura dall'avv. Nicola Alessandri ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio in viale Gozzadini n. 19, 40124 Bologna, introduceva
una procedura di riassegnazione ex art. 16 delle regole di naming, per
ottenere il trasferimento a suo favore del dominio essecaffe.it,
registrato dal signor Mauro Alessi, residente in via Piero della Francesca
12, 59100 Prato (PO).
Lo stesso giorno la segreteria
della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul
data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web
risultante all’indirizzo www.essecaffe.it.
Le verifiche consentivano
di appurare in particolare:
che il nome a dominio in
contestazione risultava assegnato al signor Mauro Alessi dall’8 marzo 2000;
che il dominio essecaffe.it
era stato sottoposto a contestazione registrata sul data base della R.A.
il 10 maggio 2004;
che all’indirizzo www.essecaffe.it
non corrispondeva alcuna pagina attiva, ma solamente una pagina di www.tuonome.it
che informa l’utente che il nome di dominio digitato risulta esser già
stato assegnato.
La segreteria di CRDD provvedeva
pertanto a comunicare il ricevimento del ricorso alla Registration Authority
ed alla Naming Authority. In data 30 luglio 2004 copia del ricorso e della
documentazione ad esso allegata veniva inviata al resistente per raccomandata
a.r., ricevuta dallo stesso in data 1 settembre 2004, come comprovato dall’avviso
di ricevimento.
Atteso che il resistente
non provvedeva a far pervenire le repliche entro il termine di 25 giorni
previsto dall’art. 5 delle Procedure di riassegnazione, CRDD il 28 settembre
2004 nominava quale saggio il sottoscritto avv. Mario Pisapia, il
quale in data 1 ottobre 2004 accettava l’incarico.
Allegazioni della ricorrente
Nel ricorso introduttivo
la Essse Caffè S.p.A. afferma di essere una nota impresa attiva
nei settori della produzione e distribuzione di prodotti alimentari ed
in particolare caffè e prodotti per bar, e di disporre di una ampia
rete di vendita che comprende il nord e il centro Italia, l’Austria, l’Ucraina,
la Repubblica Ceca ed alcune città degli Stati Uniti. Sostiene,
inoltre, che i prodotti corrispondenti al marchio ESSSE CAFFE’ godono di
un’ampia risonanza nel settore della torrefazione del caffè e nei
bar, per effetto del grande impegno sostenuto per mantenere alti livelli
di standard qualitativi, comprovati da numerosi riconoscimenti (quali la
certificazione del Sistema di Qualità conformemente alla norma UNI
EN ISO 9002 ottenuta nel 1996, il rinnovo del Certificato di Sistema di
Qualità ISO 9001:2000 nel luglio 2002, la certificazione del Sistema
di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001:1996 integrata con il
Sistema di Gestione per la qualità). Dichiara che il marchio ESSSE
CAFFE’ si distingue sul mercato per l’alta qualità dei propri prodotti,
in particolar modo il caffè, per il quale è stata ottenuta
la certificazione delle miscele di caffè ad uso professionale secondo
il Disciplinare tecnico n. 008 “Caffè espresso a marchio espresso
italiano” definito nel 1999 dall’Istituto Nazionale Espresso Italiano.
Dichiara e documenta di aver
ottenuto la registrazione in suo favore di diversi marchi e che essi sono,
nella specie, il marchio nazionale “CAFFE’ ESSSE” e la “S” formata da un
chicco di caffè (registrazione effettuata nel 1979, poi rinnovata
nel 1999, domanda n. B099C000662), del successivo marchio nazionale “ESSSE
S CAFFE’” e “S” (in forza di domande BO98C000208 e BO98C000209), del marchio
comunitario “ESSSE S CAFFE’” (registrazione n. 000774604 del 29 luglio
1999); afferma e documenta, inoltre, che il marchio “ESSSE S CAFFE’” è
stato registrato anche negli Stati Uniti (registrazione numero 2.434.521
del 13 marzo 2001).
La ricorrente afferma e documenta
che, a partire dal mese di dicembre del 1999, in considerazione dell’ampia
risonanza che Internet permette, anche quale veicolo pubblicitario, ha
provveduto alla registrazione dei domini “CAFFEESSE.IT”, “ESSSECAFFE.IT”,
“ESSSECAFFE.COM” e “ESSECAFFE.COM”. Spiega, difatti, che la registrazione
delle diverse tipologie di nomi a dominio, ossia con il nome ESSSE CAFFE’
sia con due che con tre “esse”, è stata attuata allo scopo di ovviare
al pericolo per gli utenti Internet di cadere in errore nella digitazione
della denominazione sociale e del marchio registrato dalla ricorrente,
a causa della possibile confusione e conseguente assonanza tra “Essse”
ed “Esse”. La consapevolezza della possibilità che gli utenti possano
errare nella digitazione della denominazione di ESSSE CAFFE’, afferma la
ricorrente, viene quotidianamente confermata dalla frequenza con cui anche
clienti e fornitori già acquisiti da tempo inviano titoli di pagamento
e fatture a “ESSE CAFFE’”, ossia scrivendo la denominazione della società
ricorrente con due sole “esse” anziché con tre.
Per i predetti rischi di
associazione e confusione, dunque, la ricorrente chiede il trasferimento
a proprio nome del dominio essecaffe.it, per il quale la stessa aveva
altresì avanzato richiesta di registrazione, scoprendo così
che detto nome di dominio risultava essere già assegnato all’odierno
resistente, il sig. Mauro Alessi. Secondo la ricorrente, infatti, attesa
la possibilità di associazione e confusione dello stesso con i marchi
registrati ed ampiamente utilizzati da parte della ricorrente ed in considerazione
del fatto che sul nome a dominio contestato il resistente non può
vantare diritti o interessi legittimi poiché lo stesso non corrisponde
al cognome o ditta dell’assegnatario, sussisterebbero nella fattispecie
i requisiti previsti dalla vigente procedura di riassegnazione del nome
a dominio. A sostegno dell’assenza di diritti o interessi legittimi del
sig. Alessi sul nome a dominio contestato la resistente afferma e documenta
che l’attuale assegnatario svolge attività di commercio in filati
e tessuti per borse e calzature dal 1990 (come provato da una visura camerale
eseguita in data 16 marzo 2000 presso la Camera di Commercio di Prato,
che la ricorrente ha allegato al ricorso) e che sempre dalla medesima data
svolge attività di rappresentante di commercio di articoli in pelle,
intrecci di pelle, tessuto ed accessori per il settore pelletteria.
Sostiene infine che il dominio
è stato registrato in mala fede dal resistente al solo scopo di
trarre indebito vantaggio dalla notorietà del marchio ESSSE CAFFE’
e di attrarre utenti al proprio sito, ingenerando confusione. Difatti afferma
che digitando “essecaffe” in un motore di ricerca, risultano numerosi siti
(quali, ad esempio, www.informacibo.it/caffe1.htm e www.internetbologna.it/topaziende/)
in cui viene fatto riferimento alla società ESSSE CAFFE’, indicandola
raggiungibile attraverso il nome di dominio www. essecaffe.it, in realtà
appartenente al sig. Alessi e che conduce alla pagina relativa al suo sito
www.tuonome.it; inoltre digitando essecaffe sul motore di ricerca www.google.it
non è possibile giungere in alcun modo al sito della ESSSE CAFFE’,
in quanto tutti i risultati della ricerca portano al sito del sig. Alessi
e pertanto alla schermata www.tuonome.it.
A prova della malafede nella
registrazione e nell’uso del nome a dominio da parte dell’odierno resistente
la ricorrente sostiene che:
a)il resistente non poteva
ignorare l’esistenza del marchio ESSSE CAFFE’;
b)il nome a dominio era
utilizzato esclusivamente per fare accedere l’utente Internet ad una pagina
di www.tuonome.it che lo informa che il nome di dominio digitato è
stato registrato, invece che ad una schermata che eventualmente avvisi
dell’errore compiuto nella digitazione e permetta, pertanto, di rendersi
conto dell’errore e di ritentare a digitare il nome di ESSSE CAFFE’ correttamente;
c)non risulta che: 1) l’attuale
resistente prima di aver avuto notizia della contestazione in buona fede
ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome di dominio
o un nome ad esso corrispondente per offerta di beni o servizi, in quanto
all’indirizzo www.essecaffe.it non corrisponde alcuna pagina attiva ma
solamente una schermata in cui viene indicato che detto nome di dominio
risulta già assegnato (in particolare, non risulta che il sig. Alessi
abbia intrapreso una attività volta all’offerta di beni o servizi
avente la denominazione del nome a dominio contestato); 2) il sig.
Alessi sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale
con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha
registrato il relativo marchio. Dalla visura camerale, difatti, emerge
che il nome del sig. Alessi non corrisponde certamente a ESSSE CAFFE’,
né del resto che la sua attività commerciale, svolgentesi
peraltro nel settore del pellame, abbia alcun nesso logico con le parole
“caffè” o tantomeno “esse”; 3) l’attuale assegnatario stia facendo
un legittimo uso commerciale, oppure non commerciale del nome a dominio
senza l’intento di sviare la clientela della ricorrente o di violarne il
marchio registrato, in quanto al dominio contestato non corrisponde alcuna
pagina web.
Sulla base delle suddette
argomentazioni, nonché della documentazione a sostegno delle stesse,
la ricorrente, dopo aver ulteriormente rilevato come si sia in presenza
di un tipico caso di “typosquatting”, conclude chiedendo il trasferimento
a proprio nome del dominio essecaffe.it.
Posizione del resistente
Il resistente sig. Mauro
Alessi, pur essendo stato messo a conoscenza dell’inizio della procedura
di contestazione ed avendo ricevuto ricorso e documentazione allegata in
data 1 settembre 2004 (come attestato dalla ricevuta di ritorno della relativa
raccomandata), non ha fatto pervenire alcuna replica nei termini stabiliti
dall’art. 5 delle procedure di Riassegnazione.
Motivi della decisione
Identità del nome
a dominio e possibilità di confusione (Art.16.6.a)
L’art. 16.6.a delle regole
di naming stabilisce che il primo requisito da verificare ai fini della
riassegnazione del nome a dominio contestato è che esso sia identico
o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente
vanta diritti oppure al proprio nome.
Il nome a dominio contestato
ESSECAFFE.IT risulta essere sostanzialmente identico al marchio “ESSSE
CAFFE’” registrato a partire dal 1979 in ambito sia nazionale che internazionale.
Al riguardo la ricorrente ha depositato diversi documenti che attestano
la registrazione in suo favore di diversi marchi e che essi sono, nella
specie, il marchio nazionale “CAFFE’ ESSSE” e la “S” formata da un chicco
di caffè (registrazione effettuata nel 1979, poi rinnovata nel 1999,
domanda n. B099C000662), del successivo marchio nazionale “ESSSE S CAFFE’”
e “S” (in forza di domande BO98C000208 e BO98C000209), del marchio comunitario
“ESSSE S CAFFE’” (registrazione n. 000774604 del 29 luglio 1999); afferma
e documenta, inoltre, che il marchio “ESSSE S CAFFE’” è stato registrato
anche negli Stati Uniti (registrazione numero 2.434.521 del 13 marzo 2001).
Risulta evidente come il
nome a dominio contestato sia tale da indurre confusione con il marchio
“ESSSE CAFFE’” registrato dalla ricorrente, per l’evidente assonanza fonetica
tra “essse” ed “esse”.
Risulta quindi soddisfatto
quanto richiesto dall’art.16.6 (a) delle regole di naming; ossia il dominio
registrato dal signor Mauro Alessi, è tale da indurre confusione
rispetto ad un marchio su cui la ricorrente vanta dei diritti.
Diritti o interessi legittimi
del resistente (Art.16.6.b)
Avendo la ricorrente provato
un proprio diritto sul nome “Essse Caffè” e la confondibilità,
per assonanza fonetica, del nome a dominio con il suo marchio registrato,
sarebbe quindi spettato al resistente dimostrare a sua volta un proprio
concorrente diritto o titolo al nome a dominio, oppure provare l’esistenza
di una delle circostanze per le quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle
regole di naming deduce la presunzione juris et de jure dell’esistenza
di un titolo al nome a dominio in capo al resistente.
Invece, pur essendo stato
debitamente posto in grado di contraddire nei termini previsti dalle regole,
il resistente non ha fornito alcuna argomentazione o documentazione circa
suoi diritti o titoli relativi al nome a dominio oggetto di contestazione.
Nè, dalla documentazione agli atti o da quanto desumibile ex officio
da Internet, il sig. Mauro Alessi appare avere alcun titolo al suddetto
nome a dominio.
Infatti, non risulta
né che il resistente “prima di avere avuto notizia della contestazione
in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare
il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico
di beni e servizi” (art. 16.6.1), visto che il sito all’indirizzo www.essecaffe.it
contiene solo una schermata relativa al sito www.tuonome.it in cui
viene fornita l’indicazione che il dominio risulta essere già stato
assegnato; né che esso resistente “è conosciuta, personalmente,
come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome
a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art.
16.6.2), visto che dalla visura camerale allegata al ricorso introduttivo
emerge che il nome del sig. Alessi non corrisponde certamente a ESSSE CAFFE’,
né del resto che la sua attività commerciale abbia alcun
nesso logico con le parole “caffè” o “esse”, visto che questo svolge
attività di agente e rappresentante di commercio in articoli in
pelle; né che il resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo
uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela
del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3), visto
che il sito risultante all’indirizzo www.essecaffe.it non appare
attualmente in alcun modo utilizzato a sostegno di alcuna attività.
Il dominio essecaffe.it è
infatti un nome che non corrisponde al cognome o al nome del resistente,
né sono stati evidenziati dai documenti agli atti elementi tali
da provare l’esistenza di alcuna delle circostanze dalle quale l’art. 16.6
autorizza a ritenere sussistente un titolo alla registrazione del nome
a dominio in capo all’attuale assegnatario.
Non risulta, dunque,
alcun diritto del resistente sul nome a dominio contestato.
Malafede del resistente
(art. 16.6.c)
L’art. 16.6 c) delle regole
di naming richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio
sia stato registrato e venga usato in mala fede.
Ritiene il sottoscritto saggio
che ciò sia stato dimostrato.
In primo luogo, non è
sostenibile che la registrazione del nome a dominio essecaffe.it sia frutto
di mera coincidenza, dato che il marchio ESSSE CAFFE’ è un marchio
registrato e molto conosciuto in Italia.
In secondo luogo, la malafede
nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio appare provata
dalla circostanza che il dominio contestato è stato utilizzato esclusivamente
per far accedere gli utenti al sito www.tuonome.it.
Ciò configura
un tipico caso di “typosquatting”, che consiste nella “pratica di
chi effettua una registrazione di un nome a dominio molto simile ad altri
domini noti e conosciuti, differenziandosi da questi ultimi per minime
differenze letterali, riferibili a comuni errori di digitazione dell’utente
di Internet” (decisione CRDD del 31 marzo 2004, saggio avv. Maria Luisa
Buonpensiere, nel caso del dominio wwwbuongiorno.it, reperibile su ).
La malafede del sig. Alessi
trova ulteriore conferma nel fatto che risulta registrato a suo nome un
altro nome a dominio corrispondente ad un marchio notorio, www.speedo.it,
oggetto di una procedura di riassegnazione dinanzi a questo ente conduttore,
poi sospesa per avere il ricorrente adito l’autorità giudiziaria.
Deve dunque ritenersi dimostrata
anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
P.Q.M.
Si dispone il trasferimento
del dominio essecaffe.it dal signor Mauro Alessi alla Essse Caffè
S.p.A., con sede legale in via Carpanelli 18/a, 40011 Anzola dell’Emilia
(BO).
La presente decisione viene
comunicata al Registro del ccTLD “.it” per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 12 ottobre 2004
Avv. Mario Pisapia
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