Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 14 luglio 2003, le società Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Via Roma 99/100, Trivero (Biella), Italia, e Consitex S.A., Via Laveggio 16, Mendrisio, Svizzera, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate dall’Avv. Fabrizio Jacobacci e dal Dott. Massimo Introvigne, domiciliati presso la sede dello Studio Legale Jacobacci & Associati, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino, introducevano una procedura di riassegnazione ex art. 16 delle regole di naming, per ottenere il trasferimento a favore della ricorrente Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A. del dominio essenzadizegna.it,  registrato dal signor Piero Gerolanda, Via Sandro Pertini 10, 92100 Agrigento.

Il 17 luglio 2003 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.essenzadizegna.it.

Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
- che il nome a dominio in contestazione risultava assegnato a Piero Gerolanda dal 23 maggio 2003;
- che il dominio essenzadizegna.it era stato sottoposto a contestazione registrata sul data base della R.A. dal 1° luglio 2003; 
- che all’indirizzo www.essenzadizegna.it corrispondeva una pagina web bianca, con la scritta “servizio non attivo”.

Il 18 luglio 2003 perveniva anche l’esemplare cartaceo del ricorso e la relativa documentazione. Verificatane la regolarità, il 19 luglio 2003 ne inviava copia al sig. Gerolanda per raccomandata a.r.. Contestualmente, il ricorso veniva anche inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

La raccomandata veniva restituita al mittente il 31 luglio 2003, in quanto il sig. Gerolanda risultava sconosciuto all’indirizzo dichiarato alla RA all’atto della registrazione del dominio. 

Ciò nonostante, il 12 agosto 2003 perveniva dal sig. Gerolanda via e-mail replica al ricorso. Seguiva copia in formato cartaceo.

Il 14 agosto 2003 Crdd nominava quale saggio il sottoscritto avv. Raffaele Sperati, il quale il 19 agosto successivo accettava l’incarico.

Le società ricorrenti, facenti parte del medesimo gruppo “Zegna”, dichiarano e documentano di essere titolari di una serie di marchi aventi come elemento caratterizzante la parola “Zegna”, il primo risalente al 1939, fra i quali il marchio  ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA (domanda di marchio comunitario n. 2900587).

 Le ricorrenti documentano in particolare che il nome “Essenza di Zegna” è utilizzato per identificare un profumo prodotto su licenza del Gruppo Zegna dalla Yves Saint Laurent, lanciato sul mercato mondiale nell’aprile 2003.

 Secondo le ricorrenti, il dominio essenzadizegna.it sarebbe stato registrato in malafede, allo scopo di attirare utenti di Internet su un sito pornografico a pagamento, nel quale, fra le altre cose, veniva pubblicizzato e venduto un profumo denominato “Obscene”. A sostegno di quanto affermato, le ricorrenti producono copia della relativa pagina del sito, nonché una e-mail nella quale il sig. Gerolanda, in risposta alle diffide delle ricorrenti, propone di vendere loro per la somma di 250.000,00 euro il sito in contestazione, altri siti con lo stesso nome (e stesso contenuto) registrati sotto altri TLD (.us, .biz, .be, .cn, e via dicendo) ed alcuni prodotti pubblicizzati su tale sito. A riprova della malafede del sig. Girolanda, le ricorrenti sottolineano che l’indirizzo di Agrigento indicato all’atto della registrazione del dominio sarebbe fittizio.

 Le ricorrenti concludono pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio in contestazione al  Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A.

Il sig. Gerolanda, nella sua breve replica, contesta il diritto delle ricorrenti al dominio in contestazione, affermando che “Zegna” altro non sarebbe che il diminutivo del nome polacco “Zbignjew”. Afferma inoltre che al momento all’indirizzo www.essenzadizegna.it appare solo la scritta “servizio non attivo”, motivo per il quale non potrebbe configurarsi alcun conflitto con l’identico marchio, tale da provocare alcun danno alle ricorrenti.

Conclude pertanto per il rigetto del ricorso. 

Il ricorso appare fondato e come tale merita accoglimento. Dalla documentazione agli atti e da quanto acquisito ex officio su internet risultano infatti soddisfatte le condizioni richieste dalle regole di naming per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio.

In particolare:

Sulla identità o confondibilità del nome a dominio contestato.

Le ricorrenti hanno documentato di aver depositato sin dal 21 ottobre 2002 domanda n. 2900587 di registrazione di marchio comunitario Ermenegildo Zegna Essenza di Zegna, e che un profumo chiamato “Essenza di Zegna” è stato commercializzato su licenza del gruppo Zegna nell’aprile del 2003, con ampia risonanza sulla stampa mondiale. 

Il dominio in contestazione, registrato il 23 maggio 2003, è quindi del tutto identico al nome del profumo e a parte del suddetto marchio. Non solo. L’elemento caratterizzante il nome a dominio (“zegna”) è identico e comunque confondibile con il “cuore” del nome della ricorrente (Lanificio Ermenegildo Zegna) e dei marchi “Zegna” registrati da essa e dalle società del suo gruppo.

E’ quindi soddisfatta la condizione richiesta dall’art. 16.6.a delle regole di naming.

Sul diritto o titolo dell'attuale assegnatario in relazione al nome a dominio contestato.

Avendo dimostrato il Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A. un proprio diritto sul nome a dominio in contestazione e la sua confondibilità con propri marchi o prodotti, sarebbe stato onere del resistente provare a sua volta l’esistenza di un concorrente diritto o titolo sul medesimo  nome a dominio, oppure l’esistenza di una delle circostanze da cui le regole di naming fanno discendere la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio a suo favore.

Sul punto, il sig. Gerolanda ha semplicemente dedotto che Zegna sarebbe il diminutivo del nome polacco “Zbignjew”. La circostanza peraltro è del tutto ininfluente. Non chiamandosi il resistente né Zegna, né  Zbignjew, il fatto che il nome a dominio corrisponda ad un nome di persona non attribuisce al sig. Piero Gerolanda alcun titolo o diritto alla sua registrazione.

Per il resto, il resistente non ha provato alcuna delle circostanze dalle quali le regole di naming deducono l’esistenza di un titolo a sua favore per la registrazione del nome a dominio.

Sulla malafede

Per quanto riguarda la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, essa è stata ampiamente provata dalle ricorrenti. Esse hanno provato la registrazione, da parte del sig. Gerolanda, di almeno altri 5 nomi a dominio “essenzadizegna” in altri TLD oltre a quello italiano. In tali siti viene in effetti offerto un profumo che, a titolo di esempio, sul sito all’indirizzo http://www.essenzadizegna.biz, è definito come “Obscene Eau de Parfum 100 ml. Un vero profumo accattivante per rendersi velocemente attraenti, eccitati ed erotici. Abbinate alle vostre capacità seduttive una piccola componente di pheromone questo profumo colpisce direttamente la sfera della sensualità”. Tale profumo è offerto in vendita a 72,30 euro. La stessa bottiglietta (stesso nome, stessa immagine, stessa quantità) viene offerta in vendita su http://www.essenzadizegna.us, stavolta a 17,53 euro iva inclusa, oppure a 16,45 dollari  iva esclusa.

Le suddette pagine appaiono identiche quelle indicate dalle ricorrenti come risultanti all’indirizzo http://www.essenzadizegna.it prima che a tale indirizzo fosse posta una pagina bianca con la scritta “servizio non disponibile”. 

Del resto, che questo fosse il contenuto del sito prima dell’inizio della procedura è confermato dalla risposta alle diffide delle ricorrenti, inviata il 23 giugno 2003 dal sig. Gerolanda dallo stesso indirizzo da cui è pervenuta la sua replica al ricorso, nella quale si legge testualmente: “Comunque, se la Zegna vuole rilevare il nostro business, dovrebbe riacquistare diverse cose da noi, compresi qualche migliaia di flaconi di profumo OBSCENE e un minore quantitativo di altri prodotti, oltre ai siti e ai nomi. Il nostro commercialista valuta questo business duecentocinquantamila euro (flaconi compresi, che non siamo intenzionati a tenerci se perdiamo i nomi).”.

Valutato poi che il nome a dominio in contestazione è stato registrato non appena annunciata dalla stampa la commercializzazione del nuovo profumo “Essenza di Zegna”, appare evidente che il nome a dominio in contestazione (e gli altri identici) sono stati registrati dal sig. Gerolanda allo scopo primario di dirottare sul proprio sito utenti internet attratti dal nome del profumo, onde vendere invece il proprio; e con lo scopo ulteriore di lucrare dal gruppo Zegna una ingente somma di danaro per la restituzione dei domini, seppur camuffata da vendita del “business”, mantenendo sul sito link e pubblicità per la vendita di oggettistica “per adulti”. 

La richiesta somma di 250.000,00 euro è ben superiore al costo di registrazione dei domini, al presumibile costo di predisposizione del sito, ed anche al costo dei flaconi del profumo “Oscene” offerto in vendita alle ricorrenti con i nomi  a dominio. (Basterà osservare come la somma di 250.000,00 euro corrisponda, al prezzo al pubblico di 17,54 euro pubblicizzato sul sito http://www.essenzadizegna.us, ad oltre 14.000 bottigliette del profumo…).

La circostanza poi che l’indirizzo indicato dal sig. Gerolanda sia fittizio (circostanza documentata dalle ricorrenti e confermata dalle poste, che hanno restituito la raccomandata con l’indicazione di destinatario sconosciuto) è altro indizio che conferma la malafede del resistente.

Pertanto si deve ritenere sussistente anche il requisito della malafede così come previsto dall’art. 16.6 lettera c) e dall’art. 16.7 delle regole di naming.

La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 1 settembre 2003

Avv. Raffaele Sperati