Con ricorso pervenuto via e-mail il 18 novembre 2003 la Euredit S.A. in persona del suo legale rappresentante dott. Edourd Prisse, corrente in Courbevoie (Francia) 47, rue Louis Blanc, rappresentata e difesa dal dott. Massimo Introvigne e dall’avv. Fabrizio Jacobacci, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento in suo favore dei nomi a dominio  europage.it ed europages.it, registrati dalla Navigator S.r.l., SS Adriatica Nord 43, 60019 Senigallia (Ancona).

Nei giorni successivi  la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante agli indirizzi www.europage.it  ed www.europages.it. Dalle verifiche risultava  che i suddetti nomi a dominio risultavano assegnati alla Navigator S.r.l. dal 21 giugno 2000, e che gli indirizzi www.europage.it e www.europages.it, europage.it ed europages.it erano irraggiungibili.

In data 22 novembre 2003 perveniva alla Crdd anche l’originale cartaceo del ricorso con relativa documentazione. Poiché peraltro i nomi a dominio sottoposti alla procedura non risultavano ancora contestati sul database whois della Registration Authority, la Crdd attendeva che la Registration Authority stessa ricevesse la lettera di contestazione, la registrasse sul proprio database e la inoltrasse all’assegnatario del nome a dominio, come previsto dalle regole di naming.

Avuta conferma dell’effettuazione di tali incombenze, in data 6 dicembre 2003 la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois.

Dall’avviso di ricevimento risulta che la società resistente ha ricevuto il plico in data 11 dicembre 2003.  Nulla essendo pervenuto entro il 5 gennaio 2004 dalla resistente, in data 7 gennaio 2004 veniva designato il saggio avv.  prof. Enzo Fogliani che il successivo 12 gennaio 2004 accettava l’incarico.

La ricorrente Euredit S.A. dichiara nel proprio ricorso di essere una società controllata dalla SEAT Pagine Gialle S.p.a e di essere società editrice da oltre un ventennio di un annuario di pagine gialle europee denominato europages. 

La ricorrente dichiara inoltre di essere titolare di diversi marchi europages e di essere fornitrice di diversi servizi sempre con il marchio europages; e a conferma di quanto esposto produce copia di registrazione internazionale del marchio europages  n. 475.653 del 7 aprile 1987 e registrazione del 15 luglio 1994 n. 626.221

 La notorietà del marchio europages è desumibile, secondo quanto esposto dalla  Euredit S.A., da una semplice ricerca su Google che su  “europages rivela ben 104.000 ricorrenze pressoché tutte riferite al prodotto della ricorrente, pubblicato nelle varie lingue”. 

 Ritiene, infine, che sussistano tutti i requisiti richiesti dalle Regole di Naming per far luogo alla riassegnazione:  i nomi a dominio registrati www.europage.it e www.europages.it corrispondono integralmente al marchio europages di cui essa stessa è titolare;  la resistente non ha diritti sui nomi a dominio registrati, né risulta averli usati; ha registrato in malafede e, con la sola registrazione, impedisce che la legittima titolare del marchio possa registrarlo come nome a dominio. 

Conclude pertanto chiedendo il trasferimento in suo favore dei nomi a dominio europages.it ed europage.it.

a) identità e confondibilità del nome

I nomi a dominio oggetto di questa procedura sono www.europage.it  ed www.europages.it. La ricorrente ha dimostrato con idonea documentazione di essere titolare del marchio europages, registrato non solo in Italia ma anche in altri paesi europei. 

Non essendo dubbia la confondibilità dei nomi a dominio contestati  www.europages.it e www.europage.it ed il marchio europages, si ritiene soddisfatto il primo requisito richiesto dalle Regole di Naming.

b) Inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato.

Pur avendo la resistente Navigator S.r.l. regolarmente ricevuto la lettera raccomandata a/r del 6 dicembre 2003 inviata dalla segreteria  della Crdd con allegato il ricorso, nulla ha provveduto ad inviare in replica. L’attuale assegnataria non  ha quindi fornito alcun elemento da cui desumere un suo diritto o titolo al nome a dominio contestato, né un tale elemento è emerso dalla documentazione del ricorrente o da quanto acquisito ex officio dal sottoscritto.

Come già controllato dalla segreteria della Crdd, il database whois della Registration Authority attesta che  l’attuale assegnataria dei nomi a dominio europages.it ed europage.it è la  Navigator s.r.l.. Trattandosi di una persona giuridica con denominazione completamente diversa dai nomi registrati come dominio, non consta sussistere alcun collegamento, sulla base del nome dell’attuale assegnatario, che possa far presumere l’esistenza di alcun diritto della Navigator s.r.l. sui domini europages.it ed europage.it.

Né risulta che la resistente “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6.1), visto che i siti contestati non sono in alcun modo raggiungibili dagli utenti Internet; né che essa resistente “è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2), vista la sua denominazione Navigator S.r.l.; né che la resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3), visto che i siti risultanti agli indirizzi www.europage.it ed www.europages.it non solo non sono in alcun modo utilizzati, ma non sono addirittura raggiungibili. 

Si ritiene pertanto soddisfatto anche il secondo requisito di cui all’art. 16.6 lettera b) delle Regole di Naming, ossia la mancanza di titolo da parte della resistente al nome a dominio in contestazione.

c) malafede della resistente.

Il terzo ed ultimo requisito da verificare è la malafede nella registrazione e nell’uso del dominio. 

Generalmente, l’indizio principale dal quale si rileva la malafede di chi ha registrato un nome a dominio è l’uso che si fa del dominio registrato. In questo caso i due domini non solo non sono utilizzati, ma sono addirittura irraggiungibili. Infatti digitando www.europages.it o www.europage.it o europage.it o europages.it  appare la classica dicitura che segnala “impossibile trovare il server remoto”. 

La società resistente dunque non ha fatto e non sta facendo uso dei nomi a dominio registrati. Né in astratto sarebbe comunque possibile un effettivo uso dei nomi a dominio da parte della attuale assegnataria che non vada a ledere i diritti sul marchio che la ricorrente ha abbondantemente provato di avere. Si tratterebbe, quindi, di un uso che comunque sarebbe legittimo. 

Sebbene la Navigator s.r.l. non stia facendo uso dei nomi a dominio registrati, ciò non toglie che dalla sola registrazione sia desumibile la sua malafede. Al riguardo, le precedenti decisioni sia italiane che straniere sono concordi nel ritenere che la detenzione passiva di un nome a dominio (passive holding) sia elemento di malafede quando l’assegnatario non potrebbe farne uso senza ledere il legittimo titolare della denominazione scelta come dominio. Si segnala, a titolo esemplificativo, la decisione resa nella MAP “barbie.it” (saggio Buonpensiere, su http://www.crdd.it/decisioni/barbie.htm) in cui si è ritenuto che “la detenzione del dominio per un periodo prolungato di tempo senza che l’assegnatario ne faccia uso alcuno, lascia infatti ipotizzare (e nel presente caso rafforza l’ipotesi) che oltre alla mancanza di legittimo interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.”.

A tale circostanza si aggiunge la notorietà del marchio registrato dalla ricorrente, la cui diffusione induce ad escludere che la resistente ne ignorasse l’esistenza ed abbia registrato due nomi a dominio ad esso identici per pura coincidenza.

Utilizzando come parola di ricerca “europages” nel motore di Google, si ottiene un lunghissimo elenco riconducibile senz’altro alla ricorrente, al marchio di cui è titolare ed ai servizi da essa resi. La ricorrente ha inoltre documentato la ampia diffusione in tutto il territorio europeo dei servizi da essa offerta, che peraltro risulta anche dal suo sito europages.com, in cui si legge che “la Eurédit S.A., l'editore di europages, è sito a Parigi. I suoi azionisti sono i tre principali editori di Pagine Gialle in Europa : SEAT Pagine Gialle (Telecom Italia), TPI (Telefónica), DeTeMedien (Deutsche Telekom). europages, l'Annuario Europeo degli Affari, è un annuario di tipo "business-to-business" pubblicato in sei lingue su tre tipi di supporto: Internet (1995), Supporto cartaceo (1982) e CD-Rom (1993).”. 

La malafede è dimostrata inoltre dalla circostanza che sul database della Registration Authority la resistente risulta assegnataria di oltre 1.200 nomi a dominio, parecchi dei quali corrispondenti a marchi notori su cui prima facie la Navigator s.r.l. non risulta vantare alcun diritto. Tale fatto, documentato dalla ricorrente e verificato dal sottoscritto, costituisce un tipico esempio di accaparramento di nomi a dominio su cui terzi possono vantare diritti esclusivi, che le regole di  naming ritengono di per se stesso elemento tipico da cui poter dedurre la malafede del resistente.

Da tutte queste circostanze è dato concludere che la resistente ha con malafede registrato e mantenuto i domini contestati, impedendone così alla effettiva titolare del marchio ad essa corrispondente di registrarli sotto il ccTLD .it. 

  Si deve pertanto ritenere sussistente la malafede nella registrazione come richiesto dall’art. 16.6 lettera c.
 

In considerazione di quanto dedotto e provato nel procedimento, e viste le vigenti regole di naming, viene disposta la riassegnazione dei nomi a dominio  europages.it e europage.it dall’attuale assegnataria alla Euredit S.A. in persona del suo legale rappresentante dott. Edourd Prisse, corrente in Courbevoie (Francia) 47, rue Louis Blanc.

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza. 

Roma, 27 gennaio 2004

Avv.  prof. Enzo Fogliani