Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 1° ottobre 2008 la Expedia Italy S.r.l.  con sede in Viale Richard Giulio 1/A , 20143 Milano, in persona del suo amministratore Burke F. Norton, rappresentata e difesa dal dott. Fabrizio Bedarida, domiciliata in via Meravigli 16, Milano, presso la sede della Modiano & Associati s.p.a., il tutto giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio expidia.it, registrato dalla Area97 s.a.s. di La Ferla Marco e C., con sede in Corso Garibaldi, 99, 29100 Piacenza.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
a) che il dominio expidia.it era stato creato il 5 agosto 2003 ed era registrato a nome della  Area97 s.a.s. di La Ferla Marco e C.;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
c) che digitando l’indirizzo http://www.expidia.it si giungeva ad una pagina web contenente annunci pubblicitari “Google” relative a trasporti, viaggi turistici, voli, etc.

Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 2 ottobre 2008 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto alla Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro. 

 Il plico veniva restituito dalle poste il 21 ottobre 2008, con l’indicazione che la consegna, tentata il 9 ottobre 2008, non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario. Il 21 ottobre 2008 pertanto C.R.D.D. comunicava per e-mail alla Ricorrente ed alla Resistente (al suo indirizzo di posta elettronica risultante dal database whois) che il 9 ottobre 2008 era da intendersi quale data di inizio della procedura, e da tale data decorrevano i 25 giorni previsti dal regolamento per le repliche della Resistente.

Scaduto tale termine senza che nulla pervenisse a C.R.D.D., il 6 novembre 2008 veniva nominato quale esperto l’avv. Giuseppe Loffreda, che il successivo 9 novembre 2008 accettava l’incarico.

La Ricorrente, Expedia Italy s.r.l., è una sussidiaria della Expedia Inc, e da quest’ultima è  espressamente autorizzata ad agire nel presente procedimento per la difesa dei diritti dati dalle registrazioni del marchio “expedia” effettuate a nome della Expedia Inc.

La Ricorrente documenta che Expedia Inc. è titolare di una dozzina di marchi comunitari e alcuni marchi statunitensi “expedia” registrati ed utilizzati dal 1996, attraverso i quali è conosciuta come primaria società a livello mondiale nel settore del turismo e dei viaggi con un’ampia offerta di prodotti e servizi disponibili negli Stati Uniti ed in altri paesi del mondo.

La Expedia Italy s.r.l., agisce sul mercato italiano dal 2003, offrendo sul web, tramite il sito posto ne dominio expedia.it,  i medesimi servizi offerti dalla sua capogruppo Expedia Inc., sotto l’egida del medesimo marchio “expedia”.

A sostegno della propria richiesta di riassegnazione, la Ricorrente afferma che il nome a dominio expidia.it è pressoché identico al marchio “expedia”, distinguendosi da esso per una sola lettera “i” al poso della lettera “e”. Dato che in inglese (lingua del paese di origine del marchio) expedia viene pronunciato “expidia”, il dominio in contestazione creerebbe confusione con il marchio ed il nome della Ricorrente.

La malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio sarebbe, secondo la Ricorrente, dimostrata da una serie di elementi concordanti, quali:
a)    la notorietà del marchio “expedia”;
b)    il fatto che il sig. La Ferla o Area97 risultino titolari di un gran numero di nomi a dominio corrispondenti a nomi noti o marchi famosi;
c)    il fatto che sul sito posto all’indirizzo http://www.expidia.it si trovino pubblicità di imprese concorrenti  della Ricorrente, con link ai relativi siti;
d)    la circostanza che il numero di fax indicato nel whois dal registrante risulta inesistente, così come la società titolare del nome a dominio risulta sconosciuta all’indirizzo indicato.

La Ricorrente conclude pertanto per la riassegnazione del nome a dominio in contestazione.

Da parte sua, la Resistente non ha fatto pervenire alcunché nei termini assegnatile dal Regolamento.

a) Identità e confondibilità del nome a dominio.

Il dominio expidia.it è pressochè identico alla parola “expedia”, che è sia marchio registrato dalla capogruppo Expedia Inc. su cui esplicita autorizzazione la Ricorrente ha introdotto la presente procedura, sia al nome della Ricorrente stessa. L’unica differenza è costituita dalla lettera “i” introdotta al posto della seconda “e”. A tale differenza grafica peraltro non corrisponde una differenza fonetica, in quanto la pronuncia del dominio in contestazione (ad esclusione del suffisso .it) è identica alla pronuncia, in inglese, del marchio “expedia”.

Come già ritenuto in passato, “il complessivo effetto fonetico ed acustico dei due termini posti in raffronto fra di loro rappresenta un elemento sostanziale e caratteristico dell’esame ed è idoneo, nel caso di specie a determinarne la confondibilità, e ciò anche in relazione al livello medio degli utenti e dei consumatori ed alla loro normale diligenza ed avvedutezza” (cfr. Decisione C.R.D.D. dominio bigbabol.it, Pieremilio Sammarco, 21 maggio 2001).

Non ha rilevanza invece la circostanza, pure dedotta dalla Ricorrente, che sul sito appaiano link ad agenzie di viaggio o altri operatori turistici o di trasporto, la qual cosa indurrebbe l’utente a credere di essere sul sito di Expedia Italy s.r.l. creando così confusione. L’art. 3.6, I comma, lett. “a” del regolamento richiede infatti che “il nome a dominio sottoposto ad opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio (...)”. Il raffronto per dedurre la confusorietà è quindi solamente il nome di dominio ed il marchio del ricorrente, e non anche il contenuto del sito eventualmente ospitato nel dominio; avendo quest’ultimo rilevanza, se il caso, solo in relazione alla malafede nella registrazione e nel mantenimento del sito.

In ogni caso, l’identità fonetica fra dominio registrato e nome e marchio della Ricorrente sono elementi di per sé sufficienti a ritenere sussistente il requisito della confondibilità del nome a dominio ai sensi dell’art. 3.6, I comma, lett. “a” del Regolamento.

b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

La Resistente, non avendo presentato proprie repliche, non ha dimostrato di avere un diritto od un titolo alla registrazione del dominio expidia.it.

Né le ricerche operate d’ufficio su internet hanno evidenziato l’esistenza di alcuno degli elementi sussistendo i quali la Resistente si ritiene aver titolo al dominio in contestazione.

Si deve quindi ritenere sussistente anche il requisito richiesto dall’art. 3.6, I comma, lett. “b” del Regolamento per far luogo alla riassegnazione.

 c) Malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

La copiosa documentazione prodotta dalla Ricorrente consente di ritenere provata anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Come già accennato, il contenuto della pagina accessibile all’indirizzo http://www.expidia.it è costituito da inserzioni pubblicitarie di imprese concorrenti della Ricorrente e link ai relativi siti.     Ciò di per sé integra la fattispecie prevista dall’art. 3.7, lett. “d”, che il Regolamento ritiene indicativa della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Oltre ciò, sono documentate altre circostanze, che sono da tempo ritenute dalla giurisprudenza nazionale ed estera in tema di riassegnazione, indici di malafede.

E’ stato infatti documentato che il sig. La Ferla e la Area97 hanno sistematicamente attuato il cybersquatting, registrando un gran numero di nomi a dominio corrispondenti a nomi e marchi famosi altrui. E’ stato inoltre dimostrato che all’indirizzo indicato nel whois del Registro la società Resistente non è reperibile.

Si ritiene quindi dimostrata la malafede nel mantenimento e nella registrazione del dominio in contestazione richiesta dall’art. 3.6, I comma, lett. “c” del Regolamento.


Si dispone la riassegnazione del nome a dominio expidia.it alla Expedia Italy S.r.l. con sede in Viale Richard Giulio 1/A , 20143 Milano

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

 Roma, 24 novembre 2008

Avv. Giuseppe Loffreda.