Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
FABSWINGERS.IT

Ricorrente: Winchester Consultancy Limited (dott. Fabrizio Bedarida)
Resistente: sig. Franklin Busi
Collegio (unipersonale): avv. Francesca d’Orsi

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 27 gennaio 2014 la società Winchester Consultancy Limited con sede legale in Apartment 139, Devonshire House, Eldon Street, Sheffield, United Kingdom, S1 4NR in persona del legale rappresentante Sig. Andrew Reid, rappresentata e difesa nella presente procedura dal Dott. Fabrizio Bedarida, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio fabswingers.it registrato dal  Sig. Franklin Busi.

 Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:

    • che il dominio fabswingers.it era stato creato il 5 gennaio 2013 ed era registrato a nome del  Sig. Franklin Busi;
    • che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava lo stato di  “ok /challenged”;
    • che digitando l’indirizzo http://www.fabswingers.it avveniva un reidirizzamento al dominio fabswingers.gooswingers.com in cui, oltre all’immagine di una giovane coppia e varie altre foto attinenti ai profili delle persone iscritte, appariva in alto la scritta fabswingers.it. Inoltre sulla pagina web con l’invito ad iscriversi al sito veniva fornito anche il relativo modulo on line d’iscrizione.
Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, il 5 febbraio 2014 C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Non ricevendo alcuna notizia della spedizione che attestasse il perfezionamento della consegna del reclamo al Resistente, il giorno 4 aprile 2014 C.R.D.D. effettuava una nuova spedizione con il corriere DHL che il giorno 7 aprile recapitava il plico al destinatario.  

Il termine per il deposito di memorie a favore della Resistente trascorreva il 2 maggio 2014 senza che nulla pervenisse a C.R.D.D.; pertanto, veniva nominato quale esperto l’Avv. Francesca d’Orsi, che  il 7 maggio accettava l’incarico. 

Posizione delle parti

La Ricorrente Winchester Consultancy Limited svolge sin dal 2006 su internet una attività online dedita a servizi per incontri per adulti tramite il dominio www.fabswingers.com.

A fondamento dei propri diritti vantati sul nome a dominio oggetto della procedura, produce prova della registrazione del marchio fabswingers in vari paesi anglofoni e rileva che il dominio fabswingers.it è identico a detto marchio. Tale circostanza ingenererebbe una confusione tra gli utenti di internet, i quali potrebbero credere che  tra il dominio disputato ed il marchio fabswingers vi sarebbe un legame. Inoltre non solo l’uguaglianza tra  nome a dominio e marchio registrato sarebbe oggetto della lesione dei diritti vantati dalla Ricorrente, ma anche la stessa attività svolta dal Resistente risulterebbe lesiva, in quanto concorrente a quella svolta dalla   Winchester Consultancy Limited. Pertanto il Resistente  non avrebbe fatto alcun uso legittimo ed in buona fede del nome a dominio disputato per offerta di beni e servizi.

La Ricorrente precisa di non aver mai dato alcuna autorizzazione all’uso del marchio fabswingers.

Riguardo la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, la Ricorrente individua nella condotta del sig. Franklin Busi diverse circostanze da cui dedurla:

•    In primo luogo dalla  mancata risposta alla diffida formulata dalla Winchester Consultancy Limited  e dalla constatazione che, immediatamente dopo tale evento, il Resistente avrebbe cercato di “sfuggire alle proprie responsabilità” rimuovendo  il suo indirizzo dalla scheda dati del dominio.
•    In secondo luogo il Resistente avrebbe agito con piena conoscenza dei diritti della Ricorrente al momento della registrazione del dominio; infatti secondo la Winchester Consultancy Limited, il Resistente sarebbe inscritto al sito web www.fabswingers.com e come tale non poteva non conoscere i servizi e i diritti della Ricorrente  (Actual Knowledge);
•    In terzo luogo, il reidirizzamento degli utenti dal sito www.fabswingers.it a quello fabswingers.gooswingers.com, sortirebbe un immediato vantaggio per il registrante  derivante dall’ indebito sfruttamento della popolarità del marchio fabswingers
•    La Ricorrente asserisce infine che la registrazione di altri nomi a dominio contenenti chiare allusioni a noti marchi appartenenti a terzi, sarebbe la prova di come il sig. Franklin Busi agirebbe seguendo un chiaro disegno accaparratorio proprio della nota pratica di cybersquatting.

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio fabswingers.it.

Il Resistente non ha prodotto alcuna replica.


Motivi della decisione

A) Identità o confondibilità del nome

 Non vi è alcun dubbio circa l’uguaglianza tra il nome a dominio oggetto di opposizione fabswingers.it  e i marchi registrati dalla Ricorrente con la medesima denominazione (fabswingers).  
 
Pertanto il primo requisito richiesto dall’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento appare soddisfatto.

B) Diritti o interessi legittimi della Resistente

Non essendo stata depositata alcuna memoria difensiva che potesse provare l’esistenza di un concorrente diritto o titolo sul nome a dominio contestato, l’esperto ha provveduto d’ufficio alla verifica dell’esistenza di circostanze dalle quali il regolamento consente di desumere un titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione, ex art. 3.6 del Regolamento. Dal sito web www.fabswingers.it, si può constatare che “l’offerta al pubblico di beni e servizi” avviene con una chiara allusione alla denominazione “fabswinger”, pur trovandosi l’utente  a navigare su sito diverso da quello della Ricorrente. Infatti dal dominio oggetto di opposizione l’utente viene reindirizzato verso altro sito; pertanto la fattispecie astratta indicata nel  Regolamento all’art. 3.6 lett. d) non può essere interessata  dalla circostanza in esame in quanto non vi è alcuna corrispondenza tra il nome a dominio fabswingers.it e i servizi offerti dal Resistente su altro dominio.

Del resto non si ha alcuna notizia circa l’identificazione del Sig. Busi, ovvero una sua associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al  dominio registrato “fabswinger”,  ex art. 3.6 lett.b) del Regolamento.

Anche l’ipotesi del Regolamento fatta alla lettera g) dello stesso art.3.6, ossia che “il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”, risulta non applicabile a tale circostanza. Al contrario, dalla documentazione prodotta si desume che la natura dell’attività svolta dal Sig. Busi è chiaramente concorrente a quella svolta dalla Winchester Consultancy Limited, e il riferimento sul sito web al marchio “fabswinger” è la prova provata di un chiaro intento di sviare la clientela della Ricorrente.

Ne emerge pertanto la piena soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

C) Registrazione ed uso del dominio in malafede

L’art. 3.6, I co., lett. c) del Regolamento richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

La documentazione probatoria depositata dalla Ricorrente integra più di una delle circostanze dalle quali il regolamento consente dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Innanzitutto è stata data prova della  circostanza di cui all’art. 3.7, lett. b), circa l’utilizzo del dominio per una attività in concorrenza con quella svolta dalla Ricorrente.

 Infatti gli utenti  sviati verso altro sito rispetto al dominio fabswingers.it e la natura dell’attività e i servizi offerti dal Resistente risultati uguali a quelli della Ricorrente, nonché la circostanza che il Resistente al momento della registrazione fosse a conoscenza  dell’esistenza dei diritti della Ricorrente sul marchio fabswingers, sono tutti elementi che non lasciano alcun dubbio circa l’intento del Sig. Busi di impedire alla Winchester Consultancy Limited di utilizzare tale nome.

Per ciò che attiene l’actual knowledge del Resistente, non sembra plausibile una registrazione casuale di un nome a dominio tanto articolato. Inoltre la stessa scelta di porre in primo piano  sulla pagina web la denominazione fabswingers ha senso solo se il Resistente, al momento della registrazione, conosceva il corrispondente marchio; altrimenti la semplice denominazione di per sè non ha alcun significato (scambisti fab) e non si vede la ragione per cui il Resistente l’avrebbe dovuta adottare.
 
In secondo luogo è provata la circostanza di cui all’art. 3.7, lett. c), ossia la volontà del Sig. Busi di porre in essere una attività uguale e concorrente a quella della Ricorrente, con il precipuo intento di sviarne la clientela e in ultima analisi di danneggiarne gli affari.

In terzo luogo è provato anche quanto disposto all’art. 3.7, lett. d), infatti l'uso del nome a dominio oggetto di opposizione, fatto dal Resistente, è  tale da  “ attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione” con il marchio fabswingers, su cui la Ricorrente gode di diritti di privativa.

Si ritiene pertanto che il Resistente abbia agito in malafede sia nella registrazione sia nel mantenimento del nome a dominio.

I motivi dedotti nel ricorso appaiono dunque fondati ed il ricorso merita accoglimento.


P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio fabswingers.it alla società Winchester Consultancy Limited con sede in Apartment 139, Devonshire House, Eldon Street, Sheffield, United Kingdom, S1 4NR.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 19 maggio 2014

Avv. Francesca d’Orsi


 
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