Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
FACEBOOK.IT
Ricorrente:
Facebook UK Ltd (avv. Fabrizio Jacobacci, dott. Massimo Introvigne)
Resistente:
John Michael Preston
Collegio:
avv. prof. Enzo Fogliani (presidente), avv. Laura Turini, prof. Laurent
Manderieux
Svolgimento
della procedura.
Con ricorso
ricevuto per e-mail da CRDD in data 15 aprile 2009 la
società Facebook UK Ltd, corrente in 77-79 High Street,
Egham, Surrey TW209HY, Regno Unito, in persona del legale
rappresentante, sig. Cipora Herman, rappresentata nella presente
procedura dall'avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne,
domiciliati a tal fine, giusta delega in calce al ricorso, in Torino,
presso la sede dello Studio Legale Jacobacci & Associati, Corso
Emilia 8, introduceva una procedura di riassegnazione, ai sensi
dell'art. 3.1 del Regolamento
per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora
in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione
e la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD "it", per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio facebook.it, registrato
dal sig. John Michael Preston.
Ricevuto
il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava
i dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il dominio facebook.it
era stato creato il 6 marzo 2006 ed era registrato a nome del sig. John
Michael Preston;
- b) che il nome a dominio era
stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata
sul whois del Registro nel quale risultava il valore
“CHALLENGED”;
- c) che digitando
l’indirizzo http://www.facebook.it si giungeva ad un sito
web, contenente link che reindirizzano ad altri siti che svolgono
attività in diretta concorrenza con Facebook.
Effettuate le prescritte
comunicazioni al Registro e ricevuto in data 15 aprile 2009 il ricorso
e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto al resistente
per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database
del Registro. Il plico tuttavia veniva restituito alla mittente
C.R.D.D., in quanto il destinatario risultava
“trasferito”.
L’inizio
della procedura deve considerarsi coincidente con il momento in cui le
poste hanno tentato la consegna della raccomandata (28 aprile 2009).
Tale data si considera quindi come data di inizio della procedura e di
decorrenza del termine di 25 giorni concesso al Resistente per la
presentazione delle proprie repliche.
C.R.D.D., ricevuto
in restituzione dalle poste il plico inviato al Resistente, comunicava
in data 18 maggio 2009 per e-mail alle parti la suddetta data di inizio
della procedura. Scaduto il 23 maggio 2009 il termine per la
presentazione delle repliche senza che nulla pervenisse dal Resistente
ed avendo il Ricorrente prescelto un collegio di tre esperti, il 26
maggio 2009 C.R.D.D. nominava quali esperti il prof. Laurent
Manderieux, l’avv. Laura Turini, e, con funzioni di
presidente, l’avv. prof. Enzo Fogliani, i quali accettavano
l’incarico rispettivamente il 27 maggio 2009, il 28 maggio
2009 e il 29 maggio 2009.
Allegazioni
delle parti.
La Ricorrente, nel
proprio ricorso introduttivo, sostiene che il nome a dominio oggetto
della contestazione corrisponde integralmente al segno distintivo sul
quale essa vanta dei diritti di esclusiva, in virtù di un
contratto di licenza prodotto agli atti.
La Ricorrente
afferma che all’indirizzo facebook.com corrisponde un
popolare sito di social network, di proprietà della
Facebook, Inc, ad accesso gratuito. Facebook è stato fondato
il 4 febbraio 2004 da Mark Zuckerberg, all'epoca studente diciannovenne
presso l'università di Harvard. Tramite tale sito,
gli utenti hanno la possibilità di creare profili,
contenenti foto e liste di interessi personali, di scambiare messaggi
privati o pubblici e di far parte di gruppi di amici. Tale sito ha
acquisito notevole rilevanza in tutto il mondo, fornendo i propri
servizi in 35 lingue a più di 200 milioni di utenti attivi
in tutto il mondo. In Italia gli utenti, almeno occasionali, del
predetto sito nel 2008 erano 473.105.
La Ricorrente
sostiene poi che nessun diritto avrebbe il Resistente sul nome oggetto
della procedura, considerando che esso non corrisponde a una sua ditta,
denominazione, ragione sociale, né ha alcun collegamento con
il marchio FACEBOOK.
Afferma infine la
Ricorrente che il Resistente avrebbe registrato e mantenuto in malafede
il nome a dominio oggetto della procedura, considerando che nel momento
in cui lo registrava, non poteva ignorare l’esistenza del
relativo marchio, del quale parlavano tutti i mezzi di comunicazione
sin dalla data di esplosione del fenomeno (primavera 2004) e, ancor
prima, nella precedente fase sperimentale.
Conclude pertanto
chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
Posizione
della Resistente.
Il Resistente non
ha fatto pervenire nulla, né entro i termini previsti
né dopo, nonostante con la e-mail di comunicazione
dell’inizio della procedura C.R.D.D. gli avesse trasmesso
copia in formato elettronico del ricorso.
Motivi della
decisione.
I motivi dedotti
dalla Ricorrente appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita
accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
a)
identità e confondibilità del nome
In base all'art.
3.6, co. 1, lettera a) del Regolamento, affinché si possa
riscontrare il requisito della identità o
confondibilità “il nome a dominio deve essere
identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui
il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.
Non appare dubbio
che il nome a dominio in contestazione (facebook.it) sia identico al
marchio comunitario n. 2483857 originariamente registrato a nome della
società Sephora in data 13 giugno 2003 e successivamente
ceduto alla Facebook, Inc., che lo ha poi concesso in licenza alla
Facebook UK Ltd.
E’
quindi evidente la confondibilità del nome a dominio
contestato con l’omonimo marchio e di conseguenza la
sussistenza di quanto richiesto dall’art. 3.6, co. 1, lettera
a) del Regolamento.
Risulta dunque
accertata la sussistenza del primo requisito.
b)
inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato
Una volta che il
Ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio
contestato, spetta al Resistente dimostrare la concorrente esistenza di
un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle
circostanze ex art. 3.6, co. 3 lett. a), b), c) del Regolamento, dalle
quali si può desumere la presunzione juris et de jure
dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo. Nel caso di specie
la società ricorrente ha fornito idonea prova di avere
diritto all’uso della denominazione
“FACEBOOK”; prova costituita dalla documentazione
attestante il deposito e la registrazione del marchio FACEBOOK con nota
di trascrizione della cessione del marchio da Sephora a Facebook Inc e
dal contratto di licenza a favore di Facebook UK Ltd (allegati 4 e 5).
Il resistente, non
essendosi costituito, non ha controdedotto alcunché al
ricorso e non ha dunque fornito alcuna prova o documentazione idonea a
dimostrare l'esistenza di un suo concorrente diritto o titolo
all'utilizzazione del nome a dominio contestato.
Dalla
documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito
INTERNET:
- a)
non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che il Resistente
“prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede
ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a
dominio o un nome ad esso corrispondente per l'offerta al pubblico di
beni e servizi” (art. 3.6, co. 3, lett. a del Regolamento);
- b)
non risulta che il Resistente “è conosciuto,
personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome
corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato
il relativo marchio” (art. 3.6, co. 3, lett. b del
Regolamento), visto che è sempre indicato il nome di John
Michael Preston;
- c)
si deve escludere la circostanza che “il resistente stia
facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza
l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne
il marchio registrato” (art. 3.6, co. 3, lett. c del
Regolamento), in quanto il sito promuove link diretti a siti su cui
è svolta attività affine a quella espletata dalla
società ricorrente.
Si ritiene pertanto accertato
anche il secondo requisito di cui all’art. 3.6, lettera b)
del Regolamento, ossia la mancanza di alcun titolo o diritto del
Resistente sul nome a dominio in contestazione.
c)
registrazione e uso del nome a dominio in malafede.
Sussiste infine
anche il requisito della malafede, essendo state provate più
di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre
la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Innanzitutto,
elemento da cui dedurre la malafede si rinviene nella indicazione al
Registro di un nome o di un indirizzo al quale l'assegnatario non
risulta reperibile.
La Ricorrente
inoltre ha affermato e dimostrato documentalmente il proprio diritto
all’uso del marchio. Da ricerche effettuate dal presente
collegio è altresì emersa la notorietà
a livello internazionale del marchio FACEBOOK. Sotto questo profilo,
stante la notorietà raggiunta dal predetto marchio,
appare inverosimile che la registrazione del suddetto nome
sia stata del tutto casuale. Inoltre, contenendo il sito corrispondente
al nome a dominio oggetto della contestazione, link che reindirizzano
su siti in diretta concorrenza con facebook, appare inverosimile che il
Resistente non fosse a conoscenza della sua esistenza. Tanto
più che risulta documentata la registrazione da parte del
sig. John Michael Preston di altri nomi a dominio (gracobaby.it,
fordpertutto.it, fordforall.it, leapfrog.it) contenenti marchi famosi.
Dunque la
registrazione e il mantenimento del nome a dominio oggetto di
contestazione rientra in un più ampio disegno
accaparratorio, volto a catturare utenti di Internet che digitino nomi
di siti corrispondenti a marchi famosi nella convinzione di trovarsi
nel sito ufficiale dei legittimi titolari del marchio, inducendoli
dunque ad errore. E' evidente quindi che il Resistente ha inteso
sfruttare la notorietà raggiunta dalla Facebook UK Ltd per
attrarre illegittimamente i relativi utenti verso il proprio sito. Il
pubblico sarà quindi facilmente indotto a ritenere che il
sito internet www.facebook.it sia il sito ufficiale della
società Facebook UK Ltd. Per quanto sopra esposto
è indubbio l’elevatissimo rischio di confusione
per l’utente di Internet tra il nome a dominio contestato da
un lato ed il marchio e l’omonima denominazione sociale
dall’altro. Il rischio è tanto maggiore laddove si
considera la notevole rilevanza del marchio e della denominazione
sociale FACEBOOK. In particolare, considerando che Facebook
è tradotto in moltissime lingue, tra le quali anche
l’italiano, il rischio di confusione è assai
elevato soprattutto per l’utente italiano, in quanto
sarà più facilmente indotto a digitare
l’indirizzo www.facebook.it, piuttosto che www.facebook.com.
Non appare quindi
dubitabile che il nome a dominio in contestazione “sia
stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di
trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il
marchio del ricorrente”; il che costituisce elemento
indicativo della malafede ex art. 3.7.d del Regolamento.
Si ritiene quindi
dimostrata la malafede del Resistente nella registrazione e nel
mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art.
3.6, co. 1, lett. c) e art. 3.7 del Regolamento.
P.Q.M.
Si dispone la
riassegnazione del nome a dominio facebook.it alla società
Facebook UK Ltd, corrente in 77-79 High Street, Egham, Surrey TW209HY,
Regno Unito.
La presente
decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD
“it” per gli adempimenti di sua competenza.
Roma - Firenze -
Milano, 9 giugno 2009
Avv. prof. Enzo
Fogliani (presidente)
Avv. Laura Turini
Prof. Laurent
Manderieux
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