Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. in data 8 ottobre 2010 la società Fata Assicurazioni Danni s.p.a., con sede legale in Roma (RM), Via Urbana n. 169/A, c.a.p. 00184, in persona dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale, avv. Vittorio Rispoli, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Roma, presso il cui studio in Roma, Piazza Cavour n. 17, si domiciliava giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione, ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD "it", per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio www.fataassicurazioni.it, registrato dalla Suchknecht GmbH.

 Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:

• a) che il dominio www.fataassicurazioni.it era stato creato il 24 aprile 2007 ed era registrato a nome della Suchknecht GmbH;
• b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro, nel quale risultava il valore “ACTIVE  / CHALLENGED”;
• c) che digitando l’indirizzo http://www.fataassicurazioni.it si veniva automaticamente reindirizzati al dominio www.ndparking.com/fataassicurazioni.it

Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 18 ottobre 2010 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto alla Resistente per raccomandata internazionale all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l’invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento del plico. Il plico tuttavia veniva restituito alla mittente C.R.D.D., in quanto la Resistente risultava sconosciuta all’indirizzo indicato nel whois del Registro.

L’inizio della procedura deve dunque considerarsi coincidente con il momento in cui le poste hanno inutilmente tentato la consegna del plico (ovverosia il 27 ottobre 2010) e da esso è quindi decorso il termine di 25 giorni concesso alla Resistente per la presentazione delle proprie repliche.

Pertanto C.R.D.D., ricevuto in restituzione dalle poste il plico inviato alla Resistente, comunicava per e-mail alle parti la suddetta data di inizio della procedura. Scaduto il 21 novembre 2010 il termine per le repliche senza che nulla pervenisse da parte della Resistente, C.R.D.D. il 22 novembre 2010 nominava quale esperto il sottoscritto Enzo Fogliani, il quale il giorno successivo  accettava l'incarico.

  La Ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, afferma e documenta di essere titolare del marchio internazionale “Fata Assicurazioni” n. 828761, depositato il 3 marzo 2004 e registrato il 20 aprile 2004 (allegato 5 al reclamo) e di aver inoltre depositato il 29 novembre 2001 la domanda n. RM2001C006689 per la registrazione del marchio italiano “FATA ASSICURAZIONI” (allegato 5 al reclamo).

La Ricorrente ha inoltre registrato sin dal 25 marzo 2000 il nome a dominio fata-assicurazioni.it attraverso il quale la stessa pubblicizza la propria attività.

La Ricorrente afferma che la Resistente ha acquistato il nome a dominio in contestazione ponendovi un «sito di parcheggio», la cui home page presenta contenuti attinenti alla stessa serie di prodotti offerti dalla Ricorrente. Essa infatti si presenta come una pagina contenente dei link ad attività, anche di tipo assicurativo, svolte da soggetti terzi e, come tali, concorrenziali rispetto all’attività di Fata Assicurazioni Danni s.p.a.  

La Ricorrente sostiene poi che nessun diritto avrebbe la Resistente sul nome oggetto della procedura, che, invece, sarebbe immediatamente riconducibile alla compagnia Fata Assicurazioni Danni s.p.a., posto che il nome fa esplicito riferimento al mercato assicurativo ed il suffisso .it è proprio del mercato italiano in cui opera Fata.

Afferma infine la Ricorrente che la Resistente avrebbe registrato e mantenuto in malafede il nome a dominio oggetto della procedura, considerando che la Resistente non ha alcun collegamento con la Ricorrente e che l’attuale assegnataria del dominio utilizzerebbe il sito corrispondente al nome a dominio in contestazione per fini di rivendita di spazi pubblicitari a scopi commerciali.  
 
Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

La Resistente non ha fatto pervenire nulla entro i termini previsti. Nulla è pervenuto neppure a seguito della e-mail di comunicazione dell’inizio della procedura.

I motivi dedotti dalla Ricorrente appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

a) identità e confondibilità del nome

Ai sensi dell’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, un nome a dominio possiede i requisiti della identità o confondibilità se è “tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Mediante la documentazione versata agli atti, la Ricorrente ha dimostrato di essere titolare del marchio internazionale n. 828761; marchio registrato il 20 aprile 2004 e, dunque, precedentemente rispetto alla registrazione del dominio fataassicurazioni.it da parte della Suchknecht GmbH avvenuta il 24 aprile 2007. La Ricorrente ha inoltre registrato il nome a dominio fata-assicurazioni.it in data 25 marzo 2000 e, dunque, anteriormente rispetto alla registrazione del nome a dominio in contestazione da parte della Resistente.

Nel caso in esame è quindi fuori di dubbio che il nome a dominio fataassicurazioni.it sia identico alla denominazione sociale della Ricorrente, oltre che al marchio FATA ASSICURAZIONI che la Ricorrente ha provato di avere registrato come marchio su scala internazionale e al dominio da essa registrato; denominazione, sulla quale, quindi, essa vanta pieni diritti.

Deve quindi ritenersi accertato il primo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio.

b) inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato

Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, occorre sottolineare che la Suchknecht GmbH, pur avendo ricevuto il ricorso ed i documenti ad esso allegati all’indirizzo e-mail indicato al momento della registrazione del nome a dominio in contestazione, ha ritenuto di non replicare alle deduzioni ed allegazioni avversarie.

Non avendo quindi la Resistente fornito la prova di un suo concorrente diritto o titolo all’uso del nome a dominio contestato, il Collegio ha proceduto a verificare d'ufficio la sussistenza in capo alla Suchknecht GmbH di un tale diritto, mediante la documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sulla rete Internet.

Al riguardo è senza dubbio da escludere che alcun diritto possa essere riconosciuto alla Resistente dalla documentazione allegata al ricorso che, al contrario, prova che la Fata Assicurazioni Danni s.p.a. è legittima titolare del nome oggetto di contestazione. Così come non appare dal sito presente su Internet all'indirizzo http://www.fataassicurazioni.it alcun elemento che possa far ritenere sussistente alcuna delle circostanze provate le quali il Regolamento ritiene che l'assegnatario possa vantare un titolo al nome a dominio in contestazione.
 
Si ritiene, pertanto, accertato anche il secondo requisito di cui all’art. 3.6, lett. b) del Regolamento, ossia la mancanza di alcun titolo o diritto della Resistente sul nome a dominio in contestazione.

c)    registrazione e uso del nome a dominio in malafede.

Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, il sottoscritto ritiene che sia stata provata più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Elemento da cui dedurre la malafede si rinviene anzitutto nella indicazione al Registro, al momento della registrazione, di un nome o di un indirizzo al quale l'assegnatario non risulta reperibile.

Si osserva inoltre che da ricerche effettuate dal sottoscritto esperto è emersa la notorietà della Ricorrente, per cui è difficile ritenere che la Resistente ignorasse, al momento della registrazione, l’esistenza di tale marchio, considerando anche che la home page del sito corrispondente al nome a dominio in contestazione contiene dei reindirizzamenti a siti di società che forniscono prodotti in diretta concorrenza con quelli della Fata Assicurazioni Danni s.p.a. Né è credibile che l’attuale assegnatario ignorasse l’esistenza dei diritti che la Ricorrente vanta sullo stesso. Quindi, si deve ritenere che la Resistente abbia agito in malafede, perchè al momento in cui ha chiesto l’assegnazione del dominio in contestazione, sapeva di garantirsi la possibilità di beneficiare della rinomanza del segno distintivo considerato, violando i diritti connessi al marchio internazionale registrato dalla Ricorrente.

  Digitando poi il nome a dominio contestato l’utente viene automaticamente reindirizzato su www.ndparking.com/fataassicurazioni.it; tale pagina web contiene i dati della società a cui il sito è riferibile, ossia la Namedrive LLC. Nel sito internet corrispondente a quest’ultima (www.namedrive.com) è possibile trovare una esauriente informazione della attività offerta in rete dalla società: Name Drive è definito come un servizio che consente di parcheggiare domini senza costi e guadagnando in base al numero dei visitatori che clicca sul dominio.  
 
Come pacificamente ritenuto in giurisprudenza nelle procedure di riassegnazione, la utilizzazione di un dominio identico ad un marchio registrato dove sono contenuti i link a società concorrenti con la Ricorrente non può essere ritenuto una mera coincidenza ma una scelta della Resistente mirata ad usurpare il marchio della Ricorrente e a sfruttare la notorietà del marchio per indirizzare ingannevolmente gli utenti internet verso società concorrenti. Si deve quindi ritenere fondata l’affermazione della Ricorrente, in base alla quale ricorrerebbe nel caso di specie la mala fede della Resistente, tenuto conto del fatto che i marchi pubblicizzati sul sito fataassicurazioni.it appartengono a società che operano nel medesimo settore della Ricorrente.  

E’ pertanto evidente che, oltre alla mancanza di legittimo interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.

Inoltre risulta documentata la registrazione da parte della Resistente di altri nomi a dominio relativi a marchi famosi per i quali sono state svolte in passato altre procedure di riassegnazione (map dominio betshop.it, esperto prof. Massimo Deiana, http://www.crdd.it/decisioni/betshop.htm; map dominio pirellibedding.it, esperto avv. Angela Di Pisa, www.mfsd.it/dispute_domini/utente/doc/Pirellibedding.it.doc).
 
Risultano pertanto dimostrate le circostanze di cui all’art. 3.7 “Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede”, lett. b); c); d), ossia

• 1) la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente  (lett. b);
• 2) la circostanza che il nome di dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente (lett. c);
• 3) la circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico (lett. d) .

Nel caso di specie si ritiene infine applicabile anche la circostanza sub e) dell’art. 3.7 del Regolamento, ossia che “il nome a dominio sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome a dominio ed il nome a dominio registrato”, non avendo la Resistente,  titolare del nome a dominio, provato in alcun modo l’esistenza di un suo dimostrabile collegamento con il nome a dominio registrato.

Lo scrivente collegio ritiene pertanto che la Ricorrente abbia dimostrato la malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6, I comma, lett. c) del Regolamento.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio www.fataassicurazioni.it alla società Fata Assicurazioni Danni s.p.a., con sede legale in Roma (RM), Via Urbana n. 169/A, c.a.p. 00184.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD “it” per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 2 dicembre 2010

Avv. prof. Enzo Fogliani