C.r.d.d. fierebologna.it ricorrente: BolognaFiere s.p.a. (Modiano & associati s.p.a.) Resistente: Navigator s.r.l. Collegio (unipersonale): avv. Raffaele Sperati Svolgimento della procedura Con ricorso pervenuto alla Crdd per e-mail in data 27 marzo 2006, la BolognaFiere s.p.a., con sede legale in Bologna Via della Fiera 20, in persona del legale rappresentante sig. Alessandro Savoia, Direttore amministrativo e finanziario affari legali e societari, rappresentato nella presente procedura dal dott. Fabrizio Bedarida e domiciliato presso la Modiano e Associati s.p.a. Via Meravigli 16 Milano, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 del Regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito, Regolamento), per ottenere il trasferimento a suo favore dei domini fierebologna.it registrato dalla Navigator S.r.l., con sede in Senigallia SS Adritatica Nord 43. Ricevuto il ricorso, la segreteria della Crdd verificava l'intestatario
del nome a dominio contestato sul data base whois del Registro, nonché
la pagina web risultante all'indirizzo www.fierebologna
Il 29 marzo 2006 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso con relativa documentazione. La segreteria di Crdd, verificata la regolarità del ricorso, provvedeva a darne comunicazione al Registro e ad inviare alla resistente per e-mail e per raccomandata con ricevuta di ritorno copia del ricorso e della documentazione allegata. Dalla ricevuta di ritorno la copia del ricorso risultava regolarmente recapitata al destinatario il 21 aprile 2006. Quindi, decorso inutilmente il termine di 25 giorni previsto per le repliche senza che nulla pervenisse alla CRDD, in data 17 maggio 2006 veniva nominato il sottoscritto avv. Raffaele Sperati quale saggio della presente procedura, il quale il successivo 20 maggio accettava l’incarico. Allegazioni della ricorrente La BolognaFiere s.p.a. deduce nel ricorso introduttivo di operare nel settore delle esposizioni e manifestazioni fieristiche e di essere uno dei principali centri espositivi europei. Il Gruppo BolognaFiera organizza circa 65 eventi annuali a Bologna, Modena e Ferrara oltre a diverse esposizioni oltreoceano. Grazie all’elevato numero di espositori e visitatori che partecipano agli eventi e alle manifestazioni organizzate da BolognaFiere, la conoscenza della sua attività e dei suoi marchi è molto diffusa sia in Italia che all’estero. La ricorrente afferma e documenta di essere titolare del marchio BOLOGNA FIERE, utilizzato fin dal 1985; di vantare diritti sul nome BOLOGNAFIERE derivanti dal marchio registrato internazionalmente e depositato in Italia fin dal 1992, nonché dalla propria denominazione sociale Fiere Internazionali di Bologna SpA – Bolognafiere o, in firma abbreviata, Bolognafiere SpA. BolognaFiere dichiara inoltre di essere titolare dei nomi a dominio bolognafiere.it e bolognafiere.com oltre ad una serie di altri nomi a dominio. A dimostrazione di quanto affermato la ricorrente allega documentazione attestate il deposito del marchio rilasciato dal Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato – ufficio italiano marchi e brevetti, relativo al marchio BolognaFiere. Allega inoltre documentazione relativa alla registrazione internazionale dello stesso marchio BolognaFiere e documentazione relativa alla registrazione da parte della BolognaFiere S.p.A di 17 nomi a dominio, sotto vari TLD, contenenti tutti il nome bolognafiere. La BolognaFiere s.p.a. sostiene che il nome a dominio fierebologna.it è confondibile con il marchio Bolognafiere essendo costituito dalle stesse parole che in ordine inverso compongono il marchio registrato. Pertanto sarebbe evidente la confondibilità tra il dominio contestato e il marchio della ricorrente nonchè con la sua denominazione sociale. La resistente in tal modo ingenera nel pubblico che vi sia un qualche legame tra le due società con evidente danno in termini di immagine e perdita di potenziali clienti. Il dimostrato diritto della ricorrente sul marchio BOLOGNAFIERE escluderebbe
di per sè la possibilità di un concorrente diritto e/o interesse
legittimo della resistente su detto nome. Inoltre la resistente ad oggi
non avrebbe fatto alcun uso legittimo ed in buona fede del nome a dominio
nè la ricorrente ha mai dato alla resistente alcuna licenza e/o
autorizzazione all’uso del proprio marchio.
Alla luce di quanto esposto la ricorrente ritiene che la resistente detenga il dominio passivamente al solo scopo di creare confusione con i marchi della ricorrente spingendo così quest'ultima al suo acquisto. Quanto alla mala fede, la ricorrente sostiene che la malafede sarebbe ravvisabile nel fatto che la resistente, data la notorietà del marchio, non poteva non essere a conoscenza dell’esistenza dello stesso, dell’omonima società e dei servizi da essa offerti, integrando tale situazione la c.d. actual knowledge.Ciò sarebbe anche confermato dal fatto che la resistente ha registrato oltre 1000 nomi a dominio tra i quali vi sono parecchi nomi a dominio ricollegabili al mondo fieristico. La prova della malafede sarebbe data anche dalla circostanza che il nome a dominio registrato nel 2000 non è mai stato utilizzato dal resistente che appare essere un detentore passivo. Infine la ricorrente segnala che la resistente è stata già coinvolta in altre procedure di riassegnazione per aver registrato nomi corrispondenti a marchi di terzi, corrispondenti a eventi fieristici di indubbia notorietà. Tale circostanza costituirebbe ulteriore elemento da cui dedurre la malafede tanto nella registrazione che nell'uso del dominio. La ricorrente chiede quindi il trasferimento in suo favore del nome a dominio contestato. Motivi della decisione I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso merita accoglimento, essendo presenti tutti i requisiti richiesti per far luogo alla riassegnazione: a) identità o confondibilità del nome Secondo l’articolo 16.6 lettera a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”. La ricorrente deduce di essere titolare del marchio “bolognafiere” corrispondente anche alla sua denominazione sociale, e di ciò fornisce prova con idonea documentazione. La Bologna Fiere s.p.a. ha infatti depositato documentazione da cui si attesta l’avvenuta registrazione del relativo marchio sia come marchio italiano, che comunitario e internazionale. Il nome a dominio fierebologna.it è costituito dalle stesse parole che compongono il marchio BOLOGNAFIERE con la sola differenze dell’inversione dell’ordine delle due parole. Le medesime considerazioni valgono anche confrontando il nome a dominio contestato e la denominazione sociale BolognaFiere S.p.A. Orbene tali differenze non sono idonee ad eliminare il rischio della confondibilità, inducendo comunque a ritenere che i siti collegati a quei domini offrano informazioni sulle manifestazioni fieristiche organizzate dalla ricorrente. E’ quindi evidente la confondibilità, considerando anche la notorietà del marchio bolognafiere come registrato dalla ricorrente, del nome a dominio contestato con l’omonimo marchio e la denominazione sociale e di conseguenza la sussistenza di quanto richiesto dall’art. 16.6 a) del Regolamento. b) inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato La società ricorrente ha fornito idonea prova di avere diritto all’uso del nome utilizzato dalla resistente nella registrazione del dominio fierebologna.it. Sarebbe stato, quindi, onere della resistente Navigator s.r.l. provare di avere anch’essa un concorrente diritto o titolo all’uso degli stessi nomi. Non avendo, tuttavia, la ricorrente inviato alcune replica, il sottoscritto saggio ha quindi verificato d’ufficio se un tale diritto in capo alla Navigator s.r.l. fosse deducibile dalla documentazione allegata al ricorso o da quanto reperibile sulla rete Internet. Al riguardo, dalla documentazione allegata al ricorso si deve escludere che alcun diritto possa riconosciuto alla Navigator s.r.l. Nè è possibile dedurre il contrario attraverso ricerche in rete. Digitando l'indirizzo www.fierebologna.it non è dato arrivare ad alcuna pagina web, e ciò (come sottolineato anche nel ricorso dalla ricorrente) induce a ritenere che la società Navigator s.r.l. – che pure ha registrato il dominio oltre 5 anni fa - non si sia mai attivata per utilizzarlo. Occorre inoltre considerare che la società resistente risulta essere assegnataria di una gran quantità di nomi a dominio a volte corrispondenti a nomi generici di ogni categoria (medica, artistica ecc.), a volte risultati identici a marchi registrati (cfr. da ultimo decisione mifur.it del 2/8/2005 saggio avv. Buonpensiere, ma anche: decisione europage.it e europages.it del 27/1/2004 saggio avv. Enzo Fogliani; decisione macef.it del 15/2/2005 saggio avv. Raffaele Sperati). Con particolare riferimento al nome a dominio fierebologna.it non esiste alcun elemento da cui dedurre che la Navigator s.r.l. ha “usato o di essersi oggettivamente preparata ad usare, in buona fede, prima di aver ricevuto notizia della contestazione, il nome a dominio – o un nome ad esso corrispondente – per offerta al pubblico di beni o di servizi”. Il nome a dominio non risulta essere mai stato utilizzato da parte della Navigator s.r.l., essendosi la resistente limitata al mantenimento passivo del dominio in contestazione. Né la resistente risulta conosciuta, “personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”. Infatti, provando a digitare il nome a dominio in contestazione
le sole ed uniche informazioni alle quali si giunge con l’ausilio dei diversi
motori di ricerca riguardano direttamente solo le manifestazioni BIMU e
SFORTEC.
c) registrazione e uso del nome a dominio in mala fede. Per quanto riguarda, infine, il requisito della malafede della registrazione e del mantenimento dl nome a dominio contestato si rileva quanto segue. Sia dalla documentazione dedotta dalla ricorrente che da autonome ricerche effettuate dal sottoscritto attraverso i motori di ricerca risulta provata la notorietà del marchio Bolognafiere e delle attività svolte dalla società ricorrente. E’ quindi da escludersi che la Navigator s.r.l. ignorasse tale notorietà e l’esistenza del marchio registrato. Inoltre, come già rilevato in altre procedure (cfr. decisione mifur.it saggio Maria Luisa Buonpensiere e bimu.it saggio avv. Enzo Fogliani) altro elemento da cui è dato dedurre la mala fede della resistente è la circostanza che la Navigator s.r.l. risulta assegnataria di ulteriori nomi a dominio corrispondenti a manifestazioni fieristiche. Il che ulteriormente dimostra che la Navigator s.r.l. conosce molto bene il mercato degli eventi fieristici ed anche la BolognaFiere, senza dubbio ben nota nel 2000 quando il nome contestato è stato registrato. Altra circostanza, che conferma la malafede della resisitente, come affermato dalla ricorrente, è il fatto che la Navigator s.r.l. appare essere un detentore passivo “passive holder” , in quanto il nome a dominio fierebologna.it non è mai stato utilizzato dalla società attuale assegnataria. Orbene, come pacifico in giurisprudenza la detenzione passiva (passive holding) deve essere ritenuta elemento da cui dedurre la malafede del resistente, in quanto da ciò si può ragionevolmente dedurre sia che l’assegnatario non abbia un effettivo interesse al nome di dominio registrato, sia che il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del nome della manifestazione. Infine, costituisce ulteriore elemento da cui dedurre la malafede la circostanza che la resistente non risulta mai aver in alcun modo risposto alla diffida della ricorrente o alla lettera inviatagli dal Registro Si deve ritenere quindi sussistente anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione. P.Q.M. si dispone la riassegnazione del nome a dominio fierebologna.it alla BolognaFiera s.p.a. La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.it per gli adempimenti di sua competenza. Roma, 31 maggio 2006 Avv. Raffaele Sperati
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