Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
gettyimages.it
Ricorrente: Getty Images (UK) Ltd (avv.ti
Andrea Gherardo Ligi e Roberto Collodel)
Resistente: sig. Luigi Marruso
Collegio (unipersonale): Avv. Maria Luisa
Buonpensiere
Svolgimento della procedura
Con ricorso ricevuto per e-mail in data
23 giugno 2006 da C.R.D.D., la Getty Images (UK) L.t.d., con sede legale
in 101 Bayham Street, London, NW1 0AG, United Kingdom, in persona del legale
rappresentante sig. Steven Cristallo, rappresentata nella presente procedura
dagli avv.ti Andrea Gherardo Ligi e Roberto Collodel, presso il cui studio
in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, si domiciliava, giusta delega
allegata al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ex art.
16 del Regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio
del ccTLD .it (nel seguito Regolamento) per ottenere il trasferimento a
suo nome del dominio gettyimages.it registrato dal sig. Luigi Marruso.
Ricevuto il ricorso, la segreteria della
Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio oggetto della contestazione
sul database del Registro, nonché la pagina web risultante
all'indirizzo www.gettyimages.it
Le verifiche consentivano di appurare
in particolare:
-
che il nome a dominio in oggetto risultava
assegnato dal 27 settembre 2005;
-
che il dominio era stato sottoposto
a contestazione e la stessa risulta registrata sul database del Registro
il 19 giugno 2006;
-
che digitando l ’indirizzo www.gettyimages.it
risultava una pagina web vuota (bianca).
C.R.D.D. inviava dunque al sig. Luigi
Marruso comunicazione del ricorso, sia per posta elettronica (all’indirizzo
risultante dal database del registro), sia mediante plico raccomandato
con ricevuta di ritorno contenente copia del ricorso e della documentazione
ad esso allegata, con l’invito ad inviare alla C.R.D.D. le proprie repliche
entro 25 giorni dal ricevimento del plico.
Il sig. Luigi Marruso riceveva il plico
raccomandato in data 3 luglio 2006, senza peraltro provvedere ad inviare
le repliche entro i termini previsti dal Regolamento. Pertanto in data
31 luglio 2006 C.R.D.D. nominava quale saggio della presente procedura
l'avv. Maria Luisa Buonpensiere, che nello stesso giorno accettava l'incarico.
Posizione delle parti.
La Ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo,
afferma e documenta di essere licenziataria da parte della Getty Images
Inc. del marchio comunitario n. 002313005 GETTY IMAGES, da quest'ultima
depositato il 24/7/2001, data anteriore alla registrazione del dominio
contestato (27 settembre 2005).
Il nome a dominio oggetto di contestazione
– continua la Ricorrente - è assolutamente confondibile con il marchio
sul quale essa vanta dei diritti di esclusiva, in virtù del suddetto
contratto di licenza. Il cuore del marchio Getty Images – cui corrisponde
anche la denominazione sociale della ricorrente – è infatti identico
al nome a dominio registrato dal Resistente.
Questi, secondo la Ricorrente, non avrebbe
diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato in quanto,
al momento della registrazione del dominio gettyimages.it, non era (né
è tuttora) titolare di alcun marchio corrispondente, né registrato
né tanto meno di fatto.
Quanto alla malafede, la Ricorrente evidenzia:
a) il fatto che in passato, per un breve periodo, accedendo alla home page
del dominio in contestazione si veniva reindirizzati ad un sito svolgente
attività concorrenziale con quella della Ricorrente; b) che comunque
il sito è al momento e da tempo privo di contenuto alcuno, con ciò
realizzandosi la fattispecie di passive domain holding; c) che il Resistente
è già stato oggetto di procedura di riassegnazione innanzi
a WIPO e risulta titolare di domini corrispondenti a nomi per i quali non
risulta avere diritti.
La Ricorrente conclude quindi chiedendo
la riassegnazione del nome a dominio in contestazione.
Da parte sua il sig.Marruso, pur avendo
regolarmente ricevuto la raccomandata con il ricorso e la documentazione,
non ha fatto pervenire nulla entro i termini previsti.
Motivi della decisione
I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati
e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti
tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.
a) identità o confondibilità
del nome
Secondo l’articolo 16.6, lett. a) del Regolamento,
affinché si possa riscontrare il requisito della identità
o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale
da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta
diritti, o al proprio nome e cognome”.
Non appare dubbio che il nome a dominio
in contestazione (gettyimages.it) sia identico al marchio depositato
dalla Getty Images Inc e concesso in licenza alla Getty Images (UK)
Ltd., sia alla denominazione della Ricorrente.
Si ritiene dunque soddisfatto il requisito
della identità o confondibilità del nome a dominio ex art.
16.6, lett. a) del Regolamento.
b) diritti o interessi legittimi del
resistente
Con riferimento al secondo dei requisiti
richiesti, occorre sottolineare che la Ricorrente ha provato un proprio
diritto sul nome “gettyimages” e la confondibilità del nome a dominio
con il marchio ad essa concesso in licenza e la sua denominazione
sociale.
Sarebbe dunque spettato al Resistente dimostrare
un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio. Non avendo tuttavia
il Resistente controdedotto alcunché al ricorso, il presente Collegio
ha proceduto d’ufficio a verificare la sussistenza di un tale diritto in
capo al Resistente, mediante la documentazione allegata al ricorso e da
quanto reperibile sulla rete Internet.
Dalla documentazione allegata al ricorso
e da quanto reperibile sul sito INTERNET:
a) non risulta alcun elemento agli
atti che dimostri che “il resistente, prima di aver avuto notizia della
contestazione, abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il
nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta in buona
fede al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6, II co. del Regolamento);
b) non risulta che “il resistente sia conosciuto,
personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente
al nome a dominio registrato”;
c) si deve escludere la circostanza
che “il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure
commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di
violarne il marchio registrato”, in quanto sul sito risulta una semplice
pagina bianca (vuota).
Si ritiene pertanto che anche il secondo
requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del
nome a dominio possa ritenersi soddisfatto.
c) registrazione ed uso del dominio
in malafede
Sia dalla documentazione dedotta dalla
ricorrente che da autonome ricerche effettuate dal presente Collegio sulla
rete Internet risulta provata la notorietà della Getty Images Inc.e
del relativo marchio registrato dalla Getty Images Inc. e concesso in licenza
alla Getty Images (UK) Ltd. Data la specificità del nome in contestazione,
che non può certo essere stato scelto dal Resistente per mera coincidenza,
si deve dunque escludere che il Resistente ignorasse tale notorietà
e l’esistenza del marchio registrato.
Si deve inoltre ritenere corretta l’affermazione
della Ricorrente, in base alla quale il Resistente appare essere detentore
passivo (“passive holder”) del nome a dominio oggetto del presente procedimento,
in quanto digitando http://www.gettyimages.it non appare alcun messaggio
d'errore, ma solo una pagina bianca vuota. Come pacifico in giurisprudenza,
la detenzione passiva (“passive holding”) di un nome a dominio deve essere
considerata come circostanza dalla quale poter desumere la malafede del
resistente, in quanto da ciò si può ragionevolmente dedurre
sia che l’assegnatario non abbia un effettivo interesse al nome a dominio
registrato (visto che dopo quasi 2 anni dalla registrazione, il sito non
risulta ancora utilizzato dal Resistente), sia – e soprattutto - il dominio
sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà
del nome e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.
Ad ulteriore conferma del fatto che il
Resistente volesse sfruttare la notorietà del marchio “getty images”
vi è il fatto che risulta dai documenti allegati al ricorso che
per un breve periodo di tempo, digitando gettyimages.it, si verificava
un reindirizzamento automatico all’indirizzo livedigital.com operante nel
settore delle immagini.
Altro elemento da cui dedurre la malafede
nella registrazione è infine la documentata registrazione, da parte
del sig. Marruso, di nomi di dominio su cui non risulta avere diritti,
tanto da essere stati oggetto, per altri TLD, di procedure
di riassegnazione (cfr. decisione WIPO 2006-0275, dominio nrf.org, panelist
E.C. Chiasson).
Risultano pertanto dimostrate le circostanze
di cui all’art.16.7 “Prova della registrazione e del mantenimento del dominio
in malafede”, lett. b); c); d), ossia
la circostanza che il dominio sia stato
registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio
di registrare in proprio tale nome di dominio(lett. b);
la circostanza che il nome di dominio
sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare
gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente;
la circostanza che, nell’uso del nome
a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attarre, a scopo
di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con
il marchio del ricorrente.
Circostanze che, se dimostrate, autorizzano
a ritenere la malafede del Resistente.
Si deve dunque ritenere sussistente anche
la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in
contestazione.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a
dominio gettyimages.it alla Getty Images (UK) Ltd, con sede legale in 101
Bayham Street, London.
La presente decisione sarà comunicata
al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 3 agosto 2006
avv. Maria Luisa Buonpensiere.
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