C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
gettyimages.it
Ricorrente: Getty Images (UK) Ltd (avv.ti Andrea Gherardo Ligi e Roberto Collodel)
Resistente: sig. Luigi Marruso
Collegio (unipersonale): Avv. Maria Luisa Buonpensiere

Svolgimento della procedura 

Con ricorso ricevuto per e-mail in data 23 giugno 2006 da C.R.D.D., la Getty Images (UK) L.t.d., con sede legale in 101 Bayham Street, London, NW1 0AG, United Kingdom, in persona del legale rappresentante sig. Steven Cristallo, rappresentata nella presente procedura dagli avv.ti Andrea Gherardo Ligi e Roberto Collodel, presso il cui studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, si domiciliava, giusta delega allegata al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 del Regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito Regolamento) per ottenere il trasferimento a suo nome del dominio gettyimages.it registrato dal sig. Luigi Marruso.

Ricevuto il ricorso, la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio oggetto della contestazione sul database del Registro, nonché la pagina web risultante  all'indirizzo www.gettyimages.it
 
Le verifiche consentivano di appurare in particolare:

  • che il nome a dominio in oggetto risultava assegnato dal 27 settembre 2005;
  • che il dominio era  stato sottoposto a contestazione e la stessa risulta registrata sul database del Registro il 19 giugno 2006; 
  • che digitando l ’indirizzo www.gettyimages.it risultava una pagina web vuota (bianca).


C.R.D.D. inviava dunque al sig. Luigi Marruso comunicazione del ricorso, sia per posta elettronica (all’indirizzo risultante dal database del registro), sia mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno contenente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata, con l’invito ad inviare alla C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

Il sig. Luigi Marruso riceveva il plico raccomandato in data 3 luglio 2006, senza peraltro provvedere ad inviare le repliche entro i termini previsti dal Regolamento. Pertanto in data 31 luglio 2006 C.R.D.D. nominava quale saggio della presente procedura l'avv. Maria Luisa Buonpensiere, che nello stesso giorno accettava l'incarico.

Posizione delle parti.

La Ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, afferma e documenta di essere licenziataria da parte della Getty Images Inc. del marchio comunitario n. 002313005 GETTY IMAGES, da quest'ultima depositato il 24/7/2001, data anteriore alla registrazione del dominio contestato (27 settembre 2005). 

Il nome a dominio oggetto di contestazione – continua la Ricorrente - è assolutamente confondibile con il marchio sul quale essa vanta dei diritti di esclusiva, in virtù del suddetto contratto di licenza. Il cuore del marchio Getty Images – cui corrisponde anche la denominazione sociale della ricorrente – è infatti identico al nome a dominio registrato dal Resistente.

Questi, secondo la Ricorrente, non avrebbe diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato in quanto, al momento della registrazione del dominio gettyimages.it, non era (né è tuttora) titolare di alcun marchio corrispondente, né registrato né tanto meno di fatto. 

Quanto alla malafede, la Ricorrente evidenzia: a) il fatto che in passato, per un breve periodo, accedendo alla home page del dominio in contestazione si veniva reindirizzati ad un sito svolgente attività concorrenziale con quella della Ricorrente; b) che comunque il sito è al momento e da tempo privo di contenuto alcuno, con ciò realizzandosi la fattispecie di passive domain holding; c) che il Resistente è già stato oggetto di procedura di riassegnazione innanzi a WIPO e risulta titolare di domini corrispondenti a nomi per i quali non risulta avere diritti.

La Ricorrente conclude quindi chiedendo la riassegnazione del nome a dominio in contestazione.

Da parte sua il sig.Marruso, pur avendo regolarmente ricevuto la raccomandata con il ricorso e la documentazione, non ha fatto pervenire nulla entro i termini previsti.

Motivi della decisione

I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.
 

a) identità o confondibilità del nome

Secondo l’articolo 16.6, lett. a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Non appare dubbio che il nome a dominio in contestazione (gettyimages.it) sia identico al marchio depositato  dalla Getty Images Inc e concesso in licenza alla Getty Images (UK)  Ltd., sia alla denominazione della Ricorrente.  

Si ritiene dunque soddisfatto il requisito della identità o confondibilità del nome a dominio ex art. 16.6, lett. a) del Regolamento.

b) diritti o interessi legittimi del resistente

Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, occorre sottolineare che la Ricorrente ha provato un proprio diritto sul nome “gettyimages” e la confondibilità del nome a dominio con  il marchio ad essa concesso in licenza e la sua denominazione sociale.

Sarebbe dunque spettato al Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio. Non avendo tuttavia il Resistente controdedotto alcunché al ricorso, il presente Collegio ha proceduto d’ufficio a verificare la sussistenza di un tale diritto in capo al Resistente, mediante la documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sulla rete Internet.

Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito INTERNET: 
a)  non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il resistente, prima di aver avuto notizia della contestazione, abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta in buona fede al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6, II co. del Regolamento);

b) non risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato”;

c)  si deve escludere la circostanza che “il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”, in quanto sul sito risulta una semplice pagina bianca (vuota).

Si ritiene pertanto che anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio possa ritenersi soddisfatto.

c) registrazione ed uso del dominio in malafede

Sia dalla documentazione dedotta dalla ricorrente che da autonome ricerche effettuate dal presente Collegio sulla rete Internet risulta provata la notorietà della Getty Images Inc.e del relativo marchio registrato dalla Getty Images Inc. e concesso in licenza alla Getty Images (UK) Ltd. Data la specificità del nome in contestazione, che non può certo essere stato scelto dal Resistente per mera coincidenza, si deve dunque escludere che il Resistente ignorasse tale notorietà e l’esistenza del marchio registrato.

Si deve inoltre ritenere corretta l’affermazione della Ricorrente, in base alla quale il Resistente appare essere detentore passivo (“passive holder”) del nome a dominio oggetto del presente procedimento, in quanto digitando http://www.gettyimages.it non appare alcun messaggio d'errore, ma solo una pagina bianca vuota. Come pacifico in giurisprudenza, la detenzione passiva (“passive holding”) di un nome a dominio deve essere considerata come circostanza dalla quale poter desumere la malafede del resistente, in quanto da ciò si può ragionevolmente dedurre sia che l’assegnatario non abbia un effettivo interesse al nome a dominio registrato (visto che dopo quasi 2 anni dalla registrazione, il sito non risulta ancora utilizzato dal Resistente), sia – e soprattutto - il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del nome e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.

Ad ulteriore conferma del fatto che il Resistente volesse sfruttare la notorietà del marchio “getty images” vi è il fatto che risulta dai documenti allegati al ricorso che per un breve periodo di tempo, digitando gettyimages.it, si verificava un reindirizzamento automatico all’indirizzo livedigital.com operante nel settore delle immagini. 

Altro elemento da cui dedurre la malafede nella registrazione è infine la documentata registrazione, da parte del sig. Marruso, di nomi di dominio su cui non risulta avere diritti, tanto da essere stati  oggetto, per  altri TLD, di procedure di riassegnazione (cfr. decisione WIPO 2006-0275, dominio nrf.org, panelist E.C. Chiasson).

Risultano pertanto dimostrate le circostanze di cui all’art.16.7 “Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede”, lett. b); c); d), ossia
la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome di dominio(lett. b);
la circostanza che il nome di dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente;
la circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente. 
Circostanze che, se dimostrate, autorizzano a ritenere la malafede del Resistente.
 
Si deve dunque ritenere sussistente anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio gettyimages.it alla Getty Images (UK) Ltd, con sede legale in 101 Bayham Street, London.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza. 

Roma, 3 agosto 2006

avv. Maria Luisa Buonpensiere.


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