Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
GORMITI.IT
Ricorrente:
Giochi Preziosi S.p.A. (avv. Mario Ciccarelli e Pietro Massarotto)
Resistente:
Name Mine LLP
Collegio
(unipersonale): avv. Mario Pisapia
Svolgimento
della procedura
Con ricorso
ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 1 dicembre 2007 la Giochi Preziosi
S.p.A., con sede legale a Milano,Via Gioberti 1, in persona del legale
rappresentante sig. Enrico Preziosi, rappresentata e difesa nella
presente procedura dagli avvocati Mario Ciccarelli e Pietro Massarotto
presso il cui studio a Milano, Corso Lodi 47, ha eletto domicilio,
introduceva una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la
risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento) e
dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi
a dominio del ccTLD "it" chiedendo il trasferimento in suo favore del
nome a dominio GORMITI.IT, assegnato alla Name Mine LLP, Dept
108, Unit 9D1, DN6 8DD Doncaster (GB).
Ricevuto
il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava
i dovuti controlli dai quali risultava:
a)
che il dominio GORMITI.IT era stato assegnato alla Name Mine
LLP il 22 marzo 2006;
b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “challenged”;
c)
che digitando l’indirizzo WWW.GORMITI.IT si veniva
automaticamente reindirizzati al dominio www.ndparking.com/gormiti.it
Ricevuto
il ricorso e la documentazione per posta, il 17 dicembre 2007 C.R.D.D.
inviava il tutto alla resistente sia per e-mail all’indirizzo
risultante dal database del registro che con plico raccomandato, con
l'invito ad inviare alla C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni
dal ricevimento. Non essendo tornato l’avviso di ricevimento
del plico e non avendo quindi avuto notizia della avvenuta corretta
instaurazione del contraddittorio, la C.R.D.D. spediva
nuovamente copia del ricorso e dei documenti alla resistente a mezzo
plico internazionale, rinnovando l’invito a farle pervenire
le repliche entro 25 giorni dal ricevimento del plico.
Verificata
quindi la ricezione del plico, che risultava pervenuto il 3 marzo 2008, veniva atteso il decorso del nuovo
termine per le repliche, scaduto il quale senza che nulla pervenisse
alla C.R.D.D., il 31 marzo 2008 veniva nominato quale esperto il
sottoscritto avv. Mario Pisapia che il successivo 2 aprile accettava
l’incarico.
Allegazioni
della Ricorrente.
La Giochi
Preziosi S.p.A. è una nota società nel settore
dei giocattoli che ha registrato il nome GORMTI –
corrispondete ad un gioco da lei prodotto - come marchio italiano
(depositi del 18/01/2005, 13/03/2006 e 16/03/2007), marchio
internazionale con estensione in Benelux, Repubblica Ceca, Francia,
Germania, Polonia, Portogallo, Spagna e Grecia (depositi del
06/04/2006) e marchio nazionale estero in U.S.A (19/01/2007), Canada
(08/01/2007) Messico (27/02/2007); il tutto oltre marchi nazionali
esteri registrati a nome di filiali del Gruppo. Di ciò
è stata allegata idonea documentazione con il ricorso.
La
Ricorrente dichiara di aver registrato il nome GORMITI come domain name
sotto i cctld: .cz, .ru, .co.uk, .us, .org, .fr, .es, .be, .nl, .de,
.at, .ch, .pl, .eu.
Essendo
titolare dei suddetti marchi la Ricorrente ed avendo quindi un diritto
esclusivo sul nome a dominio contestato, ritiene che la attuale
assegnataria non abbia concorrenti diritti e che abbia registrato e
mantenuto il dominio GORMITI.IT in malafade.
Posizione
della Resistente.
La
resistente, pur avendo ricevuto il plico contenente il ricorso e la
documentazione della ricorrente, non ha inviato proprie repliche nel
termine previsto dal Regolamento.
Motivi
della decisione.
a)
Sulla identità e confondibilità del nome a
dominio.
Ai sensi
dell’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, un nome a
dominio possiede i requisiti della identità o
confondibilità se è“tale da indurre a
confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale,
su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e
cognome”.
Nel
caso in esame è fuori di dubbio che il nome a dominio
GORMITI.IT sia identico al marchio GORMITI che la Ricorrente ha provato
di avere registrato come marchio su scala internazionale oltre che
nazionale, sul quale, quindi, essa vanta pieni diritti.
Deve
quindi ritenersi accertato il primo requisito richiesto per la
rassegnazione del nome a dominio.
b) Diritto o titolo della
Resistente al nome a dominio in contestazione.
L’art.
3.6, III comma, prevede che “il resistente sarà
ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio al nome a dominio
oggetto di opposizione qualora provi che: a) prima di avere avuto
notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si
è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un
nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi,
oppure b) che è conosciuto, personalmente, come associazione
o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio
registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure c)
che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale,
oppure commerciale senza l’intento di sviare clientela del
ricorrente o di violarne il marchio registrato”.
La
Resistente pur essendo stata messa in condizione di controdedurre e
provare un proprio concorrente diritto o titolo all’uso del
nome a dominio GORMITI.IT non ha inviato le proprie difese
alla C.R.D.D.
Dalla
documentazione allegata dalla Ricorrente risulta provato il diritto di
quest’ultima sul nome a dominio GORMITI per averlo registrato
come marchio italiano fin dal 18 gennaio 2005; dal whois del database
del Registro risulta altresì che il nome a dominio
GORMITI.IT è stato assegnato alla Resistente il 22 marzo
2006, quando GORMITI era già marchio registrato in Italia
dalla Ricorrente.
Digitando,
poi, il nome a dominio contestato l’utente viene
automaticamente reindirizzato su www.ndparking.com/gormiti.it; tale
pagina web contiene i dati della società a cui il sito
è riferibile, ossia la Namedrive LLC. Nel sito internet
corrispondente a quest’ultima (www.namedrive.com)
è possibile trovare una esauriente informazione della
attività offerta in rete dalla società: Name
Drive è definito come un servizio che consente di
parcheggiare domini senza costi e guadagnando in base al numero dei
visitatori che clicca sul dominio. Ciò è inoltre
ben spiegato nella intervista (prodotta dalla Ricorrente come doc. 10)
al presidente e fondatore della Namedrive.
Da
tutto ciò si deve dedurre che la Resistente trae profitto
dal dominio GORMITI.IT grazie alla notorietà del marchio
GORMITI di cui è titolare la Ricorrente.
Ciò
fuga ogni dubbio sulla inesistenza di una delle circostanze richieste
dall’art. 3.6 del Regolamento; specularmente deve ritenersi
sussistente il secondo requisito richiesto per la rassegnazione del
nome a dominio.
c) Sulla malafede
della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a
dominio.
Il terzo ed
ultimo requisito richiesto per la rassegnazione del nome a dominio
contestato è la malafede della registrazione e mantenimento
del nome a dominio.
L’art.
3.7 del Regolamento contiene un elenco (esemplificativo) delle
circostanze che, se dimostrate, sono ritenute prova della registrazione
e dell’uso del dominio in malafede; la lettera d)
del citato articolo si riferisce a “la circostanza
che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato
intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto,
utenti in Internet, ingenerando la probabilità di confusione
con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto
Nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente
pubblico”.
Tale
circostanza si adatta al caso in esame. La
notorietà del gioco Gormiti e quindi del nome e marchio
GORMITI è facilmente riscontrabile da una rapida ricerca sul
web. Inserendo nel motore di ricerca la parola GORMITI si
ottiene un elenco di siti aventi ad oggetto i famosi pupazzi Gormiti;
fra essi appare anche il sito di Wikipedia (un sito che si
definisce enciclopedia libera) in cui si spiega che “I
Gormiti (sing. Gormita) sono i personaggi di un gioco da tavolo,
distribuito nei negozi in Italia dal Gruppo Preziosi, per l'esattezza
dalla GIG e per l'edicola dalla Grani & Partners,
società del Gruppo Preziosi”. Da tutto
ciò è facilmente deducibile la
notorietà raggiunta dal marchio GORMITI.
Altrettanto
deducibile la circostanza che tale notorietà viene sfruttata
dalla Resistente per attirare l’attenzione degli utenti della
rete, i quali non possono sapere che il dominio GORMITI.IT non
è il sito ufficiale creato per il gioco
“gormiti” dalla società produttrice. Si
noti poi che la pagina corrispondete al dominio contestato ha contenuti
attinenti alla stessa serie di prodotti offerti dalla Giochi Preziosi:
essa, infatti, si presenta come una pagina che alle parole
“giocattoli”, “peluche”,
“gormiti”, “bambole”,
“giocattoli negozi online” collega dei
reindirizzamenti o ad altri siti in cui vengono offerti in vendita
giocattoli o – come nel caso della parola GORMITI –
ad una altra pagina dello stesso sito di
“parcheggio” del dominio.
E’
quindi da ritenersi provato anche il requisito della malafede nella
registrazione e nel mantenimento da parte della Resistente del nome a
dominio GORMITI.IT
P.Q.M.
Si dispone
la riassegnazione del nome a dominio GORMITI.IT a Giochi Preziosi
S.p.A., con sede legale a Milano,Via Gioberti 1
La
presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD
.IT per i provvedimenti di sua competenza.
Roma,
11 aprile 2008
Avv.
Mario Pisapia