Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
GORMITI.IT

Ricorrente: Giochi Preziosi S.p.A. (avv. Mario Ciccarelli e Pietro Massarotto)
Resistente: Name Mine LLP
Collegio (unipersonale): avv. Mario Pisapia

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 1 dicembre 2007 la Giochi Preziosi S.p.A., con sede legale a Milano,Via Gioberti 1, in persona del legale rappresentante sig. Enrico Preziosi, rappresentata e difesa nella presente procedura dagli avvocati Mario Ciccarelli e Pietro Massarotto presso il cui studio a Milano, Corso Lodi 47, ha eletto domicilio, introduceva una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio  GORMITI.IT, assegnato alla Name Mine LLP, Dept 108, Unit 9D1, DN6 8DD Doncaster (GB).

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
a) che il dominio GORMITI.IT era stato assegnato alla  Name Mine LLP il 22 marzo 2006;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
c) che digitando l’indirizzo WWW.GORMITI.IT si veniva automaticamente reindirizzati al dominio www.ndparking.com/gormiti.it

Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta, il 17 dicembre 2007 C.R.D.D. inviava il tutto alla resistente sia per e-mail all’indirizzo risultante dal database del registro che con plico raccomandato, con l'invito ad inviare alla C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Non essendo tornato l’avviso di ricevimento del plico e non avendo quindi avuto notizia della avvenuta corretta instaurazione del contraddittorio,  la C.R.D.D. spediva nuovamente copia del ricorso e dei documenti alla resistente a mezzo plico internazionale, rinnovando l’invito a farle pervenire le repliche entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

Verificata quindi la ricezione del plico, che risultava pervenuto il 3 marzo 2008, veniva atteso il decorso del nuovo termine per le repliche, scaduto il quale senza che nulla pervenisse alla C.R.D.D., il 31 marzo 2008 veniva nominato quale esperto il sottoscritto avv. Mario Pisapia che il successivo 2 aprile accettava l’incarico.

Allegazioni della Ricorrente.

La Giochi Preziosi S.p.A. è una nota società nel settore dei giocattoli che ha registrato il nome GORMTI – corrispondete ad un gioco da lei prodotto - come marchio italiano (depositi del 18/01/2005, 13/03/2006 e 16/03/2007), marchio internazionale con estensione in Benelux, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Polonia, Portogallo, Spagna e Grecia (depositi del 06/04/2006) e marchio nazionale estero in U.S.A (19/01/2007), Canada (08/01/2007) Messico (27/02/2007); il tutto oltre marchi nazionali esteri registrati a nome di filiali del Gruppo. Di ciò è stata allegata idonea documentazione con il ricorso.

 La Ricorrente dichiara di aver registrato il nome GORMITI come domain name sotto i cctld: .cz, .ru, .co.uk, .us, .org, .fr, .es, .be, .nl, .de, .at, .ch, .pl, .eu.

 Essendo titolare dei suddetti marchi la Ricorrente ed avendo quindi un diritto esclusivo sul nome a dominio contestato, ritiene che la attuale assegnataria non abbia concorrenti diritti e che abbia registrato e mantenuto il dominio GORMITI.IT in malafade.

Posizione della Resistente.

 La resistente, pur avendo ricevuto il plico contenente il ricorso e la documentazione della ricorrente, non ha inviato proprie repliche nel termine previsto dal Regolamento.

Motivi della decisione.

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio.

Ai sensi dell’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, un nome a dominio possiede i requisiti della identità o confondibilità se è“tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Nel caso in esame è fuori di dubbio che il nome a dominio GORMITI.IT sia identico al marchio GORMITI che la Ricorrente ha provato di avere registrato come marchio su scala internazionale oltre che nazionale, sul quale, quindi, essa vanta pieni diritti.
Deve quindi ritenersi accertato il primo requisito richiesto per la rassegnazione del nome a dominio.

 b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

L’art. 3.6, III comma, prevede che “il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: a) prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”.

La Resistente pur essendo stata messa in condizione di controdedurre e provare un proprio concorrente diritto o titolo all’uso del nome a dominio GORMITI.IT non ha inviato le proprie  difese alla C.R.D.D.

Dalla documentazione allegata dalla Ricorrente risulta provato il diritto di quest’ultima sul nome a dominio GORMITI per averlo registrato come marchio italiano fin dal 18 gennaio 2005; dal whois del database del Registro risulta altresì che il nome a dominio GORMITI.IT è stato assegnato alla Resistente il 22 marzo 2006, quando GORMITI era già marchio registrato in Italia dalla Ricorrente.

 Digitando, poi, il nome a dominio contestato l’utente viene automaticamente reindirizzato su www.ndparking.com/gormiti.it; tale pagina web contiene i dati della società a cui il sito è riferibile, ossia la Namedrive LLC. Nel sito internet corrispondente a quest’ultima (www.namedrive.com) è possibile trovare una esauriente informazione della attività offerta in rete dalla società: Name Drive è definito come un servizio che consente di parcheggiare domini senza costi e guadagnando in base al numero dei visitatori che clicca sul dominio. Ciò è inoltre ben spiegato nella intervista (prodotta dalla Ricorrente come doc. 10) al presidente e fondatore della Namedrive.
 
Da tutto ciò si deve dedurre che la Resistente trae profitto dal dominio GORMITI.IT grazie alla notorietà del marchio GORMITI di cui è titolare la Ricorrente.

Ciò fuga ogni dubbio sulla inesistenza di una delle circostanze richieste dall’art. 3.6 del Regolamento; specularmente deve ritenersi sussistente il secondo requisito richiesto per la rassegnazione del nome a dominio.  

   c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Il terzo ed ultimo requisito richiesto per la rassegnazione del nome a dominio contestato è la malafede della registrazione e mantenimento del nome a dominio.

L’art. 3.7 del Regolamento contiene un elenco (esemplificativo) delle circostanze che, se dimostrate, sono ritenute prova della registrazione e dell’uso del dominio in malafede; la lettera d) del  citato articolo si riferisce a “la circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti in Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto Nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico”.

Tale circostanza si adatta al caso in esame.  La notorietà del gioco Gormiti e quindi del nome e marchio GORMITI è facilmente riscontrabile da una rapida ricerca sul web. Inserendo nel motore di ricerca la parola GORMITI  si ottiene un elenco di siti aventi ad oggetto i famosi pupazzi Gormiti; fra essi appare anche il sito di Wikipedia  (un sito che si definisce enciclopedia libera) in cui si spiega che “I Gormiti (sing. Gormita) sono i personaggi di un gioco da tavolo, distribuito nei negozi in Italia dal Gruppo Preziosi, per l'esattezza dalla GIG e per l'edicola dalla Grani & Partners, società del Gruppo Preziosi”.  Da tutto ciò è facilmente deducibile la notorietà raggiunta dal marchio GORMITI.

Altrettanto deducibile la circostanza che tale notorietà viene sfruttata dalla Resistente per attirare l’attenzione degli utenti della rete, i quali non possono sapere che il dominio GORMITI.IT non è il sito ufficiale creato per il gioco “gormiti” dalla società produttrice. Si noti poi che la pagina corrispondete al dominio contestato ha contenuti attinenti alla stessa serie di prodotti offerti dalla Giochi Preziosi: essa, infatti, si presenta come una pagina che alle parole “giocattoli”, “peluche”, “gormiti”, “bambole”, “giocattoli negozi online” collega dei reindirizzamenti o ad altri siti in cui vengono offerti in vendita giocattoli o – come nel caso della parola GORMITI – ad una altra pagina dello stesso sito di “parcheggio” del dominio. 

 E’ quindi da ritenersi provato anche il requisito della malafede nella registrazione e nel mantenimento da parte della Resistente del nome a dominio GORMITI.IT
 
P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio GORMITI.IT a Giochi Preziosi S.p.A., con sede legale a Milano,Via Gioberti 1

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

 Roma, 11 aprile 2008

Avv. Mario Pisapia 
 . 


 
inizio sito
inizio sito
E-mail: svp@crdd.it
Manda un messaggio
inizio pagina

inizio pagina