Il 23 giugno 2004 la Jam Session S.r.l. con sede legale in Parma al Borgo degli Studi n. 11, 43100, in persona dell’Amministratore Unico sig. Matteo Cambi, rappresentata  dall’avv. Ida Cardarelli e domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Alessandria n. 208,  inviava a CRDD via e-mail un ricorso ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio GURU.IT, registrato dal Sig. Mario Fabris, domiciliato in Villaverla (VI) alla Via Capovilla n. 36. La segreteria di CRDD verificava i dati del nome a dominio sul data base whois, rilevando che esso non risultava ancora sottoposto a contestazione.

L'invio del ricorso in formato cartaceo e della documentazione allegata veniva completato il 24 luglio 2004. In tale data CRDD verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority e la pagina web risultante all’indirizzo www.guru.it.

  Le verifiche consentivano di accertare in particolare:
· che il dominio guru.it risultava assegnato al sig. Mario Fabris  dal 24 gennaio 2000; 
· che il dominio guru.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 24 giugno 2004;
· che all’indirizzo www.guru.it corrispondeva una sola pagina nella quale compariva il solo nome a dominio ed il numero di una utenza telefonica portatile.

Il 27 luglio 2004 CRDD provvedeva a cominicare il ricevimento del ricorso alla Registration Authority ed alla Naming Authority, e ad inviare per raccomandata al resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, altra copia del ricorso veniva inviato via e-mail al resistente stesso ed al suo maintainer, i cui dati risultavano dal database whois della Registration Authority. La cartolina di ritorno della raccomandata indicava che il ricorso era stato ricevuto dal resistente il  30 luglio 2004.

Atteso che il resistente non provvedeva a far pervenire le repliche entro il termine previsto dall’art. 5 delle Procedure di riassegnazione, CRDD il 27 agosto 2004 nominava il sottoscritto saggio, il quale, in data 30 agosto 2004 accettava l’incarico.

La ricorrente dichiara e documenta di produrre, ormai da diversi anni, una linea di abbigliamento con il marchio GURU e di aver chiesto ed ottenuto, attesa la notorietà internazionale acquistata dal marchio stesso, sia in Italia (registrazioni italiane numeri 0085752 del 29 aprile 1999 e 00884253 del 15 novembre 2002) che all’estero (registrazione internazionale numero 806251 del 7 marzo 2003), la registrazione in proprio favore di tale marchio.

Afferma inoltre di aver successivamente accertato che il nome a dominio GURU.IT risultava assegnato al sig. Mario Fabris il quale, esercitando l’attività di lattoniere, non avrebbe titolo o diritto alcuno in ordine all’assegnazione del predetto nome a dominio.  Sostiene inoltre che, attesa la immediata percepibilità e notorietà acquistata dal marchio dalla stessa registrato, il relativo nome a dominio sarebbe stato registrato dal sig. Mario Fabris con l’evidente scopo di trarne un’utilità economica cedendolo a terzi ad un prezzo notevolmente superiore ai costi realmente sostenuti, concretando pertanto una tipica ipotesi di “accaparramento” preventivo e, quindi, una richiesta di assegnazione attuata con mala fede.  Tale mala fede nella registrazione sarebbe, secondo le allegazioni della ricorrente, comprovata, oltre che dalla sostanziale inutilizzazione del nome a dominio da parte dell’assegnatario, anche dal fatto che, preso contatto con il sig. Mario Fabris per verificare la disponibilità a cedere lo stesso, la ricorrente è stata indirizzata all’Ing. Manuel Fabris, intestatario dell’utenza telefonica indicata sulla URL, il quale, nel corso di un incontro avuto con il Direttore generale della società ed un suo consulente legale, avrebbe dapprima richiesto la somma di Euro 200.000,00 per provvedervi e, vistosi opposto un rifiuto, avrebbe proposto alla società un progetto di sviluppo di una datawarehouse del costo di Euro 100.000,00 per la sola “fase 1” del progetto quale contropartita della cessione del predetto nome a dominio. A ciò la ricorrente aggiunge e documenta che, contestualmente al predetto incontro finalizzato alla cessione del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione, sarebbero apparse su siti specializzati “anonime” richieste per la valutazione economica del nome a dominio GURU.IT.

Sulla base di tali elementi la ricorrente, ritenendo sussistenti i requisiti previsti dalla procedura di riassegnazione del nome a dominio, presentava in data 17 giugno 2004 la contestazione alla RA relativamente all’assegnazione del nome a dominio GURU.IT in favore del sig. Mario Fabris.

In particolare:
- il nome a dominio corrisponderebbe ad un segno distintivo registrato ed ampiamente utilizzato dalla ricorrente ;
- il resistente non avrebbe diritti o interessi legittimi sul nome a dominio;  
- il nome a dominio sarebbe stato registrato in mala fede.  Ciò risulterebbe non soltanto dalla sostanziale inutilizzazione del nome a dominio da parte dell’assegnatario (atteso che alla relativa URL appare soltanto il nome a dominio ed il numero di un’utenza telefonica portatile), ma anche e sopratutto dalla sproporzionata richiesta da parte dell’Ing. Manuel Fabris, intestatario dell’utenza telefonica indicata sulla URL, di Euro 200.000,00 quale prezzo dovuto per la cessione del predetto nome a dominio, ovvero, atteso il rifiuto di tale offerta di cessione da parte del Direttore generale della società ricorrente, della proposta di acquisto di un progetto di sviluppo di una datawarehouse al costo di Euro 100.000,00 per la sola “fase 1” del progetto, nonché dalla apparizione su siti specializzati, avvenuta contestualmente allo svolgersi delle predette trattative finalizzate alla cessione, di “anonime” richieste per la valutazione economica del nome a dominio GURU.IT.   

Da quanto risulta in atti il sig. Mario Fabris, odierno resistente, ha ricevuto in data 30 luglio 2004 la lettera di comunicazione dell’esistenza di una procedura di riassegnazione relativamente al dominio GURU.IT, inviata da CRDD a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento in data 27 luglio 2004 unitamente a copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata.
 
Tutto quanto posto in essere dalla CRDD soddisfa le condizioni richieste dal’art. 2, I comma, lett. B) delle procedure, sicché può ritenersi che il resistente, legalmente posto in condizione di conoscere il ricorso, non abbia prodotto replica alcuna nei termini.

a) identità e confondibilità del nome

L’articolo 16.6.a delle regole di naming stabilisce che il primo requisito da verificare ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato è che esso sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti oppure al proprio nome. 

Il nome a dominio contestato GURU.IT  risulta identico al marchio GURU,  dalla ricorrente registrato a partire dal 1999 in Italia e poi anche in ambito internazionale. Al riguardo la ricorrente ha depositato sia documento che attesta il deposito del marchio in Italia (certificati di registrazione numeri 0085752 e 00884253) sia il verbale di deposito di marchio internazionale (certificato di registrazione numero 806251).

Il saggio deve ritenere accertato il requisito della identità e confondibilità del nome a dominio contesto con il marchio registrato dalla società resistente.

b) Inesistenza di un diritto del resistente sul nome a dominio contestato.

Avendo la ricorrente provato un proprio diritto sul nome “Guru” e la confondibilità del nome a dominio con il suo marchio registrato, sarebbe quindi spettato al resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio, oppure provare l’esistenza di una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming deduce la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al resistente.

Invece, pur essendo stato debitamente posto in grado di contraddire nei termini previsti dalle regole, il resistente non ha fornito alcuna argomentazione o documentazione circa suoi eventuali diritti o titoli relativi al nome a dominio oggetto di contestazione. Né, dalla documentazione agli atti o da quanto desumibile ex officio da internet, il sig. Mario Fabris appare avere alcun titolo al suddetto nome a dominio.

Infatti, non risulta né che il resistente “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6.1), visto che il sito all’indirizzo www.guru.it contiene solo il nome a dominio ed il numero di una utenza telefonica portatile; nè che esso resistente “è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2), visto che si chiama Fabris; né che il resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3), visto che il sito risultante all’indirizzo www.guru.it  non appare attualmente  in alcun modo utilizzato a sostegno di alcuna attività.

Pur essendo infatti indicato sulla pagina web che www.guru.it sarebbe un marchio registrato, nessun prodotto risulta, perlomeno dai motori di ricerca, essere commercializzato con tale marchio. 

Pertanto non può che ritenersi accertato anche il secondo requisito di cui all’art. 16.6 lettera b) delle Regole di Naming, ossia la mancanza di titolo da parte del resistente al nome a dominio in contestazione.
.
c) malafede del resistente.

In ordine alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio (come richiesto dall’art. 16.6 lettera c) ritiene il sottoscritto saggio che essa sia stata provata dalla documentazione versata agli atti. 

La ricorrente ha affermato che in occasione dei contatti presi con il sig. Mario Fabris al fine di verificarne la disponibilità a cedere lo stesso, l’odierna ricorrente è stata indirizzata all’Ing. Manuel Fabris, intestatario dell’utenza telefonica indicata sulla pagina web presente all'indirizzo www.guru.it il quale, nel corso di un incontro avuto con il Direttore generale della Jam Session S.r.l. ed un suo consulente legale, avrebbe dapprima richiesto la somma di Euro 200.000,00 per cedere il dominio e, vistosi opposto un rifiuto, avrebbe proposto alla società, come contropartita per la cessione del nome a dominio, un progetto di sviluppo di una datawarehouse del costo di Euro 100.000,00 per la sola “fase 1” del progetto. 

Tali affermazioni sono documentate dalla ricorrente mediante la produzione di una "Proposta Economica Sviluppo Datawarehouse per Reporting Direzionale ed Operativo" effettuata dall'Ing.  Manuel Fabris su carta intestata che, oltre ai propri dati, riporta la scritta www.guru.it, nonché da alcuni scambi di e-mail intervenuti fra le parti.

Ritiene il sottoscritto saggio che tale documentazione provi quanto affermato dalla ricorrente. La "Proposta Economica" appare assolutamente generica e priva di specifici riferimenti a quelle che dovrebbero essere le necessità del soggetto cui era destinata la proposta. Anche l'oggetto della proposta è estremamente vago: viene infatti proposta una "soluzione per il reporting direzionale operativo (...) che consentirà di valorizzare le informazioni del business ed analizzarlo da molteplici prospettive (...)". L'unica cosa specificata è il costo per la committente, quantificato in 97 giorni/uomo a 800 euro ciascuno, oltre alle spese ed alle licenze per il software utilizzato.

Nella successiva corrispondenza prodotta dalla ricorrente, il legale dell'Ing. Fabris specifica al rappresentante della ricorrente stessa che "nella proposta che le è stata sottoposta, non si fa menzione del dominio in quanto la cessione di quest'ultimo va intesa come "a titolo gratuito".". La stessa e-mail prosegue specificando che al di fuori di tale proposta economica "l'eventuale cessione (del dominio, n.d.r.) potrà avvenire al costo della registrazione, maggiorato del "rimborso spese" che si configura proprio come refusione delle spese generali sostenute dal mio cliente negli anni in cui ha gestito il dominio"; salvo poi specificare che "L'incontro, al di là delle cifre che per le osservazioni già svolte si sono rivelate comunque inadeguate in quanto non supportate da una qualsiasi giustificazione economica, ci ha detto senza dubbio che è difficile dare un valore al dominio.".

Se il resistente fosse stato in buona fede, e se la "Proposta Economica Sviluppo Datawarehouse per Reporting Direzionale ed Operativo" non fosse stata strumentale alla cessione del dominio, l'Ing. Fabris avrebbe dovuto comunque quantificare i costi di registrazione e di mantenimento del nome a dominio ai quali effettuare la cessione (senza  cercare di dare "un valore al dominio" su cui non aveva diritti), proseguendo la trattativa per la sua Proposta Economica in separata sede.

Di fatto ciò non è mai avvenuto; e ciò, unito alla ulteriore documentazione prodotta dalla ricorrente, avvalora la ricostruzione dei fatti secondo cui tale "Proposta Economica" era strumentale alla cessione del dominio, nel senso che sarebbe servita a dare una giustificazione all'esborso richiesto per la cessione del dominio.

Nella stessa direzione si colloca la circostanza, provata dalla ricorrente, che  durante il periodo in cui erano in corso le predette trattative per la cessione del nome a dominio, erano apparse su siti specializzati “anonime” richieste per la valutazione economica del nome a dominio GURU.IT.

A ciò è da aggiungersi, quale elemento ritenuto probante della malafede nella registrazione e mantenimento del nome a dominio, la sostanziale inutilizzazione del nome a dominio stesso da parte dell’assegnatario, atteso che, come già precisato, attualmente alla relativa URL compare solo il nome a dominio ed il numero di una utenza telefonica portatile. 

D'altra parte il resistente, pur avendo sicuramente ricevuto ricorso e documentazione (come attestato dalla ricevuta di ritorno postale), non ha ritenuto contestare le affermazioni della ricorrente o dare alcuna spiegazione del suo comportamento.

Si deve ritenere dunque dimostrata la malafede del resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 16.6 lett. c) e art. 16.7, ultimo comma, delle regole di naming.

Si dispone il trasferimento del dominio guru.it dal signor Mario Fabris alla Jam Session S.r.l., corrente in Parma al Borgo degli Studi n. 11.
 
La presente decisione viene comunicata al Registro del cc.TLD "it" per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 7 settembre 2004 

avv. Giuseppe Loffreda

inizio sito