Con ricorso pervenuto alla e-solv per posta elettronica il 23 gennaio 2001 l’Oreal S.A. e la Helena Rubinstein S.A. introducevano una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio helenarubinstein.it  registrato dalla Dott. Rino Storelli S.r.l.

In data 24 gennaio  2001 la segreteria dell'e-solv verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all'indirizzo www.helenarubinstein.it. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:
- che il dominio helenarubinstein.it risultava assegnato alla Dott. Rino Storelli  S.r.l. dal 2 maggio 2000;
- che il dominio helenarubinstein.it era stato sottoposto a contestazione il 31 luglio 2000;
- che all'indirizzo www.helenarubinstein.it risultava una pagina con il nome del dominio stesso e con la scritta “new customer website”.

In data 27 gennaio perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. La segreteria della e-solv verificava nuovamente la pagina web all'indirizzo www.helenarubinstein.it.

 Verificata la regolarità del ricorso,  in data 29 gennaio 2001 la segreteria dell'e-solv provvedeva ad inviare per raccomandata alla Dott. Rino Storelli S.r.l. copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica e per fax agli indirizzi risultanti dal database whois.

Dalla cartolina di ritorno risultava che il ricorso era pervenuto alla Dott. Rino Storelli S.r.l. in data 5 febbraio 2001. Da tale data sono quindi decorsi i 25 giorni concessi dalle procedure di riassegnazione per le repliche del resistente.

Nulla essendo pervenuto in tale termine, la e-solv designava quale saggio il sottoscritto prof. Alfredo Antonini, il quale in data 7 marzo 2001 accettava l'incarico.

Le due ricorrenti espongono e documentano di essere titolari dei marchi internazionali n. W0297619, registrato il 17 maggio 1965, e n. W0553063, registrato il 17 aprile 1990, costituito dalle parole Helena Rubinstein. Documentano inoltre di essere titolari di un’altra cinquantina di marchi internazionali, dei quali il cuore è costituito appunto dalle parole Helena Rubinstein. Trattasi di marchi utilizzati da moltissimi anni dall’omonima società Helena Rubinstein S.A., facente parte del gruppo L’Oréal S.A., nella propria attività di produzione, distribuzione e pubblicizzazione dei propri prodotti di profumeria e cosmetica.

Il nome a dominio Helenarubinstein.it risulta essere stato registrato dalla Dott. Rino Storelli S.r.l. che, secondo le ricorrenti non sarebbe titolare di alcun marchio contenente le parole Helena Rubinstein, e svolgerebbe attività quale “procacciatore d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco” come documentato da visura presso la camera di commercio.

Documentano inoltre le ricorrenti che la società resistente ha registrato un gran numero di nomi a dominio (per la precisione 203) corrispondenti per la maggior parte a nomi  e marchi noti sia in sede nazionale che internazionale (per esempio, dinersclub.it eaglespicture.it, firestone.it, francetelecom.it, biotherm.it, oralb.it, richard-ginori.it e via dicendo).

Sulla base dei fatti come sopra documentati, le ricorrenti ritengono sussistenti tutti i requisiti richiesti dalle regole di naming per procedere alla riassegnazione dei nomi a dominio in contestazione. Ritengono infatti sia dimostrato a) il proprio diritto sul nome a dominio helenarubinstein.it; b) che, al contrario, la società resistente non ha alcun legittimo titolo per il suo utilizzo; ed infine c) che la registrazione e l’utilizzo sono stati effettuati in malafede.

A) DIRITTO AL NOME

Le ricorrenti hanno dimostrato e documentato i propri diritti sul nome helenarubinstein.it sotto un triplice profilo: a) in primo luogo corrisponde esattamente alla denominazione della ricorrente, Helena Rubinstein S.A.; b) corrisponde al segno distintivo della suddetta società; c) è identico a marchi o parti di marchi registrati sia in sede internazionale che in sede comunitaria da entrambe le ricorrenti.

Si ritiene quindi dimostrato il diritto al nome a dominio contestato e dimostrato il requisito di cui all’art.16.6a delle regole di naming.

B) TITOLO O LEGITTIMO INTERESSE SUL NOME A DOMINIO DEL RESISTENTE

È pacifico l’orientamento della giurisprudenza relativa alle procedure di riassegnazione che, una volta dimostrato dal ricorrente il proprio diritto al nome in contestazione, sia onere del resistente provare l’esistenza di un proprio diritto o comunque di una fattispecie che valga ad attribuirgli un titolo concorrente con quello dimostrato dal ricorrente che lo legittimi alla registrazione e all’utilizzo del nome a dominio.

Orbene, una tale prova non si rinviene in alcun modo dalla documentazione agli atti. Neppure dalla lettera 21 giugno 2000 con cui l’avv. Cantarone, legale della resistente, replicava alle richieste di restituzione del nome a dominio effettuate dalle ricorrenti, si può dedurre l’esistenza di un autonomo titolo della resistente al nome a dominio contestato, in quanto il suddetto legale si limita a negare la configurabilità di concorrenza sleale nell’operato della resistente, ma non fornisce alcuna indicazione su elementi che legittimerebbero la sua cliente all’uso di tale nome.

Si ritiene pertanto con ciò soddisfatto anche quanto previsto dall’art. 16.6b delle vigenti regole di naming.

C) MALAFEDE DEL RESISTENTE

Dalla documentazione versata agli atti e da quanto reperibile su Internet appare evidente che il nome a dominio sia stato registrato e mantenuto in malafede. Si osserva infatti che la resistente ha registrato oltre 200 nomi a dominio tutti corrispondenti a marchi e nomi famosi o a loro storpiature (cfr. calvin-klain.it). E’ di tutta evidenza che tale numero di domini  non può essere stato registrato per le necessità dell’azienda resistente, che dichiara come propria attività il procacciamento d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco; e tantomeno con tale attività hanno a che fare i nomi a dominio registrati corrispondenti a marchi famosi dei più disparati settori commerciali (per es. automobilistico: firestone.it; delle telecomunicazioni: telecom-italia.it e francetelecom.it; farmaceutico: schiapparelli.it; sportivo: sergio-tacchini.it; industriale: smi-metalli.it, vianini.it; bancario: bancaintesa.it; e via dicendo).

A ciò si aggiunga che risulta accertato che per alcuni di tali domini, la resistente ha richiesto ai legittimi titolari del marchio somme di gran lunga maggiori alle mere spese di registrazione e mantenimento dei relativi nomi a dominio. La Dott. Rino Storelli S.r.l. è stata infatti coinvolta nella procedura di riassegnazione dei nomi a dominio dinersclub.it e dinersclubitalia.it decisa dall’avv. Giovanni Ziccardi della Arbitronline in data 31 gennaio 2001. Orbene, in tal sede è stata documentata la richiesta della somma di £. 6.000.000 per ciascun nome a dominio, ritenuta dal saggio che si è occupato della questione del tutto ingiustificata, essendo il dominio privo di pagine web e non risultando “spese di creazione sito, di consulenza marketing o di avvio di attività legittimamente correlata a quel nome a dominio”. Ed in effetti, anche nel caso di specie appaiono ricorrere gli stessi elementi, atteso che all’indirizzo www.helenarubinstein.it risulta soltanto una pagina con il suddetto nome priva di qualsiasi altro riferimento o indirizzo di posta elettronica cui far riferimento.

A quanto sopra, che si ritiene di per sé sufficiente a dimostrare la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, va aggiunto che in nessun modo dall’esame delle pagine web risultanti all’indirizzo www.helenarubinstein.it e dalla documentazione in atti risulta alcuno degli elementi da cui, secondo le regole di naming, potrebbe essere dedotta la buona fede della resistente.

Ed infatti:

In relazione a quanto previsto all’art.16.6.1, non vi è alcun elemento per ritenere che la resistente, prima di avere avuto notizia della contestazione abbia usato o si sia preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio o nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e di servizi in buona fede (ricordiamo che all’indirizzo www.helenarubinstein.it esiste solo una pagina con detto nome);
In relazione a quanto previsto dall’art.16.6.2, è da escludersi che la Rino Storelli S.r.l. possa ritenersi conosciuta con il nome corrispondente al nome a dominio in contestazione, tuttaffatto diverso dalla sua denominazione sociale, parimenti a sua volta diversa dagli oltre 200 nomi a dominio da essa registrata.

In relazione all’art.16.6.3, è già stato dimostrato come dei nomi a dominio la resistente non stia facendo alcun uso commerciale; e ciò non solo in relazione al nome a dominio contestato, ma anche a tutti gli altri corrispondenti a marchi famosi da essa registrati.

Né è seriamente ipotizzabile che il nome a dominio in contestazione solo per mera coincidenza corrisponda al marchio delle ricorrenti. Al di là infatti dell’ampia notorietà del marchio in questione, una tale coincidenza dovrebbe ipotizzarsi anche per le altre due centinaia di nomi a dominio corrispondenti a nomi famosi registrati dalla resistente; il che appare francamente assurdo.

Si ritiene pertanto dimostra dalle ricorrenti anche la malafede nella registrazione e mantenimento dei nomi a dominio.

Sulla base di quanto sopra si ritengono dimostrate dalle ricorrenti le circostanze di cui all’art. 16.6 punti a), b) e c), mentre nessun elemento è emerso a dimostrazione della legittima registrazione ed uso da parte della Dott. Rino Storelli S.r.l. nel nome a dominio helenarubinstein.it. Il ricorso è dunque fondato e come tale merita accoglimento.

Visto l’art. 16.6 delle vigenti regole di naming si dispone il trasferimento del nome a dominio  helenarubinstein.it dalla Dott. Rino Storelli S.r.l. a favore della Helena Rubinstein S.A., 129, rue du Faubourg Saint – Honoré – 75008 Paris – France.

La presente decisione viene comunicata alla Registration Authority italiana perché le venga data esecuzione secondo quanto previsto dall’art. 16.11 delle regole di naming.

Trieste, 20 marzo 2001

Prof. Avv. Alfredo Antonini.