Con ricorso pervenuto alla Crdd per posta e per e-mail il 16 settembre  2003, le società Six Continents Hotels, Inc. , corrente in Atlanta (Georgia), Stati Uniti, e la società Six Continents International Holdings B.V., corrente in Amsterdam, Olanda, Strawinskylaan 3105, in persona dei legali rappresentanti, rappresentate dall’Avv. Fabrizio Jacobacci e dal Dott. Massimo Introvigne, domiciliati presso la sede dello Studio Legale Jacobacci & Associati, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino, introducevano una procedura di riassegnazione ex art. 16 delle regole di naming, per ottenere il trasferimento a proprio favore del dominio holidayinn.it,  registrato Technology Company Solutions Srl, che risulta trasferita in Via Lazio 70, 00187 Roma (cfr. doc. 10), con contatto amministrativo il signor Fabio Messinese, Via Lucania 70, 74100 Taranto.

Lo stesso giorno la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.holydainn.it.

Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
- che il nome a dominio in contestazione risultava assegnato il 20 gennaio 2000; 
- che l’indirizzo www.holidayinn.it risultava irraggiungibile. 

Non risultava peraltro dal database della RA che il dominio fosse stato sottoposto a contestazione. Quest’ultima, in effetti, risultava essere stata inviata alla Registration Authority dalle ricorrenti contestualmente all’invio del ricorso. 
La contestazione perveniva alla R.A. e veniva da quest’ultima registrata dal database whois in data 18 settembre 2003. La R.A. provvedeva pertanto agli adempimenti posti a suo carico dall’art. 14.2 delle regole di naming.

Ricevuta conferma da parte della R.A. dell’esecuzione di tali adempimenti, Crdd, verificata la regolarità del ricorso, provvedeva in data 23 settembre 2003 ad inviare al resistente per posta elettronica copia del ricorso agli indirizzi risultanti dal database whois, e, per raccomandata a.r., copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata.

Nessun riscontro perveniva da parte del resistente, né veniva ricevuta la cartolina di ritorno della raccomandata. Quest’ultima, peraltro, da una visura sul sito delle poste italiane risultava consegnata in data 26 settembre 2003.

Da tale data, pertanto, sono da ritenersi decorrere i 25 giorni concessi al resistente per le proprie repliche. Il 24 ottobre 2003 Crdd nominava quale saggio la sottoscritta avv. Maria Luisa Buonpensiere, la quale il 28 ottobre 2003 accettava l’incarico.

La società Six Continents Hotels, Inc. afferma di essere titolare - direttamente o tramite società controllate, fra le quali la Six Continents International Holdings di Amsterdam, anch’essa ricorrente nella presente procedura - dei marchi Holiday Inn, sotto il quale sono gestiti, direttamente o in franchising, oltre 3.300 alberghi in oltre 100 paesi del mondo.
Le ricorrenti affermano e documentano che il marchio Holiday Inn è oggetto di 1.237 registrazioni in 182 paesi. Per quanto riguarda l’Italia, le ricorrenti affermano di essere titolari di parecchie registrazioni di marchi contenenti le parole Holiday Inn, circostanza documentata alla produzione dei brevetti per marchio d’impresa  n. 452.539 e n. 406.663 (Holiday Inn),  e dalla registrazione di marchio n. 713.596 (Holiday Inn resort). Le ricorrenti documentano inoltre di essere titolari di svariati nomi a dominio contenenti le parole Holiday Inn.
Per quanto riguarda la sussistenza delle condizioni per far luogo alla rassegnazione, le ricorrenti deducono che il nome a dominio contestato corrisponde, integralmente e pedissequamente, a un segno distintivo registrato e utilizzato in Italia e in moltissimi paesi esteri da parte delle ricorrenti, oggetto in quanto tale di diritti esclusivi a titolo di marchio, ragione sociale (e nome a dominio). Deducono inoltre che il nome a dominio è stato registrato in malafede, al solo scopo di creare un’interferenza con il loro marchio Holiday Inn, la cui esistenza  la resistente non poteva ignorare. Al riguardo, le ricorrenti documentano che la società resistente risulta aver registrato oltre un centinaio di nomi a dominio, molti dei quali corrispondenti a marchi famosi.
Le ricorrenti concludono quindi chiedendo che il nome a dominio holidayinn.it sia trasferito alla Six Continents International Holdings di Amsterdam.
La ricorrente non ha depositato alcuna replica.

Il ricorso appare fondato, e come tale deve essere accolto.

Riguardo al primo dei requisiti richiesti dalle Regole di Naming (art. 16.6 lettera a) basterà osservare che il nome a dominio holidayinn.it corrisponde esattamente (salvo che per lo spazio fra le due parole, non permesso nei nomi a dominio), al marchio Holiday Inn di cui le ricorrenti hanno provato essere titolari.

Da parte sua il resistente non ha dimostrato – né è emerso dalla documentazione agli atti o da quanto acquisito ex officio – alcun concorrente diritto o titolo che lo legittimasse alla registrazione del nome a dominio in contestazione. Infatti, pur essendo stato debitamente posto in grado di contraddire nei termini previsti dalle regole di naming, il ricorrente non ha ritenuto fornire alcuna argomentazione o documentazione circa suoi eventuali diritti o titoli relativi al nome a dominio oggetto di contestazione.

Né alcun elemento in tal senso è emerso dalla documentazione agli atti o da quanto acquisito ex officio. La circostanza che il server relativo al nome a dominio in contestazione sia sempre risultato “irraggiungibile” esclude che il il resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3). Né risulta che il resistente “è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2), visto che sia la società resistente che l’admin-c del dominio in contestazione hanno nomi del tutto diversi.

Pertanto non può che ritenersi accertato anche il secondo requisito di cui all’art. 16.6 lettera b delle Regole di Naming, ossia la carenza di alcun titolo da parte del resistente al nome a dominio in contestazione.

Per quanto attiene infine alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, è da ritenersi raggiunta la prova della malafede nella registrazione.

Da un lato è infatti documentato che la resistente ha registrato oltre centocinquanta nomi di dominio, la gran parte palesemente identici a marchi noti altrui (p. es.:  borsci.it, britishtelecom.it, coopersandlybrand.it, costanzoshow.it, deutschebank.it, oliosasso.it o a enti politici (polodellaliberta.it e rifondazionecomunista.it); dall’altro, è principio acquisito nelle procedure di rassegnazione che anche il “passive domain holding” (detenzione passiva del nome a dominio) può costituire elemento da cui dedurre la malafede dell’assegnatario (fra i tanti, si vedano: caso WIPO D2000-003, 18 febbraio 2000 Telstra Corporation Limited vs. Nuclear Marshmallows, dominio telestra.org, su http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0003.html; caso WIPO  D2000-0021,Ingersoll-Rand Co. v. Frank Gully, d/b/a Advcomren, dominio ingersoll-rand.net + 2, su thttp://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html /2000 /d2000-0021.html;  caso WIPO D2000-0042, Compaq Computer Corporation v. Boris Beric, dominio infopaq.com + 1, su http://arbiter.wipo.int/domains/ decisions/html/2000/d2000-0042.html; caso WIPO D2000-0075, InfoSpace.com, Inc. v. Tenenbaum Ofer, dominio info-space.com, su http://arbiter.wipo.int/ domains/decisions/html/2000/d2000-0075.html; caso WIPO D2000-0086; Association of British Travel Agents Ltd. v. Sterling Hotel Group Ltd, dominio abta.net, su http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0086.html; caso WIPO D2000-0090, Marconi Data System, Inc. v. IRG Coins and Ink Source, Inc., dominio ink-source.com, http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/ html/2000/d2000-0090.html).

Nel caso di specie, il dominio risulta essere stato assegnato sin dal 20 gennaio 2000. I quasi 4 anni trascorsi sarebbero stati più che sufficienti a predisporre una legittima attività basata sul sito. La circostanza che ciò non sia stato fatto induce a ritenere che il dominio sia stata registrato e mantenuto inattivo al solo scopo di impedire alla titolare del marchio la registrazione del dominio.

E’ del resto del tutto improbabile che la resistente non conoscesse l’esistenza della catena alberghiera internazionale che si fregia del marchio Holiday Inn, e che la registrazione del nome a dominio ad esso corrispondente sia solo una coincidenza. Le ricorrenti hanno infatti provato la capillare diffusione dei propri alberghi nel mondo e la notorietà del loro marchio.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio holidayinn.it dall’attuale assegnatario alla società Six Continents International Holdings B.V., con sede in Amsterdam, Olanda, Strawinskylaan 3105.

La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority per gli adempimenti del caso.

Roma, 7 novembre 2003

Avv. Maria Luisa Buonpensiere