Con ricorso pervenuto a C.r.d.d. via e-mail il 7 agosto 2003 la società Industria de Diseño Textil S.A. (Inditex S.A.), corrente in Arteixo 15142, La Coruña, Spagna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata dall’Avv. Fabrizio Jacobacci e dal Dott. Massimo Introvigne, domiciliati presso lo Studio Legale Jacobacci & Associati, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 delle regole di naming, per ottenere il trasferimento a suo favore del dominio inditex-zara.it,  registrato dal sig. Ernestino Castoldi, Viale Aretusa 37, 20147 Milano.

Il 20 agosto 2003 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo http://www.inditex-zara.it.

Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
- che il nome a dominio in contestazione risultava assegnato a Ernestino Castoldi dal 12 maggio 2003;
- che il dominio inditex-zara.it era stato sottoposto a contestazione registrata sul data base della Registration Authority dal 6 agosto 2003; 
- che all’indirizzo http://www.inditex-zara.it corrispondeva una pagina web che ridirezionava l’utente all’indirizzo http://www.zara-whites.com, su cui si trova la home page di un sito in francese indicato come sito ufficiale dell’attrice Zara Whites, vietato ai minori come specificato dall’avviso in calce alla pagina, che fra l’altro riportava: Avertissement: Bien que ne proposant pas de contenu érotique et pornographique, Zara-Whites.com est une liste de liens sexy vers ce type de contenu sensible, il ne s'adresse donc qu'aux personnes majeurs et consentantes. Il contient également des galeries de photos de l'actrice de film X. (…) Ce site est formelement interdit aux mineurs.

Il 25 agosto 2003 perveniva anche l’esemplare cartaceo del ricorso e la relativa documentazione.  C.r.d.d., verificatane la regolarità, il 26 agosto 2003 inviava ricorso e documentazione ad esso allegata al signor Castoldi  per raccomandata a.r.. Contestualmente, il ricorso veniva anche inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

Con e-mail del 2 settembre 2003 il signor Ernestino Castoldi confermava di aver ricevuto il ricorso nella medesima data ed inviava la propria replica. L’8 settembre successivo la replica perveniva a C.r.d.d. anche posta.

Il 9 settembre 2003 C.r.d.d. nominava quale saggio il sottoscritto Tiziano Solignani, il quale il 10 settembre 2003 accettava l’incarico.

Allegazioni del ricorrente

La ricorrente Industria de Diseño Textil S.A. (Inditex S.A.) afferma di essere una delle maggiori società attive su scala europea e internazionale nel settore dei capi di abbigliamento di prezzo medio. Tali capi vengono commercializzati, in Italia e nel mondo,  attraverso negozi monomarca che utilizzano l’insegna ZARA, che è anche il principale marchio del gruppo. 

La ricorrente documenta di essere titolare di numerosi marchi che contengono, rispettivamente, la parola INDITEX e la parola ZARA, fra i quali  in particolare:
· la registrazione di marchio internazionale ZARA n. 600832; 
· la registrazione di marchio italiano ZARA n. 686231;
· la registrazione di marchio italiano ZARA n. 685294;
· la registrazione di marchio comunitario GRUPO INDITEX n. 709873;
· la registrazione di marchio internazionale GRUPO INDITEX n. 631046.

La ricorrente afferma  inoltre che il nome “Inditex” è comunemente usato come abbreviazione della sua ragione sociale “Industria de Diseño Textil S.A.”, documentando, a sostegno dell’uso e della notorietà di “inditex” e “zara”, che i motori di ricerca su internet evidenziano oltre 3.500 risultati sul Web per “Inditex Zara”, risultati tutti riferiti al gruppo spagnolo e ai suoi prodotti.

Secondo la ricorrente, il nome a dominio in contestazione sarebbe stato registrato in malafede dal sig. Castoldi, la quale lo utilizza per reindirizzare l’utenza ad un sito pornografico che presenta già nella pagina di benvenuto immagini “hard” e contiene link ad altre che offrono materiale “per adulti” a pagamento; circostanza questa che, secondo della ricorrente, reca pregiudizio al suo onore, al suo decoro e alla fama del suo marchio.

La ricorrente Industria de Diseño Textil S.A. conclude quindi chiedendo la riassegnazione del nome a dominio in contestazione.

Allegazioni del resistente.

Il resistente signor Ernestino Castoldi, nella sua breve replica, afferma che la ricorrente non può avere il monopolio sul nome Zara, di per sé “nome di donna che a suo tempo la pornostar Zara Whites ha portato con grande decoro e successo”.

In relazione a quanto visibile collegandosi al nome a dominio in contestazione, il sig. Castoldi afferma che “il [suo] sito vuole onorare la straordinaria carriera di Zara Whites e non ha niente a che fare con le maglie Zara o con l’abbigliamento.”.
 
Conclude quindi per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Sussistono le condizioni previste dalle regole di Naming per il trasferimento del nome a dominio contestato alla società ricorrente che, pertanto, andrà rilasciato a favore della medesima.
Come noto, secondo quanto previsto dall’art.16.6 delle regole di Naming nella versione 3.9 attualmente in vigore, perché un dominio possa essere trasferito al ricorrente devono sussistere le seguenti condizioni:
· a) il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; 
· b) l'attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; 
· c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. 
L’onere della prova delle circostanze di cui alle lettere a) e c) spetta al ricorrente. Incombe invece al resistente fornire, a mo’ di eccezione, l’adeguata dimostrazione di avere diritto all’uso del dominio oggetto di contestazione di cui alla lettera b). 
In particolare, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi, alternativamente, che: 
- prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; 
- che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; 
- che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. 

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A) Circa il requisito della confondibilità di cui alla lettera a) dell’art. 16.6 delle regole di naming, con la documentazione dimessa agli atti, nemmeno contestata sul punto dalla resistente, la ricorrente ha dimostrato di essere titolare di svariate registrazioni di marchio, sia per la dicitura “INDITEX” sia per il nome “ZARA”. 
Sussiste inoltre effettivamente la indicata corrispondenza tra il termine “Inditex” e l’abbreviazione della ragione sociale della ricorrente, corrispondente a “Industria de Diseno Textil S.A.”.
Risulta ulteriormente che la ricorrente sia identificata sulla rete internet con il binomio “Inditex-zara”, essendo in effetti possibile constatare - così come allegato dalla stessa ricorrente e non contestato dal resistente - come le ricerche effettuate, attraverso l’immissione come parole chiave dei termini “inditex” e “zara”, con i più diffusi motori di ricerca restituiscano risultati riconducenti alla medesima società.
Va infine richiamato, come peraltro si vedrà più diffusamente in seguito, che la combinazione dei termini “inditex” e “zara” sembra essere altamente specializzante e non corrispondente ad alcun termine  del linguaggio corrente. L’impiego di tale dicitura combinata è particolarmente idoneo, per sua natura, a ingenerare confusione nei consumatori circa i prodotti, le merci e l’immagine della società cui pertiene e che contribuisce a determinare in maniera fortemente individualizzante.
Si può ritenere, pertanto, ampiamente soddisfatto quanto richiesto dall’art.16.6, lettera a), delle regole di Naming, essendo il dominio registrato dal resistente senz’altro idoneo a ingenerare confusione rispetto ad uno o più marchi sui quali la ricorrente vanta diritti di privativa.

B) Circa eventuali diritti o interessi legittimi della resistente di cui alla lettera b) dell’art. 16.6 delle regole di naming, va ricordato che, come si è accennato, volta che la ricorrente abbia provato i propri diritti sul nome corrispondente al nome a dominio contestato, spetta alla resistente provare un proprio concorrente diritto, titolo o legittimo interesse al nome a dominio contestato, eventualmente mediante la dimostrazione dell’esistenza delle circostanze dalle quali il suddetto art. 16.6, lettera b), delle regole di naming deduce la presunzione dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo alla resistente. 
Sotto tale aspetto, la resistente non solo non ha fornito alcuna prova documentale ma a ben guardare non ha nemmeno, in radice, dedotto alcuna prospettazione idonea, una volta correttamente asseverata e comprovata, a fondare un proprio concorrente diritto sul nome inditex-zara e quindi sul dominio corrispondente. 
Sotto il profilo delle condizioni di cui all’art. 16.6 lettera b), non risulta infatti che la resistente, prima di avere avuto conoscenza della contestazione, abbia usato in buona fede ovvero si sia preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio per offrire al pubblico beni o servizi, essendo attualmente il dominio utilizzato come mero redirect verso un altro dominio, www.zara-whites.com. Non risulta inoltre che il resistente sia conosciuto personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al dominio registrato. Né risulta, infine, che la resistente stia facendo del nome a dominio un legittimo uso non commerciale oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. 
Sotto il profilo di eventuali altri interessi tutelati dall’ordinamento all’uso del marchio, a prescindere dalle circostanze solo esemplificative di cui all’art. 16.6 lettera b), va rilevato come il resistente, esprimendosi peraltro con linguaggio non tecnico, abbia solo, evidentemente, inteso contestare la forza, e pertanto la validità, del marchio corrispondente alla denominazione “zara” o “Zara”, assumendone la corrispondenza con nomi geografici o con comuni prenomi di persona. 
In realtà, come si è anticipato, tale contestazione, quand’anche fosse dimostrata, è in radice priva di qualsiasi conferenza, perché la denominazione oggetto di giudizio è il segno linguistico complesso “inditex-zara”, costituito dai due termini combinati “inditex” e “zara”, la cui combinazione, come si è visto, è peraltro altamente specializzante. 
La eventuale debolezza della dicitura “zara” o “Zara” non è, in altri termini, comunque rilevante perché oggetto di giudizio è una diversa espressione, più complessa, di cui il termine in questione è un mero componente. Tale questione, dunque, non viene nemmeno esaminata nel merito e non ci si sofferma ad indagare sul grado di forza dell’espressione “zara” o “Zara” perché comunque non determinante e nemmeno influente ai fini del giudizio. 
In conclusione, per quanto suesposto, si deve concludere per la mancanza in capo al resistente di un diritto o titolo in relazione al nome contestato e si può ritenere così soddisfatto quanto richiesto dall’art.16.6.b.

C) Circa l’uso del dominio in malafede, come noto, l’art. 16.7 prevede - compilando un elenco che è espressamente definito come solo esemplificativo e non tassativo - che le seguenti circostanze, se dimostrate, costituiscano prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede: 
a) ogni elemento che induca a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio; 
b) ogni elemento che induca a ritenere che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente; 
c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del ricorrente; 
d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente. 
Si ritiene che nel caso in questione ricorra sicuramente l’elemento di cui alla lettera d), che è già di per sé assorbente dell’intera questione. Ricorre comunque anche il requisito di cui alla lettera c) e sono presenti ulteriori “indici” e circostanze che, pur se innominati rispetto alle previsioni dell’art. 16.7, sono idonei a dimostrare l’esistenza del requisito della mala fede.
La circostanza, infatti, che il dominio contestato sia utilizzato esclusivamente per fare accedere l’utente di Internet ad un portale pornografico configura quanto disposto dall’art. 16.7. lettere c) e d). 
E’ rilevante la mancanza assoluta di alcuna deduzione da parte della resistente in merito alla scelta del nome a dominio inditex-zara.it per un portale di redirect pornografico, in abbinamento con quanto sostenuto dalla ricorrente e in linea con quanto sostenuto in precedenti decisioni circa la categoria del pornosquatting, che ricorre, secondo la elaborazione della giurisprudenza formatasi in questa sede amministrativa nazionale ed internazionale, quando si verifica l’uso di un nome a dominio corrispondente ad un marchio celebre per attirare ingannevolmente gli utenti Internet verso siti pornografici a pagamento.
Il resistente, infatti, si è limitato come si è visto a fare riferimento alla città di Zara, che non si capisce cosa possa avere a che fare con la pornografia, ovvero al prenome di una asseritamente famosa pornostar, senza tuttavia dedurre alcuna motivazione in ordine soprattutto al perché, oltre al termine “zara”, sia stata impiegata anche la dicitura “inditex”, ottenendo un nome di dominio avente una alta funzione identificatrice della ricorrente.
E’ rilevante in particolare anche che al dominio in oggetto sia ad oggi assegnata la sola funzione di redirect verso altri siti. A tale dominio, in altri termini, non corrisponde un sito dotato di qualsiasi contenuto, ma solamente una pagina introduttiva agendo sulla quale si viene rimandati all’indirizzo www.zara-whites.com. Tale circostanza può essere ritenuta indice dell’intento del resistente di utilizzare la rete internet ed il sistema di assegnazione dei nomi di dominio in modo non conforme alla regole di naming e allo spirito stesso del sistema, con lo scopo cioè di indurre coloro che effettuano ricerche tramite i più diffusi motori di ricerca circa il noto marchio “inditex-zara” a visitare il sito in questione.
Sempre in tale contesto, rilevano le circostanze dedotte dalla ricorrente, e non contestate dal resistente, circa la piena disponibilità dei domini www.zarawithes.it e www.zara-whites.it e, parallelamente, l’assenza di qualsiasi riferimento al termine “inditex” contenuto negli altri siti dedicati a Zara Whites sulla rete internet, che smentiscono ulteriormente l’eventualità che con il dominio inditex-zara si potesse intendere far riferimento alla persona di Zara Whites.

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Ritiene questo saggio che la ricorrente abbia dimostrato la sussistenza di quanto previsto all’art.16.6 punti a), e c), per contro, ritiene che nessuno degli elementi indicati dall’art.16.6 b) numeri 1), 2) e 3) sia emerso a dimostrazione di un uso legittimo da parte del resistente del nome a dominio index-zara.it. Il ricorso è ritenuto pertanto fondato e come tale viene accolto.

P.Q.M.

Si dispone il trasferimento del dominio inditex-zara.it dal signor Ernestino Castoldi alla Industria de Diseño Textil S.A. (Inditex S.A.), con sede in Arteixo 15142, La Coruña, Spagna
 
La presente decisione viene comunicata alla Registration Authority italiana per gli adempimenti di sua competenza.

Vignola, 18 settembre 2003

Avv. Tiziano Solignani