Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
“jaegermeister.it”

Ricorrente: MAST-JÄGERMEISTER AG (avv. Fabrizio Jacobacci, dott. Massimo Introvigne).
Resistente: LIAN MING
Collegio: avv. Pieremilio Sammarco (presidente), avv. Maria Luisa Buonpensiere, avv. Giuseppe Loffreda.

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd per posta e per e-mail il 14 aprile 2003, la società MAST-JÄGERMEISTER AG con sede in Jägermeisterstrasse 7-15, 38296 Wonfenbüttel, Germania,  rappresentata nella procedura dall'avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne, entrambi domiciliati presso lo Studio Jacobacci & associati, corso Regio Parco 27, 10152 Torino, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 delle regole di naming, per ottenere il trasferimento a proprio favore del dominio jaegermeister.it,  registrato dal signor Lian Ming residente in Via Verdi 8, 10124 Torino. 

Lo stesso giorno la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.jaegermeister.it.

Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
- che il nome a dominio in contestazione risultava assegnato al signor Lian Ming dal 14 marzo 2003;
- che il dominio jaegermeister.it era stato sottoposto a contestazione registrata sul data base della R.A. il 31 marzo 2003; 
- che all’indirizzo www.jaegermeister.it corrispondeva una sola pagina web contenente la scritta “Jaegermeister.it – futuro sito jaegermeister lian ming”.

Verificata la regolarità del ricorso, Crdd provvedeva in data 14 aprile 2003 ad inviare al resistente per posta elettronica copia del ricorso agli indirizzi risultanti dal database whois, e, per raccomandata a.r., copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata.

Il 15 aprile 2003 pervenivano via e-mail le repliche del resistente. Seguivano, il 22 aprile, le repliche in formato cartaceo, che venivano inviate per raccomandata a/r al ricorrente in data 23 aprile 2003.

Avendo la ricorrente prescelto un collegio di tre saggi, la CRDD nominava quali saggi l’avv. Maria Luisa Buonpensiere, l’avv. Giuseppe Loffreda e, con funzioni di presidente, l’avv. Pieremilio Sammarco, i quali accettavano l’incarico. 

Costituitosi il 24 aprile 2003, il Collegio esaminava la richiesta della ricorrente di concessione di un termine per il deposito di controdeduzioni alle repliche del resistente, richiesta inviata a CRDD via e-mail in data 17 aprile 2003. All’esito,  con ordinanza del 30 aprile 2003 comunicata via e-mail in pari data alle parti, il Collegio disponeva la concessione di un termine alla ricorrente sino al 8 maggio 2003 per controdeduzioni, nonché un successivo termine al resistente sino al 16 maggio 2003 per ulteriori repliche.

Il 7 maggio 2003 pervenivano via e-mail le controdeduzioni della ricorrente, da questi inviate anche al resistente. Quest’ultimo, nulla faceva pervenire entro il termine a lui assegnato. 

Questioni preliminari

La ricorrente ha depositato nei termini di cui all’ordinanza 30 aprile 2003, controdeduzioni accompagnate da ulteriori documenti. Il deposito di questi ultimi non è peraltro ammissibile, ed essi devono quindi essere stralciati dal fascicolo. Non ritiene il collegio doversi discostare da quanto già ritenuto in passato da altri saggi in analoghe situazioni, in cui, come nella presente, il termine era stato richiesto (e concesso) solo per controdeduzioni e non anche per produzioni documentali (decisione dominio xfiles.it del 29.4.2002, saggio Nicola Adragna).

L’ordinanza infatti concedeva termine alla ricorrente sino al 15 aprile 2003 solo per controdeduzioni, senza prevedere che potessero essere prodotti anche ulteriori documenti; con ciò aderendo alla istanza della ricorrente, la quale non aveva richiesto termine anche per produzioni documentali, ma solo per controdeduzioni. 

Inoltre, uno dei due documenti allegati alle controdeduzioni della ricorrente (doc. 13) è stato inviato solo in formato cartaceo (e non per e-mail, come disposto nell’ordinanza). Non risulta, poi, che entrambi i documenti siano stati inoltrati, via e-mail o in cartaceo, al resistente, rendendo quindi impossibile il contraddittorio su di essi. Infine,  il documento n. 13 è pervenuto a CRDD solo dopo la scadenza del termine (al contrario delle controdeduzioni, tempestivamente inviate via e-mail). Se anche quindi nell’ordinanza fosse stata consentita la produzione di ulteriori documenti (ma non lo è stata), il deposito sarebbe irrituale, in quanto effettuato in forme diverse da quelle disposte dal collegio, tardivo, in quanto effettuato oltre il termine disposto dall’ordinanza, e non comunicato alla controparte come invece prescritto.

Argomentazioni della ricorrente

La società Mast-Jägermeister AG (di seguito “ricorrente”), a sostegno del proprio ricorso, afferma e documenta che la parola Jägermeister è protetta da numerosi marchi, validi in Italia, fra cui il marchio internazionale n. 157343 registrato il 12.11.1991 ed in vigore fino al 12.11.2011, il marchio internazionale n. 224601 registrato il 12.10.1999 ed in vigore fino al 12.10.2009, nonché il marchio comunitario n. 135202 depositato il 01.04.1996, registrato il 31.08.1998 ed in vigore fino al 01.04.2006.

Sostiene, inoltre, che il nome a dominio jaegermeister.it riprende, in maniera identica, il notissimo segno distintivo di cui è titolare la società ricorrente, poiché la lettera ä con la dieresi viene spesso trascritta nelle lingue diverse dal tedesco come “ae”, così che Jägermeister e Jaegermeister sono, in effetti, la stessa parola. 

Non si può ritenere, pertanto, secondo la ricorrente, che l’attuale assegnatario abbia diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto del reclamo. Tale nome, difatti, non corrisponde al suo cognome o ditta. 

Sostiene inoltre che il dominio è stato registrato in mala fede dal resistente al solo scopo di creare un’interferenza con il noto marchio Jägermeister, peraltro conosciutissimo in Italia. 

Ulteriore riprova della malafede nella registrazione del nome  a dominio da parte dell’odierno resistente è data dal fatto che questi ha registrato altri nomi a dominio che riproducono notissimi marchi, tra i quali, ad esempio, ferrari-scuderia.com, agnona-lanerie.com, Kinder.ferrero.com, ermenegildo-zegna.net e iceclothing.com.

Sulla base delle suddette argomentazioni, nonché della documentazione a sostegno delle stesse, la società ricorrente chiede il trasferimento a proprio nome del dominio jaegermeister.it. 

Argomentazioni del resistente

Il resistente, in ossequio a quanto disposto dall’art. 5 della Procedura di Riassegnazione, depositava nei termini le repliche peraltro prive di documentazione allegata. 

Asseriva, a dimostrazione dell’assenza di mala fede nella registrazione del nome a dominio jaegermeister.it oggetto della presente procedura, che la società ricorrente si chiama Jägermeister e non Jaegermeister e altresì che la parola Jaegermeister significa “maestro di caccia”. Pertanto la registrazione a proprio favore del predetto nome a dominio rispondeva all’intento da lui perseguito di creare un sito web dedicato alla caccia.
Affermava, inoltre, che non essendovi ancora alcun uso del dominio a fortiori non potesse essergli attribuito un “uso in malafede”.

Concludeva infine con l’offerta di cedere l’uso del nome a dominio alla società ricorrente verso il corrispettivo del pagamento della somma di Euro 30.000,00.

Controdeduzioni della ricorrente

Ciò premesso, nelle proprie controdeduzioni alle repliche, la società ricorrente, a sostegno delle proprie richieste, spiegava che il carattere “ä” presente nella propria ragione sociale non potesse far parte di un nome a dominio e che, di conseguenza, lo stesso fosse stato traslitterato nel dittongo “ae”. Difatti anche il principale sito internet tedesco della società ricorrente risulta reperibile all’indirizzo www.jaegermeister.de.

Asseriva, inoltre, che il prodotto Jägermeister risulta essere notissimo al pubblico italiano grazie alle massicce campagne pubblicitarie attuate nel nostro paese, per effetto delle quali la predetta parola viene associata immediatamente ad un liquore, ignorandosi completamente l’etimologia tedesca originaria che fa riferimento alla caccia.

Osservava infine, ad ulteriore dimostrazione della mala fede del resistente nella registrazione del predetto nome a dominio, che il sig. Lian Ming, oltre ad aver proceduto a registrare numerosi altri nomi a dominio che riproducono noti marchi, usa un nome a dominio cui corrisponde una pagina web nella quale non offre al pubblico specifici prodotti o servizi. Lo scopo dell’utilizzo della predetta pagina web, quindi, si concreterebbe non già nell’offerta di vendita di prodotti o servizi, bensì nella vendita dello stesso nome a dominio, come dimostrato dalla sua offerta di cedere il domain name alla società tedesca verso il corrispettivo di Euro 30.000.

Conclude pertanto, dopo aver passato in rassegna numerose decisioni in materia di “detenzione passiva”, asserendo che l’uso del predetto nome a dominio da parte del resistente configura nella specie una vera e propria detenzione attiva e in mala fede. 
 

Motivi della decisione.

Secondo le previsioni dell’art. 16.6 delle Regole di Naming, affinché il nome a dominio contestato possa essere riassegnato alla società ricorrente devono sussistere le seguenti condizioni.

Identità del nome a dominio e possibilità di confusione (art. 16.6 lettera a.)

Riguardo al primo dei requisiti richiesti dalle Regole di Naming (art. 16.6 lettera a: “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”) non vi è dubbio che lo stesso sia stato  provato.

La società ricorrente ha provato il proprio diritto depositando in atti documenti comprovanti la titolarità del marchio Jägermeister. Il nome a dominio contestato jaegermeister.it riprende, infatti, in maniera identica il notissimo segno distintivo di cui è titolare la società ricorrente. Atteso che il carattere “ä” presente nella ragione sociale della società ricorrente non può far parte di un nome a dominio, esso è stato giustamente traslitterato nel dittongo “ae”.

Giusta riprova di quanto affermato è data dal fatto che il principale sito internet tedesco della società ricorrente è reperibile all’indirizzo www.jaegermeister.de.

Diritto o titolo della resistente (art. 16.6 lettera b.)

Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, avendo la società ricorrente provato un proprio diritto sul nome “jägermeister” e la confondibilità del nome  a dominio con il marchio registrato, sarebbe spettato al resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio, oppure provare l’esistenza di una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming deduce la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al resistente.

Invece, pur essendo stato debitamente posto in grado di contraddire nei termini previsti dalle regole e pur essendogli stato concesso un ulteriore termine sino al 16 maggio 2003 per replicare alle controdeduzioni della ricorrente, il resistente si è limitato a depositare delle repliche quanto mai generiche senza alcuna documentazione allegata, senza peraltro preoccuparsi successivamente di replicare alle controdeduzioni avversarie.

Il resistente, dunque, non ha fornito alcuna argomentazione o documentazione circa suoi eventuali diritti o titoli relativi al nome a dominio oggetto di contestazione.

Dalla documentazione agli atti o da quanto desumibile ex officio da Internet il sig. Lian Ming non appare avere alcun titolo al suddetto nome a dominio.

Infatti, non risulta né che il resistente prima di aver avuto notizia della contestazione abbia usato in buona fede ovvero si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio per offrire al pubblico beni o servizi (art. 16.6.1), visto che digitando sul browser l’indirizzo www.jaegermeister.it si accede ad una sola pagina che si annuncia come “futuro sito jaegermeister lian ming”.

Neppure risulta che il resistente “è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2), visto che lo stesso si chiama Lian Ming.

Infine, non risulta che il resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3), visto che il sito risultante all’indirizzo www.jaegermeister.it non viene utilizzato dal resistente essendo presente un’unica pagina che si annuncia come “futuro sito jaegermeister lian ming”.

Pertanto non può che ritenersi accertato il secondo requisito di cui all’art. 16.6 lettera b delle Regole di Naming, ossia la mancanza di titolo da parte del resistente al nome a dominio in contestazione.

Registrazione ed uso in mala fede (art. 16.6 lettera c.)

Per quanto attiene alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, lo scrivente collegio arbitrale ritiene che essa sia stata provata dalla documentazione acquisita.

Considerate le vaste e diffuse campagne pubblicitarie effettuate dalla società ricorrente per la promozione dei prodotti contraddistinti dal marchio Jägermeister, considerata altresì la diffusa notorietà del marchio Jägermeister in tutta Europa, risulta evidente che il resistente, al momento della registrazione del dominio jaegermeister.it, non poteva ignorare l’esistenza della società Mast-Jägermeister AG e dei marchi da essa registrati.

Inoltre, dalla documentazione agli atti e da quanto reperibile in rete, risulta che il nome a dominio jaegermeister.it registrato dal sig. Lian Ming, non sia mai stato utilizzato dallo stesso.

Il presente Collegio, pertanto, ritiene che, proprio sulla base di tale inattività, si possa dedurre che il dominio sia stato registrato dal resistente in malafede al solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.

Tale asserzione trova puntuale conferma nell’offerta, formalizzata dal resistente nelle proprie repliche, di vendere il nome a dominio alla ricorrente per un corrispettivo di 30.000,00 euro.

Al riguardo, l’art. 16.7 delle regole di naming prevede, fra le circostanze dalle quali il collegio può dedurre la malafede del resistente, l’offerta di vendere il nome a dominio “per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio”. Nel caso di specie, se da un lato non v’è la minima prova che per tali causali il sig. Lian Ming abbia sostenuto costi di tale entità, dall’altro è evidente che tale cifra è del tutto spropositata rispetto ai reali attuali costi di registrazione e mantenimento di un nome a dominio in Italia, quantificabili ragionevolmente in non oltre un centinaio di euro.

Lo scrivente collegio ritiene pertanto che la società ricorrente abbia dimostrato la malafede del resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall’art. 16.6 lettera c) e dall’art. 16.7 delle regole di naming.

* * *

Il ricorso e' dunque fondato e come tale va accolto.

P.Q.M.

In considerazione di quanto dedotto e provato nel procedimento e viste le vigenti regole di naming viene disposta la riassegnazione del nome a dominio jaegermeister.it dall’attuale assegnatario, il sig. Lian Ming, residente in via Verdi n. 8, 10124 Torino alla società Mast-Jägermeister AG, con sede legale in Jägermeisterstrasse 7-15, 38296 Wonfenbüttel, Germania, 

La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority per gli adempimenti del caso.

Roma, 24 maggio 2003

Avv. Pieremilio Sammarco                   Avv. Maria Luisa Buonpensiere            Avv. Giuseppe Loffreda.

 

 


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