Procedura di riassegnazione del nome a dominio kose.it Ricorrente: CAFE’ DO BRASIL S.P.A.
(avv. Paola Stefanelli).
Svolgimento della procedura In data 22 dicembre 2004 la segreteria della CRDD riceveva per posta elettronica il ricorso proposto dalla società Cafè do Brasil S.p.a., Via Appia Km. 22,648 (80017), Melito di Napoli (NA) in persona del legale rappresentante ing. Rubino, rappresentata dall’avv. Paola Stefanelli, e domiciliata presso lo Studio legale Notarbartolo & Gervasi, C.so di Porta Vittoria, 9 (20122) Milano (MI), con il quale si dava introduzione alla procedura ex art. 16 del regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito: “regole di naming”), per ottenere il trasferimento a suo favore del dominio www.kose.it di cui risulta assegnataria la società Compact Italia di Luciano Cammisa (d’ora innanzi Compact), Via Appia, 7, (80029) Sant’Antimo (NA). La segreteria della CRDD provvedeva quindi alla verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato verificando le pagine web rispondenti all’indirizzo www.kose.it nonché le risultanze del data base whois del Registro, dalle quali risultava che il nome a dominio www.kose.it era stato registrato dalla Compact il 2 ottobre 2000 ed era stato contestato il 12 novembre 2003. Inviava quindi comunicazione dell’avvenuta instaurazione della procedura al Registro. Ricevuta anche copia cartacea del ricorso e relativa documentazione, il 28 dicembre 2004 la segreteria della CRDD inviava il ricorso per e-mail del registro, nonché, in cartaceo e con relativa documentazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, agli indirizzi risultanti dal data-base whois Il 4 gennaio 2005 il sig. Cammisa comunicava la ricezione del ricorso, eleggendo domicilio presso l'avvocato C. Mottola, Via Della Libertà, 122, 81031 Aversa, presso il quale chiedeva gli fossero inviate le comunicazioni, senza peraltroindicare il relativo indirizzo di posta elettronica. Dal 4 gennaio 2005, pertanto, decorreva il termine di 25 giorni per l'invio delle repliche. Inutilmente scaduto il termine senza che nulla pervenisse a CRRD, il I febbraio 2005 veniva nominato quale saggio l'avv. prof. Alfredo Antonini, il quale in data 3 febbraio 2005 accettava l'incarico. Allegazioni della ricorrente La società Cafè do Brasil S.p.a.. deduce con il proprio ricorso la malafede della resistente Compact nella registrazione del nome a dominio kose.it; a riprova di ciò allega documenti attestanti la registrazione in ambito nazionale del marchio kosè n. 839638 depositata il 28 giugno 1998 e concessa il 14 aprile 1990 (rinnovata il 2 giugno 1998), nonché del medesimo marchio in ambito internazionale n. R562358 del il 10 dicembre 1990 e rinnovata il 27 giugno 2000. Essa ritiene che il nome a dominio kose.it è identico al noto marchio kosè, segno distintivo della Cafè d Brasil S.p.a. argomentando che “l’unico elemento di differenziazione tra il nome a dominio kose.it ed il segno distintivo della CAFE’ DO BRASIL S.P.A. è da ravvisarsi nel fatto che il primo è privo di accento sulla vocale “e””. Ciò, a dire della ricorrente, realizzerebbe il primo dei tre presupposti alla base di una legittima istanza di riassegnazione del nome a dominio ai sensi dell’art. 16.6.a) delle Regole di Naming: l’identità, fonte di confusione, tra il nome a dominio oggetto della presente procedura ed il marchio sul quale essa ricorrente vanta un diritto. La ricorrente sostiene che nel caso di specie ricorre poi anche il secondo presupposto ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato, consistente nell’assenza, in capo alla resistente Compact di ogni diritto od interesse legittimo sul dominio medesimo (art. 16.6.b)). Da ultimo, la Cafè do Brasil S.p.a., asserisce la sussistenza anche del terzo presupposto ai fini dell’assegnazione ad essa istante del nome kose.it, essendo “diversi gli elementi che consentono di sostenere la malafede della Compact nella registrazione e nel mantenimento del segno assegnatole” ai sensi dell’art. 16.7. In particolare, nel motivare il ricorrere di tale ultimo presupposto, la ricorrente precisa che il comportamento della resistente è inquadrabile nell’ambito della fattispecie del “pornosquatting” dal momento che, accedendo al dominio in contestazione, l’utente di internet verrebbe reindirizzato ad un sito (www.sessoebasta.com), appartenente a terzi, di esplicito contenuto pornografico. La ricorrente deduce che la Compact, avendo registrato il dominio qui contestato, impedisce che la Cafè do Brasil S.p.a., titolare del marchio kosè, possa registrarlo come proprio nome a dominio. Per i motivi esposti la ricorrente chiede che gli venga assegnato il nome a dominio oggetto di contestazione. Allegazioni del resistente Il resistente, pur avendo ricevuto il ricorso, non ha fatto pervenire alcuna replica, ma si è limitato, con la e-mail del 4 gennaio 2005 con cui ha confermato la ricezione del ricorso, a contestare quanto affermato dalla ricorrente. In via preliminare, il resistente ha precisato di non aver sottoscritto alcun modulo per arbitrato. Nel merito, ha contestato il contenuto del ricorso, osservando che il dominio kose.it non avrebbe nulla in comune con il marchio “kosè", contenendo un accento che non si rinviene nel nome a dominio in contestazione. Ha inoltre precisato che il dominio viene usato in un settore merceologico diverso da quello in cui opera la ricorrente, della quale ha stigmatizzato il comportamento in relazione ai contatti avuti per la cessione del dominio. Motivi della decisione In via preliminare: sull'instaurazione
del contraddittorio.
Al riguardo, il contraddittorio deve ritenersi correttamente costituito. Da un lato, infatti, CRDD ha posto in essere quanto previsto dalle procedure di riassegnazione, inviando ricorso per e-mail e per posta agli indirizzi indicati nel whois, dall'altro il resistente ha espressamente dichiarato nella propria e-mail del 4 gennaio 2005 di averlo ricevuto. Né ha rilievo al riguardo la circostanza che la raccomandata contenente il formato cartaceo del ricorso e della documentazione non gli sia pervenuta. E' infatti preciso onere dell'assegnatario del nome a dominio comunicare tempestivamente la variazione dei propri dati al Registro per consentire l'aggiornamento del data-base whois, non adempiendo al quale le comunicazioni si considerano correttamente effettuate se inviate all'indirizzo risultante dal data-base stesso. Era quindi onere del resistente, una volta ricevuto il ricorso per e-mail, costituirsi in giudizio presso la segreteria di CRDD e ritirare il quella sede la documentazione speditagli all'indirizzo risultante dal data-base whois, restituita dalle poste e tenuta a sua disposizione dall'ente conduttore. a) identità o confondibilità del nome La società Cafè do Brasil
S.p.a. dimostra, con opportuna documentazione attestante la registrazione
del marchio in ambito nazionale (n. 839638) nonché in
ambito internazionale (n. R562358), di essere titolare del marchio costituito
dalla parola “ KOSE’ ”.
Tale minima differenza non rende le due parole diverse ai fini dell’indagine sulla confondibilità e identicità come richiesti dalle regole di naming. Secondo le attuali norme, il nome a dominio può comporsi esclusivamente di lettere non accentate dell'alfabeto latino, numeri, ed il segno “-“ (non iniziale né finale); sicchè laddove la ricorrente avesse registrato per prima il nome a dominio in contestazione volendo riportare sulla rete il proprio marchio registrato Kosè avrebbe comunque dovuto privare quest’ultimo dell’accento. Tale ultimo rilievo, dunque, dimostra che
l’assenza dell’accento sull’ultima vocale del nome a dominio contestato
non può in alcun modo incidere, menomandola, sulla pur piena e totale
identificazione tra nome a dominio contestato (kose.it) ed il marchio registrato
dalla Cafè do Brasil S.p.a. (Kosè).
b) inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato L’articolo 16.6 lett. b) prevede, ai fini della riassegnazione, che l'attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato. Inoltre precisa che egli sarà ritenuto
avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che:
Sul primo presupposto, lo scrivente non ne ritiene la sussistenza. A tale determinazione si giunge avendo riguardo alle dichiarazioni rese dalla stessa resistente e contenute nel fax inviato in data 11 dicembre 2003 all’ Avv. Paola Stefanelli, nel quale, sono elencati i motivi per i quali la Compact riteneva di dover respingere le pretese avanzate dalla Cafè do Brasil S.p.a.. Dal summenzionato documento emerge chiaramente come la resistente non possa vantare alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio: al punto c), infatti, la Compact afferma che la fonte di ispirazione del nome a dominio kose.it debba individuarsi non nel marchio registrato dalla Cafè do Brasil S.p.a., bensì nella asserita ragione sociale di un esotico villaggio turistico denominato “The Beautiful Centre Kose”. In altri termini, la resistente rinviene la legittimazione del proprio diritto sul nome a dominio nell’attività svolta da terzi; attività che nulla ha a che vedere con la Compact o con l’attività esercitata da quest’ultima. A parte l’ispirazione al villaggio nella registrazione del nome a dominio, la resistente non ha dimostrato né di aver usato, né tantomeno di essersi oggettivamente preparata ad usare in buona fede, prima di avere avuto notizia della contestazione, il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi. Al riguardo, infatti, occorre rilevare come nessuna prova abbia fornito la resistente in relazione all’asserito svolgimento, prima della contestazione in oggetto, dell’attività di sponsor in favore del villaggio turistico (servizi peraltro offerti dal villaggio e non da essa resistente); né tantomeno l’offerta di servizi di intrattenimento a carattere pornografico può ritenersi facente capo alla medesima resistente, non essendo la Compact titolare del dominio sessoebasta.com. La Compact, inoltre non ha dimostrato di essere conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche senza aver mai registrato il relativo marchio. Circa la dimostrazione della circostanza che del nome a dominio la resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato basti rilevare che nulla in tal senso ha dedotto la Compact. Infine, sul punto, è opportuno chiarire che il semplice fatto di ottenere il nome di dominio da parte dell’autorità preposta non conferisce un diritto di proprietà immateriale su di esso poiché si tratta di un procedimento di tipo amministrativo inidoneo a produrre questo effetto; il problema, in realtà, si pone quando sorge, come nel caso di specie, il contrasto con “veri” diritti anteriori quali appunto il marchio. All’epoca della registrazione del nome a dominio in contestazione da parte della Compct (2000), il marchio kosè risultava essere stato già registrato dalla Cafè do Brasil S.p.a.. sia in campo nazionale che internazionale (marchio nazionale il 28 giugno 1998; marchio internazionale 10 dicembre 1990). A fronte della dimostrata titolarità da parte della Cafè do Brasil S.p.a. del marchio composto dalla parola kosè, la resistente non ha indicato e provato alcuna esistenza di un proprio diritto sullo stesso nome da lei registrato come nome di dominio Secondo le regole di naming, che seguono i principi generali di diritto, così come è onere della parte ricorrente dare dimostrazione del diritto che intende far valere, è onere della parte resistente dimostrare che nessun diritto ha violato con la registrazione del nome contestato perché ciò è stato fatto nel legittimo esercizio di un proprio diritto. La COMPACT avrebbe dovuto dimostrare di avere diritto all’uso dello stesso nome nonostante il diritto della ricorrente. Ma così non è stato. Essa infatti non ha prodotto alcun documento né fornito una ricostruzione dei fatti dai quali si potesse dedurre un suo diritto sul nome contestato. Deve perciò ritenersi soddisfatto il requisito di cui all’articolo 16.6 b) delle regole di Naming, così come dedotto dall’istante Cafè do Brasil S.p.a.. c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. L’art. 16.6 c) delle regole di naming richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. La malafede è una circostanza che
può essere dedotta da diversi elementi, di cui fornisce un elenco,
sia pure indicativo, l’articolo 16.7 delle regole di naming secondo il
quale “Le seguenti circostanze, se dimostrate, saranno ritenute prova della
registrazione e dell'uso del dominio in mala fede:
In relazione a quanto previsto dall'art.
16.7.a) delle regole di naming (Circostanze che inducano a ritenere che
il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere,
cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente
(che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente,
per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente
sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome
a dominio) , lo scrivente saggio non ritiene di rinvenire gli elementi
integranti la malafede del titolare del nome a dominio in contestazione.
E’ del tutto legittima l’intenzione da parte del proprietario del nome a dominio, di voler disporre del bene per mezzo di un atto traslativo della proprietà. Peraltro, non è dato sapere dalla lettura del ricorso introduttivo, l’ammontare del corrispettivo che la ricorrente avrebbe dovuto versare alla Compact a fronte del trasferimento della proprietà del dominio contestato: ciò non consente al collegio giudicante la valutazione della congruità tra il “corrispettivo” ed i “costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio” (art. 16.6 a)). A ciò si aggiunga che tra la Compact e la Cafè do Brasil S.p.a. non è ravvisabile alcun rapporto di concorrenza (circostanza richiesta dall’articolo 16.6 lett. a) delle regole di naming). Non rileva inoltre, almeno in relazione al summenzionato articolo, il fatto che la resistente Compact risulti essere titolare assegnataria di oltre 700 nomi a dominio, alcuni tra i quali identici a nomi di noti personaggi dello spettacolo o a ragioni sociali di aziende di primaria importanza internazionale (come, peraltro, quella della ricorrente), dovendosi indagare, di volta in volta, la sussistenza dei requisiti e dei presupposti che le regole di Naming richiedono per la riassegnazione del nome in contestazione. L’elemento della malafede è invece riscontrabile, a parere di questo collegio, da altre circostanze. Nel caso di specie, infatti, appare dimostrata la ricorrenza del presupposto di cui all’articolo 16.7 lett. d). La ricorrente sostiene nel proprio ricorso introduttivo che la Compact “…consapevole della fama del segno suddetto [il marchio kosè] abbia pensato di sfruttarne illecitamente la notorietà per sviare gli utenti di Internet, in cerca di informazioni sul noto caffè”. La Compact, infatti, ha utilizzato il nome a dominio corrispondente al marchio registrato dalla afè do Brasil S.p.a., unicamente al fine di deviare gli utenti di internet, reindirizzandoli su di un sito denominato www.sessoebasta.it - sito di carattere apertamente pornografico -, a tal fine sfruttando la notorietà del marchio registrato dall’azienda produttrice della nota marca di caffè. Ciò rileva soprattutto se si considera che il nome a dominio kose.it non risulta aver mai intrattenuto alcun tipo di rapporto commerciale con il villaggio turistico “The Beautiful Centre Kose”. L’unico utilizzo che, dalla documentazione prodotta, la Compact risulta averne mai fatto è legato al fenomeno del “pornosquatting”. Il sito wwwsessoebasta.com, al quale si arriva accedendo al nome a dominio contestato utilizza quindi la notorietà del marchio kose.it per deviare i clienti della nota società produttrice di caffè su un sito in cui si offre intrattenimento sessuale a pagamento. E l’elemento della intenzionalità (presupposto di cui all’ articolo 16.7 lett. d)) in tale contestata utilizzazione del dominio messa in atto dalla resistente al fine di attrarre gli utenti di internet (creando confusione con il marchio della ricorrente), è riscontrabile nel fatto che l’opera di attrazione degli ignari utenti avviene, tutt’ora, per il tramite di altri nomi a dominio dei quali la Compact risulta essere intestataria, alcuni dei quali richiamano esplicitamente nomi noti dello spettacolo e dell’imprenditoria (wwwvodafone.it; www.autieri.it; www.np3.it - quest’ultimo, peraltro palesemente rievocativo di una particolare estensione dei files, reindirizza subito sul già noto sito www.sessoebasta.com). Tutti i richiamati domini reindirizzano su siti (a pagamento) la cui offerta inerisce servizi di intrattenimento di natura sessuale. A nulla rileva che la proprietà del suddetto sito sia riconducibile o meno alla resistente, dovendo aver riguardo a solo alla circostanza che il nome a dominio in contestazione sia utilizzato a scopo di trarne profitto - come nel caso di specie - creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente. Il fine ultimo del suo utilizzo è (o almeno è stato) il profitto monetario; il destinatario ultimo di tale profitto non rileva ai fini del decidere. Da ultimo, è fuor di dubbio che
vedere il proprio marchio registrato, associato ad una attività
di per sé discutibile quale quella riconducibile al sito internet
www.sessoebasta.com arreca discredito all’immagine di cui può godere
una società presente sul mercato internazionale da anni. E ciò
a prescindere dalla legittimità o meno dell’attività in questione.
Deve pertanto ritenersi che la Compact abbia registrato ed usato il nome a dominio www.kose.it in malafede. P.Q.M. Il collegio accoglie il ricorso e per l'effetto dispone che il nome a dominio www.kose.it sia riassegnato alla società Cafè do Brasil S.p.a. Via Appia Km. 22,648 (80017), Melito di Napoli (NA). La presente decisione sarà comunicata al Registro per gli adempimenti necessari. Trieste, 15 febbraio 2005 avv. Prof. Alfredo Antonini .
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