Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
krombacher.it
Ricorrente: Krombacher Brauerei, Bernhard Schadeberg GmbH & Co (avv. Thomas Brenner)
Resistente: Gecomedia di Michael Bornhoft
Collegio (unipersonale): Avv. Fabio Salvatori
Svolgimento della procedura.
Con
ricorso ricevuto per posta elettronica da CRDD l’11 luglio 2008,
la Krombacher Brauerei, Bernhard Schadeberg GmbH & Co. con sede in
Kreuztal (Germania), Hagenerst 261, in persona del legale
rappresentante sig. Bernhard Schadeberg, rappresentata e difesa
dall’avv. Thomas Brenner del foro di Bolzano presso il cui studio
in Piazza delle Erbe 22 ha eletto domicilio, introduceva una procedura
di riassegnazione per ottenere il trasferimento a suo nome del dominio
krombacher.it, registrato dalla Gecomedia di Michael Bornhoft.
CRDD, accertata la
regolarità del ricorso e della relativa documentazione,
provvedeva alle dovute verifiche, dalle quali risultava in particolare:
a) che il dominio krombacher.it era stato creato il 2 ottobre 2007 e risultava assegnato alla Gecomedia di Michael Bornhoft;
b) che il dominio stesso risultava oggetto di opposizione;
c) che digitando
l'indirizzo www.krombacher.it si giungeva ad una pagina web contenente
il nome oggetto di contestazione, la dicitura “il grande portale italiano sulla Germania”, un messaggio di sito in costruzione, alcune righe di elogio di Berlino, 2 fotografie e banner pubblicitari.
Ricevuto il 15
luglio 2008 l’originale cartaceo del ricorso, nello stesso giorno
C.R.D.D. ne comunicava l’arrivo al Registro. Successivamente,
ricorso ed allegata documentazione venivano spediti da C.R.D.D. alla
Gecomedia di Michael Bornhoft, che li riceveva il 21 luglio 2008.
Il 29 luglio 2008, ricevuta la cartolina di ritorno della raccomandata,
C.R.D.D. comunicava alle parti la data di inizio della procedura.
In data 13 agosto
2008 C.R.D.D. riceveva dalla Resistente le repliche con relativa
documentazione, che venivano inviate il giorno successivo alla
Ricorrente. Al contempo veniva nominato quale esperto il sottoscritto
avv. Fabio Salvatori che il 19 agosto accettava l’incarico.
Allegazioni della Ricorrente.
La ricorrente
è una società tedesca che si occupa della produzione di
birra di vari tipi, della quale il 50% della produzione esportata
è destinata al mercato italiano. La Ricorrente documenta che il
nome Krombacher, oltre ad essere la sua denominazione sociale, è
anche il marchio registrato che ne contraddistingue i prodotti.
Afferma la
Ricorrente che nel gennaio del 2008 era venuta a sapere che il dominio
“krombacher.it” era stato posto in vendita presso il sito
sedo.com dalla Resistente Gecomedia di Michael Bornhoft.
La ricorrente
Krombacher iniziava quindi presso il Registro del ccTLD .it la
procedura di opposizione all’assegnazione di tale dominio;
ricevuta notizia della quale la Gecomedia di Michael Bornhoft si faceva
avanti dicendosi disposta a cedere il dominio per 60.000,00 euro.
Nel merito la
Ricorrente, sottolineata la identità del nome a dominio in
contestazione al proprio marchio e la conseguente assenza di alcun
diritto dell’attuale assegnatario al dominio krombacher.it,
deduce la malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio
dalle circostanze: (a) che il dominio viene utilizzato per sviare
clientela della Krombacher ad altri fini; (b) che esso è stato
registrato soltanto allo scopo di cedere, concedere in uso o in altro
modo trasferire il nome a dominio alla ricorrente, per un corrispettivo
monetario di gran lunga superiore ai costi ragionevolmente sostenuti
dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a
dominio; (c) che la Gecomedia di Michael Bornhoft ha registrato
il dominio soltanto allo scopo di usurpare il nome della birreria
ricorrente ingenerando la probabilità di confusione con il nome
Krombacher.
Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
Allegazioni della Resistente.
La Resistente
Gecomedia di Michael Bornhoft non contesta le affermazioni in punto di
fatto della Krombacher, ma ritiene di aver compiuto una operazione del
tutto lecita.
Essa afferma
infatti di svolgere abitualmente attività di registrazione di
nomi a dominio liberi che risultino avere già un buon “pagerank” sui motori di ricerca, allo scopo di “avviare nuovi progetti internet ed approfittarsi della popolarità già esistente di un dominio”
già registrato in precedenza, oppure venderli su internet
attraverso siti specializzati nella compravendita di domini quali
sedo.com.
In particolare, per
quanto attiene al dominio krombacher.it, la Resistente afferma che
prima di registrarlo aveva verificato che esso, seppur registrato in
precedenza sino alla metà del 2005 dalla odierna Ricorrente, non
era stato rinnovato ed era quindi libero. Afferma anche di aver
verificato che prima di essere liberato il dominio “portava
dei contenuti relativi alla società Ricorrente” e che il
nome krombacher risultava essere un marchio registrato che in Italia
copriva le classi 32 e 42."
La Gecomedia di
Michael Bornhoft ritiene pertanto che, dato il non uso del dominio da
parte della Krombacher che non lo aveva rinnovato nel 2005,
legittimamente lo ha registrato e posto in vendita su internet al
miglior offerente, così come legittimamente potrebbe il dominio
essere utilizzato per contenuti che non abbiano a che fare con quelli
della Ricorrente.
Conclude quindi chiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione.
1. Identità del nome a dominio con nome e marchio della Ricorrente.
L’eguaglianza
del nome a dominio in contestazione con la denominazione sociale ed il
marchio della Ricorrente è del tutto evidente e non contestata.
Anche se
l’identità del nome a dominio con la denominazione sociale
della Ricorrente sarebbe di per sé sufficiente ad integrare il
requisito richiesto dall’art. 3.6, I comma lett. a), la
Ricorrente ha documentato di essere titolare dei marchi comunitari
krombacher nn. 447045 e 1105956, registrati rispettivamente il
12/11/1998 e il 18/10/2000, e del marchio tedesco krombacher n.
30523791, rinnovato sino al 30/4/2015.
La ricorrente vanta
quindi sia un diritto al nome, sia un diritto di marchio sulla
denominazione corrispondente al nome in dominio krombacher.it.
2. Diritti di parte resistente al dominio in contestazione.
Da parte sua la
Gecomedia di Michael Bornhoft non ha affermato (e quindi tantomeno
provato) di avere un autonomo concorrente diritto alla denominazione
krombacher preesistente alla registrazione da parte sua del dominio in
contestazione, nè ha affermato (e tantomeno provato)
l’esistenza di una delle circostanze previste dall’ultimo
comma dell’art. 3.6 del regolamento.
3. Malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
La difesa della
Gecomedia di Michael Bornhoft si incentra sulla asserita
legittimità della sua registrazione del nome a dominio.
Secondo la
Resistente, sarebbe del tutto legittimo registrare nomi a dominio che
siano già stati oggetto in passato di registrazione ed abbiano
quindi acquisito un certo pagerank (ossia quell’indice che in
sostanza identifica la popolarità di un dominio – rectius:
sito – nei motori di ricerca), per sfruttarne la
popolarità utilizzandoli sia per nuovi progetti, sia per
attirare utenti, sia per rivendere poi a terzi il dominio.
Una tale
affermazione può essere condivisibile solo ed in quanto sia
riferita a denominazioni che non siano oggetto di diritti di esclusiva.
Legittimamente può quindi essere registrato (ed eventualmente
rivenduto o comunque rivenduto lucrando sulla popolarità
raggiunta in precedenza) un nome a dominio non più rinnovato dal
precedente titolare, purché la relativa denominazione non
corrisponda a nomi propri, denominazioni sociali, marchi altrui o
comunque segni distintivi oggetto di diritto di esclusiva. Possono
quindi essere oggetto di legittima ri-registrazione, ad esempio, quei
nomi e quelle parole comuni che non possono essere oggetto di diritto
di marchio, oppure nomi di fantasia che non risultino essere marchi o
denominazioni protette.
Nel caso in cui il
dominio che si intende registrare corrisponda ad un marchio registrato
(come nel caso di specie), poco importa che si tratti di un dominio
già registrato da altri (legittimo titolare del diritto di
esclusiva o meno) oppure di un dominio mai assegnato prima:
l’ordinamento giuridico garantisce al titolare del diritto di
privativa di opporsi a che la denominazione protetta sia usata da terzi
contro la sua volontà.
La circostanza che
il dominio non sia stato più rinnovato significa semplicemente
che il titolare del marchio non ha al momento interesse a riflettere il
suo marchio in quello strumento pubblicitario, ma non che intenda
lasciarne ad altri l’uso. In caso contrario, a maggior ragione
dovrebbero ritenersi lecite le registrazioni di domini identici a
marchi che non siano ancora stati tradotti in nomi di dominio, sul
presupposto che la mancata registrazione del dominio corrispondente al
marchio denoterebbe un disinteresse ancora maggiore del mancato
rinnovo. Ma così non è, in quanto, seguendo tale tesi, si
giungerebbe a privare di qualsiasi contenuto il diritto di esclusiva
riconosciuto al titolare del marchio.
Pertanto, la
circostanza che il dominio non sia stato rinnovato dal titolare del
marchio che lo aveva registrato non legittima i terzi a registrarlo,
violandone il diritto di privativa.
L’operazione posta in essere dalla Resistente è quindi vero e proprio cybersquatting, ossia occupazione di nomi a dominio su cui terzi possono vantare diritti di esclusiva.
Ciò
premesso, si rileva che è la stessa Resistente ad ammettere
nelle proprie repliche di aver posto in essere comportamenti che
integrano le circostanze da cui il Regolamento autorizza a dedurre la
malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
E’ infatti la
stessa Resistente ad affermare nelle sue repliche di aver effettuato,
prima di registrare il dominio, un controllo per eventuali diritti di
terzi ed aver verificato che il nome krombacher era un marchio
registrato per le classi 32 e 42. Era quindi perfettamente al corrente,
al momento della registrazione, che il dominio krombacher.it era
identico al marchio registrato dalla Ricorrente.
Parimenti, è
la stessa Resistente ad affermare di registrare abitualmente domini
internet non rinnovati da precedenti titolari “per approfittarsi della popolarità già esistente di un dominio”;
il che è sostanzialmente quanto previsto dall’art. 3.7,
lettera d) del Regolamento come elemento di prova della malafede.
Infine, è da
sottolineare come, allorché è stata richiesta di
restituire il dominio alla legittima titolare del corrispondente
marchio, la Gecomedia di Michael Bornhoft abbia richiesto un
corrispettivo di ben 60.000,00 euro, cifra sicuramente “superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal Resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio”.
Ed anche questa circostanza, corrispondente a quanto previsto
dall’art. 3.7, lettera a) del regolamento, conduce a ritenere la
malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del
nome a dominio.
Il ricorso è quindi fondato e come tale viene accolto.
P.Q.M.
Si dispone la
riassegnazione del nome a dominio krombacher.it alla Krombacher
Brauerei, Bernhard Schadeberg GmbH & Co, con sede in Hagenerst.
261, Kreuztal (Germania).
La decisione sarà comunicata al Registro per i provvedimenti di sua competenza.
Roma 3 settembre 2008.
Avv. Fabio Salvatori.
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