Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
krombacher.it
 
 
Ricorrente: Krombacher Brauerei, Bernhard Schadeberg GmbH & Co (avv. Thomas Brenner)
Resistente: Gecomedia di Michael Bornhoft
Collegio (unipersonale): Avv. Fabio Salvatori

Svolgimento della procedura.

Con ricorso ricevuto per posta elettronica da CRDD l’11 luglio 2008, la Krombacher Brauerei, Bernhard Schadeberg GmbH & Co. con sede in Kreuztal (Germania), Hagenerst 261, in persona del legale rappresentante sig. Bernhard Schadeberg, rappresentata e difesa dall’avv. Thomas Brenner del foro di Bolzano presso il cui studio in Piazza delle Erbe 22 ha eletto domicilio, introduceva una procedura di riassegnazione per ottenere il trasferimento a suo nome del dominio krombacher.it, registrato dalla Gecomedia di Michael Bornhoft.

CRDD, accertata la regolarità del ricorso e della relativa documentazione, provvedeva alle dovute verifiche, dalle quali risultava in particolare:
a) che il dominio krombacher.it era stato creato il 2 ottobre 2007 e risultava assegnato alla Gecomedia di Michael Bornhoft;
b) che il dominio stesso risultava oggetto di opposizione;
c) che digitando l'indirizzo www.krombacher.it si giungeva ad una pagina web contenente il nome oggetto di contestazione, la dicitura “il grande portale italiano sulla Germania”, un messaggio di sito in costruzione, alcune righe di elogio di Berlino, 2 fotografie e banner pubblicitari.

Ricevuto il 15 luglio 2008 l’originale cartaceo del ricorso, nello stesso giorno C.R.D.D. ne comunicava l’arrivo al Registro. Successivamente, ricorso ed allegata documentazione venivano spediti da C.R.D.D. alla Gecomedia di Michael Bornhoft, che li riceveva il 21 luglio 2008.  Il 29 luglio 2008, ricevuta la cartolina di ritorno della raccomandata, C.R.D.D. comunicava alle parti la data di inizio della procedura.

In data 13 agosto 2008 C.R.D.D. riceveva dalla Resistente le repliche con relativa documentazione, che venivano inviate il giorno successivo alla Ricorrente. Al contempo veniva nominato quale esperto il sottoscritto avv. Fabio Salvatori che il 19 agosto accettava l’incarico.

Allegazioni della Ricorrente.

La ricorrente è una società tedesca che si occupa della produzione di birra di vari tipi, della quale il 50% della produzione esportata è destinata al mercato italiano. La Ricorrente documenta che il nome Krombacher, oltre ad essere la sua denominazione sociale, è anche il marchio registrato che ne contraddistingue i prodotti.

Afferma la Ricorrente che nel gennaio del 2008 era venuta a sapere che il dominio “krombacher.it” era stato posto in vendita presso il sito sedo.com dalla Resistente Gecomedia di Michael Bornhoft.

La ricorrente Krombacher iniziava quindi presso il Registro del ccTLD .it la procedura di opposizione all’assegnazione di tale dominio; ricevuta notizia della quale la Gecomedia di Michael Bornhoft si faceva avanti dicendosi disposta a cedere il dominio per 60.000,00 euro.

Nel merito la Ricorrente, sottolineata la identità del nome a dominio in contestazione al proprio marchio e la conseguente assenza di alcun diritto dell’attuale assegnatario al dominio krombacher.it, deduce la malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio dalle circostanze: (a) che il dominio viene utilizzato per sviare clientela della Krombacher ad altri fini; (b) che esso è stato registrato soltanto allo scopo di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio alla ricorrente, per un corrispettivo monetario di gran lunga superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio; (c) che la Gecomedia  di Michael Bornhoft ha registrato il dominio soltanto allo scopo di usurpare il nome della birreria ricorrente ingenerando la probabilità di confusione con il nome Krombacher.

Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

Allegazioni della Resistente.

La Resistente Gecomedia di Michael Bornhoft non contesta le affermazioni in punto di fatto della Krombacher, ma ritiene di aver compiuto una operazione del tutto lecita.

Essa afferma infatti di svolgere abitualmente attività di registrazione di nomi a dominio liberi che risultino avere già un buon “pagerank” sui motori di ricerca, allo scopo di “avviare nuovi progetti internet ed approfittarsi della popolarità già esistente di un dominio” già registrato in precedenza, oppure venderli su internet attraverso siti specializzati nella compravendita di domini quali sedo.com.

In particolare, per quanto attiene al dominio krombacher.it, la Resistente afferma che prima di registrarlo aveva verificato che esso, seppur registrato in precedenza sino alla metà del 2005 dalla odierna Ricorrente, non era stato rinnovato ed era quindi libero. Afferma anche di aver verificato che prima di essere liberato il dominio “portava dei contenuti relativi alla società Ricorrente” e che il nome krombacher risultava essere un marchio registrato che in Italia copriva le classi 32 e 42."

La Gecomedia di Michael Bornhoft ritiene pertanto che, dato il non uso del dominio da parte della Krombacher che non lo aveva rinnovato nel 2005, legittimamente lo ha registrato e posto in vendita su internet al miglior offerente, così come legittimamente potrebbe il dominio essere utilizzato per contenuti che non abbiano a che fare con quelli della Ricorrente.

Conclude quindi chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione.

1.    Identità del nome a dominio con nome e marchio della Ricorrente.

L’eguaglianza del nome a dominio in contestazione con la denominazione sociale ed il marchio della Ricorrente è del tutto evidente e non contestata.

Anche se l’identità del nome a dominio con la denominazione sociale della Ricorrente sarebbe di per sé sufficiente ad integrare il requisito richiesto dall’art. 3.6, I comma lett. a),  la Ricorrente ha documentato di essere titolare dei marchi comunitari krombacher nn. 447045 e 1105956, registrati rispettivamente il 12/11/1998 e il 18/10/2000, e del marchio tedesco krombacher n. 30523791, rinnovato sino al 30/4/2015.

La ricorrente vanta quindi sia un diritto al nome, sia un diritto di marchio sulla denominazione corrispondente al nome in dominio krombacher.it.

2.    Diritti di parte resistente al dominio in contestazione.

Da parte sua la Gecomedia di Michael Bornhoft non ha affermato (e quindi tantomeno provato) di avere un autonomo concorrente diritto alla denominazione krombacher preesistente alla registrazione da parte sua del dominio in contestazione, nè ha affermato (e tantomeno provato) l’esistenza di una delle circostanze previste dall’ultimo comma dell’art. 3.6 del regolamento.

3.    Malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

La difesa della Gecomedia di Michael Bornhoft si incentra sulla asserita legittimità della sua registrazione del nome a dominio.

Secondo la Resistente, sarebbe del tutto legittimo registrare nomi a dominio che siano già stati oggetto in passato di registrazione ed abbiano quindi acquisito un certo pagerank (ossia quell’indice che in sostanza identifica la popolarità di un dominio – rectius: sito – nei motori di ricerca), per sfruttarne la popolarità utilizzandoli sia per nuovi progetti, sia per attirare utenti, sia per rivendere poi a terzi il dominio.

Una tale affermazione può essere condivisibile solo ed in quanto sia riferita a denominazioni che non siano oggetto di diritti di esclusiva. Legittimamente può quindi essere registrato (ed eventualmente rivenduto o comunque rivenduto lucrando sulla popolarità raggiunta in precedenza) un nome a dominio non più rinnovato dal precedente titolare, purché la relativa denominazione non corrisponda a nomi propri, denominazioni sociali, marchi altrui o comunque segni distintivi oggetto di diritto di esclusiva. Possono quindi essere oggetto di legittima ri-registrazione, ad esempio, quei nomi e quelle parole comuni che non possono essere oggetto di diritto di marchio, oppure nomi di fantasia che non risultino essere marchi o denominazioni protette.

Nel caso in cui il dominio che si intende registrare corrisponda ad un marchio registrato (come nel caso di specie), poco importa che si tratti di un dominio già registrato da altri (legittimo titolare del diritto di esclusiva o meno) oppure di un dominio mai assegnato prima: l’ordinamento giuridico garantisce al titolare del diritto di privativa di opporsi a che la denominazione protetta sia usata da terzi contro la sua volontà.

La circostanza che il dominio non sia stato più rinnovato significa semplicemente che il titolare del marchio non ha al momento interesse a riflettere il suo marchio in quello strumento pubblicitario, ma non che intenda lasciarne ad altri l’uso. In caso contrario, a maggior ragione dovrebbero ritenersi lecite le registrazioni di domini identici a marchi che non siano ancora stati tradotti in nomi di dominio, sul presupposto che la mancata registrazione del dominio corrispondente al marchio denoterebbe un disinteresse ancora maggiore del mancato rinnovo. Ma così non è, in quanto, seguendo tale tesi, si giungerebbe a privare di qualsiasi contenuto il diritto di esclusiva riconosciuto al titolare del marchio.

Pertanto, la circostanza che il dominio non sia stato rinnovato dal titolare del marchio che lo aveva registrato non legittima i terzi a registrarlo, violandone il diritto di privativa.

L’operazione posta in essere dalla Resistente è quindi vero e proprio cybersquatting, ossia occupazione di nomi a dominio su cui terzi  possono vantare diritti di esclusiva.

Ciò premesso, si rileva che è la stessa Resistente ad ammettere nelle proprie repliche di aver posto in essere comportamenti che integrano le circostanze da cui il Regolamento autorizza a dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

E’ infatti la stessa Resistente ad affermare nelle sue repliche di aver effettuato, prima di registrare il dominio, un controllo per eventuali diritti di terzi ed aver verificato che il nome krombacher era un marchio registrato per le classi 32 e 42. Era quindi perfettamente al corrente, al momento della registrazione, che il dominio krombacher.it era identico al marchio registrato dalla Ricorrente.

Parimenti, è la stessa Resistente ad affermare di registrare abitualmente domini internet non rinnovati da precedenti titolari “per approfittarsi della popolarità già esistente di un dominio”; il che è sostanzialmente quanto previsto dall’art. 3.7, lettera d) del Regolamento come elemento di prova della malafede.

Infine, è da sottolineare come, allorché è stata richiesta di restituire il dominio alla legittima titolare del corrispondente marchio, la Gecomedia di Michael Bornhoft abbia richiesto un corrispettivo di ben 60.000,00 euro, cifra sicuramente “superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal Resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio”. Ed anche questa circostanza, corrispondente a quanto previsto dall’art. 3.7, lettera a) del regolamento, conduce a ritenere la malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Il ricorso è quindi fondato e come tale viene accolto.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio krombacher.it alla Krombacher Brauerei, Bernhard Schadeberg GmbH & Co, con sede in Hagenerst. 261, Kreuztal (Germania).

La decisione sarà comunicata al Registro per i provvedimenti di sua competenza.

Roma 3 settembre 2008.

Avv. Fabio Salvatori.




 
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