Decisione dominio legotecnic.it

Procedura di riassegnazione del nome a dominio LEGOTECNIC.IT Ricorrente: LEGO Juris A/S (Avv. Alessandro del Ninno) Resistente: Ronny Schmidt Collegio (unipersonale): Avv. Francesco Trotta Svolgimento della procedura Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 29 ottobre 2012 la società LEGO Juris A/S, in persona del Dr. Peter Kiaer e della Sig.ra Mette M. Andersen, rappresentata e difesa nella presente procedura dall’Avv. Alessandro del Ninno dello Studio legale Tonucci & Partners, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio Legotecnic.it registrato dal Sig. Ronny Schmidt. Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava: a) che il dominio Legotecnic.it era stato creato il 3 novembre 2011 ed era registrato a nome del Sig. Ronny Schmidt; b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”; c) che digitando l’indirizzo http://www.legotecnic.it si giungeva ad una pagina web nella quale compariva una lista di links sponsorizzati, accomunati per la presenza in ognuno delle parole “gioco” e “Lego”. Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta, non essendo indicati sul database whois i dati del Registrante C.R.D.D. li chiedeva al Registro ex art. 4.3, II comma del Regolamento. Ricevutili, il 7 novembre 2012 C.R.D.D inviava ricorso e documentazione al Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo comunicato dal Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il giorno 18 dicembre 2012 le poste riconsegnavano il plico a C.R.D.D. perché l’indirizzo del Sig. Ronny Schmidt risultava essere inesistente. Il Regolamento, ex art. 4.4 lett. c), dispone che, nel caso in cui il destinatario non risulti presso l’indirizzo indicato nel DBNA, il reclamo si considera conosciuto dal titolare del dominio oggetto di opposizione nel momento in cui le poste hanno tentato la consegna della raccomandata, che in questo caso avveniva il giorno 11 dicembre 2012. Il giorno 5 gennaio 2013 scadevano i termini previsti per il deposito delle memorie di replica del Resistente senza che nulla pervenisse a C.R.D.D. Pertanto veniva nominato quale esperto della procedura l’Avv. Francesco Trotta, che il giorno 9 gennaio 2013 accettava l’incarico. Allegazioni della Ricorrente La ricorrente LEGO Juris A/S è una società danese fondata nel 1916 da Ole Kirk Christiansen attiva nel settore dei giochi per bambini. Essa si è sviluppata fino a divenire oggi un gruppo multinazionale la cui notorietà è in tutto il mondo apprezzata. Oltre alla conosciutissima linea di mattoncini assemblabili, la LEGO ha nel tempo realizzato anche la serie Duplon e la serie Technic. La Lego Technic è una linea produttiva caratterizzata dalla presenza di pezzi meccanici, come ruote dentate o motori elettrici, assieme ai classici “mattoncini lego”. La LEGO Juris A/S documenta di essere titolare esclusiva di numerose registrazioni di marchio di impresa in cui il segno “LEGO” costituisce l’elemento distintivo, sia presso l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI – Marchi comunitari), sia presso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI – Registrazioni internazionali), sia presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIBM– Registrazioni italiane). La registrazione del nome a dominio Legotecnic.it sarebbe avvenuta in malafede, in quanto, secondo la Ricorrente, chi aveva registrato il dominio non poteva non conoscere l’esistenza del marchio “Lego”. Inoltre registrando il dominio Legotecnic.it, come dizione scorretta di “legotechnic.it”, la Resistente avrebbe fornito una ulteriore prova della malafede nella registrazione in quanto metterebbe in luce la volontà di trarre un indebito vantaggio dalla notorietà del marchio Lego sfruttando una possibile disattenzione nella digitazione del nome a dominio da parte di utenti internet intenti a cercare prodotti della linea Lego Technic (pratica nota come typosquatting) . La mala fede della registrazione sarebbe anche dimostrata dal fatto che l’assegnatario del nome a dominio oggetto di opposizione tiene come home page del sito in contestazione una raccolta di link pubblicitari, facendo, quindi, un uso del dominio di "passive holding". La Ricorrente conclude chiedendo pertanto la riassegnazione del nome a dominio legotecnic.it Allegazioni del Resistente. Il ricorso, inviato per raccomandata a.r. al Resistente presso l’indirizzo indicato nel DBNA del registro, è tornato a C.R.D.D. perché l’indirizzo del Sig. Ronny Schmidt risultava essere inesistente. Il tentativo di recapito è avvenuto il giorno 11 dicembre 2012, da tale data sono decorsi i termini per le eventuali repliche, senza che nulla pervenisse dall’intestatario del dominio. Motivi della decisione A) Sulla confondibilità del nome a dominio. Ai sensi dell’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, un nome a dominio possiede i requisiti della identità o confondibilità se è “identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”. Al riguardo, il nome a dominio legotecnic.it non risulta essere identico alla denominazione della linea di prodotti LEGO Technic, ma la semplice assenza di una lettera, in questo caso la “h”, come dizione scorretta di “legotechnic.it”, non è un elemento sufficiente ad obnubilare la manifesta intenzione del Resistente ad evocare nel dominio registrato il marchio Lego in generale e i prodotti della linea Technic in particolare. L’utilizzo del marchio ‘LEGO’ nel nome a dominio registrato legotecnic.it, non permette alcun dubbio sulla idoneità del nome a dominio ad “indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti”. Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito. B) Sugli eventuali diritti o titoli del Resistente al nome a dominio in contestazione. Il Resistente non ha dedotto alcun elemento dal quale possa dedursi un suo titolo o diritto concorrente con quello documentato dalla LEGO Juris A/S, né alcun elemento in tal senso risulta dalle ricerche effettuate d’ufficio su Internet. C) Sulla malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. La malafede nella registrazione e nell’uso del dominio è desumibile dalla concorrenza di parecchie delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. La notorietà del marchio LEGO – registrato in Italia e nel mondo ormai da decenni - esclude anzitutto che al momento della registrazione del dominio l’attuale assegnatario potesse essere in buona fede. In secondo luogo, la stessa scelta del Resistente di registrare il nome a dominio legotecnic.it , volto a sfruttare non solo il richiamo evocativo del marchio LEGO, ma anche un possibile errore di digitazione degli utenti di internet della denominazione della linea dei prodotti ‘legotechnic’, sottende una chiara volontà della Resistente di utilizzare illegittimamente a proprio favore la notorietà del marchio ‘LEGO’. Viziato da malafede appare anche l’uso che il Sig. Ronny Schmidt sta facendo del nome a dominio, impiegato esclusivamente per un uso passivo volto a raccogliere sponsorizzazioni di altri siti internet attraverso links perlopiù concorrenti alla Ricorrente. Altra circostanza che, con le altre, assume rilievo per dedurre la malafede del Resistente, è la quella che egli risulta aver registrato oltre 7.000 nomi a dominio (dei quali oltre 2.000 solo nel Registro italiano), pressoché tutti aventi home page con lo stesso pattern di pubblicità pay per click e in gran parte confondibili con marchi altrui. Infine, rilevante appare anche la scelta del Resistente di omettere sul whois il proprio indirizzo, ovvero di fornire al Registro l’indicazione errata dell’indirizzo di residenza. L’indirizzo indicato, infatti, corrisponde a quello di un centro commerciale. Si ritiene quindi che tali circostanze siano indicative nella registrazione e nel mantenimento del dominio in malafede. Il dominio deve essere quindi riassegnato alla Ricorrente LEGO Juris A/S. P.Q.M. Si dispone la riassegnazione del nome a dominio legotecnic.it alla LEGO Juris A/S, con sede in in Koldingvej2 – Billund DK-7190, Danimarca. La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza. Roma, 22 gennaio 2013 Avv. Francesco Trotta

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 29 ottobre 2012 la società LEGO Juris A/S, in persona del Dr. Peter Kiaer e della Sig.ra Mette M. Andersen, rappresentata e difesa nella presente procedura dall’Avv. Alessandro del Ninno dello Studio legale Tonucci & Partners, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio Legotecnic.it registrato dal Sig. Ronny Schmidt.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:

a) che il dominio Legotecnic.it era stato creato il 3 novembre 2011 ed era registrato a nome del Sig. Ronny Schmidt;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
c) che digitando l’indirizzo http://www.legotecnic.it si giungeva ad una pagina web nella quale compariva una lista di links sponsorizzati, accomunati per la presenza in ognuno delle parole “gioco” e “Lego”.

Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta, non essendo indicati sul database whois i dati del Registrante C.R.D.D. li chiedeva al Registro ex art. 4.3, II comma del Regolamento. Ricevutili, il 7 novembre 2012 C.R.D.D inviava ricorso e documentazione al Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo comunicato dal Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Il giorno 18 dicembre 2012 le poste riconsegnavano il plico a C.R.D.D. perché l’indirizzo del Sig. Ronny Schmidt risultava essere inesistente. Il Regolamento, ex art. 4.4 lett. c), dispone che, nel caso in cui il destinatario non risulti presso l’indirizzo indicato nel DBNA, il reclamo si considera conosciuto dal titolare del dominio oggetto di opposizione nel momento in cui le poste hanno tentato la consegna della raccomandata, che in questo caso avveniva il giorno 11 dicembre 2012.

Il giorno 5 gennaio 2013 scadevano i termini previsti per il deposito delle memorie di replica del Resistente senza che nulla pervenisse a C.R.D.D. Pertanto veniva nominato quale esperto della procedura l’Avv. Francesco Trotta, che il giorno 9 gennaio 2013 accettava l’incarico.

Allegazioni della Ricorrente

La ricorrente LEGO Juris A/S è una società danese fondata nel 1916 da Ole Kirk Christiansen attiva nel settore dei giochi per bambini. Essa si è sviluppata fino a divenire oggi un gruppo multinazionale la cui notorietà è in tutto il mondo apprezzata. Oltre alla conosciutissima linea di mattoncini assemblabili, la LEGO ha nel tempo realizzato anche la serie Duplon e la serie Technic. La Lego Technic è una linea produttiva caratterizzata dalla presenza di pezzi meccanici, come ruote dentate o motori elettrici, assieme ai classici “mattoncini lego”.

La LEGO Juris A/S documenta di essere titolare esclusiva di numerose registrazioni di marchio di impresa in cui il segno “LEGO” costituisce l’elemento distintivo, sia presso l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI – Marchi comunitari), sia presso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI – Registrazioni internazionali), sia presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIBM– Registrazioni italiane).

La registrazione del nome a dominio Legotecnic.it sarebbe avvenuta in malafede, in quanto, secondo la Ricorrente, chi aveva registrato il dominio non poteva non conoscere l’esistenza del marchio “Lego”. Inoltre registrando il dominio Legotecnic.it, come dizione scorretta di “legotechnic.it”, la Resistente avrebbe fornito una ulteriore prova della malafede nella registrazione in quanto metterebbe in luce la volontà di trarre un indebito vantaggio dalla notorietà del marchio Lego sfruttando una possibile disattenzione nella digitazione del nome a dominio da parte di utenti internet intenti a cercare prodotti della linea Lego Technic (pratica nota come typosquatting) .

La mala fede della registrazione sarebbe anche dimostrata dal fatto che l’assegnatario del nome a dominio oggetto di opposizione tiene come home page del sito in contestazione una raccolta di link pubblicitari, facendo, quindi, un uso del dominio di "passive holding".

La Ricorrente conclude chiedendo pertanto la riassegnazione del nome a dominio legotecnic.it

Allegazioni del Resistente.

Il ricorso, inviato per raccomandata a.r. al Resistente presso l’indirizzo indicato nel DBNA del registro, è tornato a C.R.D.D. perché l’indirizzo del Sig. Ronny Schmidt risultava essere inesistente. Il tentativo di recapito è avvenuto il giorno 11 dicembre 2012, da tale data sono decorsi i termini per le eventuali repliche, senza che nulla pervenisse dall’intestatario del dominio.

Motivi della decisione

A) Sulla confondibilità del nome a dominio.

Ai sensi dell’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, un nome a dominio possiede i requisiti della identità o confondibilità se è “identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Al riguardo, il nome a dominio legotecnic.it non risulta essere identico alla denominazione della linea di prodotti LEGO Technic, ma la semplice assenza di una lettera, in questo caso la “h”, come dizione scorretta di “legotechnic.it”, non è un elemento sufficiente ad obnubilare la manifesta intenzione del Resistente ad evocare nel dominio registrato il marchio Lego in generale e i prodotti della linea Technic in particolare. L’utilizzo del marchio ‘LEGO’ nel nome a dominio registrato legotecnic.it, non permette alcun dubbio sulla idoneità del nome a dominio ad “indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti”.

Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito.

B) Sugli eventuali diritti o titoli del Resistente al nome a dominio in contestazione.

Il Resistente non ha dedotto alcun elemento dal quale possa dedursi un suo titolo o diritto concorrente con quello documentato dalla LEGO Juris A/S, né alcun elemento in tal senso risulta dalle ricerche effettuate d’ufficio su Internet.

C) Sulla malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

La malafede nella registrazione e nell’uso del dominio è desumibile dalla concorrenza di parecchie delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

La notorietà del marchio LEGO – registrato in Italia e nel mondo ormai da decenni - esclude anzitutto che al momento della registrazione del dominio l’attuale assegnatario potesse essere in buona fede.

In secondo luogo, la stessa scelta del Resistente di registrare il nome a dominio legotecnic.it , volto a sfruttare non solo il richiamo evocativo del marchio LEGO, ma anche un possibile errore di digitazione degli utenti di internet della denominazione della linea dei prodotti ‘legotechnic’, sottende una chiara volontà della Resistente di utilizzare illegittimamente a proprio favore la notorietà del marchio ‘LEGO’.

Viziato da malafede appare anche l’uso che il Sig. Ronny Schmidt sta facendo del nome a dominio, impiegato esclusivamente per un uso passivo volto a raccogliere sponsorizzazioni di altri siti internet attraverso links perlopiù concorrenti alla Ricorrente.

Altra circostanza che, con le altre, assume rilievo per dedurre la malafede del Resistente, è la quella che egli risulta aver registrato oltre 7.000 nomi a dominio (dei quali oltre 2.000 solo nel Registro italiano), pressoché tutti aventi home page con lo stesso pattern di pubblicità pay per click e in gran parte confondibili con marchi altrui.

Infine, rilevante appare anche la scelta del Resistente di omettere sul whois il proprio indirizzo, ovvero di fornire al Registro l’indicazione errata dell’indirizzo di residenza. L’indirizzo indicato, infatti, corrisponde a quello di un centro commerciale.

Si ritiene quindi che tali circostanze siano indicative nella registrazione e nel mantenimento del dominio in malafede.

Il dominio deve essere quindi riassegnato alla Ricorrente LEGO Juris A/S.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio legotecnic.it alla LEGO Juris A/S, con sede in in Koldingvej2 – Billund DK-7190, Danimarca.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 22 gennaio 2013

Avv. Francesco Trotta