Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
LEGOTECNIC.IT
Ricorrente: LEGO Juris A/S (Avv. Alessandro del Ninno)
Resistente: Ronny Schmidt
Collegio (unipersonale): Avv. Francesco Trotta
Svolgimento della procedura
Con
ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 29 ottobre 2012 la
società LEGO Juris A/S, in persona del Dr. Peter Kiaer e della
Sig.ra Mette M. Andersen, rappresentata e difesa nella presente
procedura dall’Avv. Alessandro del Ninno dello Studio legale
Tonucci & Partners, giusta delega in calce al ricorso, introduceva
una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento
per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio Legotecnic.it registrato
dal Sig. Ronny Schmidt.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il dominio Legotecnic.it era stato creato il 3 novembre 2011 ed era registrato a nome del Sig. Ronny Schmidt;
- b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “challenged”;
- c)
che digitando l’indirizzo http://www.legotecnic.it si giungeva ad
una pagina web nella quale compariva una lista di links sponsorizzati,
accomunati per la presenza in ognuno delle parole “gioco” e
“Lego”.
Ricevuto
il ricorso e la documentazione per posta, non essendo indicati sul
database whois i dati del Registrante C.R.D.D. li chiedeva al Registro
ex art. 4.3, II comma del Regolamento. Ricevutili, il 7 novembre
2012 C.R.D.D inviava ricorso e documentazione al Resistente per
raccomandata a.r. all’indirizzo comunicato dal Registro, con
l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal
ricevimento.
Il giorno 18 dicembre 2012 le poste riconsegnavano il plico a C.R.D.D.
perché l’indirizzo del Sig. Ronny Schmidt risultava essere
inesistente. Il Regolamento, ex art. 4.4 lett. c), dispone che, nel
caso in cui il destinatario non risulti presso l’indirizzo
indicato nel DBNA, il reclamo si considera conosciuto dal titolare del
dominio oggetto di opposizione nel momento in cui le poste hanno
tentato la consegna della raccomandata, che in questo caso avveniva il
giorno 11 dicembre 2012.
Il giorno 5 gennaio 2013 scadevano i termini previsti per il
deposito delle memorie di replica del Resistente senza che nulla
pervenisse a C.R.D.D. Pertanto veniva nominato quale esperto della
procedura l’Avv. Francesco Trotta, che il giorno 9 gennaio 2013
accettava l’incarico.
Allegazioni
della Ricorrente
La
ricorrente LEGO Juris A/S è una società danese fondata
nel 1916 da Ole Kirk Christiansen attiva nel settore dei giochi per
bambini. Essa si è sviluppata fino a divenire oggi un gruppo
multinazionale la cui notorietà è in tutto il mondo
apprezzata. Oltre alla conosciutissima linea di mattoncini
assemblabili, la LEGO ha nel tempo realizzato anche la serie Duplon e
la serie Technic. La Lego Technic è una linea produttiva
caratterizzata dalla presenza di pezzi meccanici, come ruote dentate o
motori elettrici, assieme ai classici “mattoncini
lego”.
La LEGO Juris A/S documenta di essere titolare esclusiva di numerose
registrazioni di marchio di impresa in cui il segno “LEGO”
costituisce l’elemento distintivo, sia presso l’Ufficio per
l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI – Marchi
comunitari), sia presso l’Organizzazione Mondiale per la
Proprietà Intellettuale (OMPI – Registrazioni
internazionali), sia presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti
(UIBM– Registrazioni italiane).
La registrazione del nome a dominio Legotecnic.it sarebbe avvenuta in
malafede, in quanto, secondo la Ricorrente, chi aveva registrato il
dominio non poteva non conoscere l’esistenza del marchio
“Lego”. Inoltre registrando il dominio Legotecnic.it, come
dizione scorretta di “legotechnic.it”, la Resistente
avrebbe fornito una ulteriore prova della malafede nella registrazione
in quanto metterebbe in luce la volontà di trarre un indebito
vantaggio dalla notorietà del marchio Lego sfruttando una
possibile disattenzione nella digitazione del nome a dominio da
parte di utenti internet intenti a cercare prodotti della linea Lego
Technic (pratica nota come typosquatting) .
La mala fede della registrazione sarebbe anche dimostrata dal
fatto che l’assegnatario del nome a dominio oggetto di
opposizione tiene come home page del sito in contestazione una raccolta
di link pubblicitari, facendo, quindi, un uso del dominio di "passive
holding".
La Ricorrente conclude chiedendo pertanto la riassegnazione del nome a dominio legotecnic.it
Allegazioni del Resistente.
Il ricorso, inviato per raccomandata a.r. al Resistente presso
l’indirizzo indicato nel DBNA del registro, è tornato a
C.R.D.D. perché l’indirizzo del Sig. Ronny Schmidt
risultava essere inesistente. Il tentativo di recapito è
avvenuto il giorno 11 dicembre 2012, da tale data sono decorsi i
termini per le eventuali repliche, senza che nulla pervenisse
dall’intestatario del dominio.
Motivi
della decisione
A)
Sulla confondibilità del nome a dominio.
Ai sensi dell’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, un
nome a dominio possiede i requisiti della identità o
confondibilità se è “identico o tale da indurre
confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale,
su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.
Al riguardo, il nome a dominio legotecnic.it non risulta essere
identico alla denominazione della linea di prodotti LEGO Technic, ma la
semplice assenza di una lettera, in questo caso la “h”,
come dizione scorretta di “legotechnic.it”, non è un
elemento sufficiente ad obnubilare la manifesta intenzione del
Resistente ad evocare nel dominio registrato il marchio Lego in
generale e i prodotti della linea Technic in particolare.
L’utilizzo del marchio ‘LEGO’ nel nome a dominio
registrato legotecnic.it, non permette alcun dubbio sulla
idoneità del nome a dominio ad “indurre confusione
rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il
Ricorrente vanta diritti”.
Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito.
B) Sugli eventuali diritti o titoli del Resistente al nome a dominio in contestazione.
Il Resistente non ha dedotto alcun elemento dal quale
possa dedursi un suo titolo o diritto concorrente con quello
documentato dalla LEGO Juris A/S, né alcun elemento in tal senso
risulta dalle ricerche effettuate d’ufficio su Internet.
C) Sulla malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
La malafede nella registrazione e nell’uso del dominio è
desumibile dalla concorrenza di parecchie delle circostanze dalle
quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella
registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
La notorietà del marchio LEGO – registrato in Italia e nel
mondo ormai da decenni - esclude anzitutto che al momento della
registrazione del dominio l’attuale assegnatario potesse essere
in buona fede.
In secondo luogo, la stessa scelta del Resistente di registrare il nome
a dominio legotecnic.it , volto a sfruttare non solo il richiamo
evocativo del marchio LEGO, ma anche un possibile errore di digitazione
degli utenti di internet della denominazione della linea dei prodotti
‘legotechnic’, sottende una chiara volontà della
Resistente di utilizzare illegittimamente a proprio favore la
notorietà del marchio ‘LEGO’.
Viziato da malafede appare anche l’uso che il Sig. Ronny Schmidt
sta facendo del nome a dominio, impiegato esclusivamente per un uso
passivo volto a raccogliere sponsorizzazioni di altri siti
internet attraverso links perlopiù concorrenti alla Ricorrente.
Altra circostanza che, con le altre, assume rilievo per dedurre la
malafede del Resistente, è la quella che egli risulta aver
registrato oltre 7.000 nomi a dominio (dei quali oltre 2.000 solo nel
Registro italiano), pressoché tutti aventi home page con lo
stesso pattern di pubblicità pay per click e in gran parte
confondibili con marchi altrui.
Infine, rilevante appare anche la scelta del Resistente di omettere sul
whois il proprio indirizzo, ovvero di fornire al Registro
l’indicazione errata dell’indirizzo di residenza.
L’indirizzo indicato, infatti, corrisponde a quello di un centro
commerciale.
Si ritiene quindi che tali circostanze siano indicative nella registrazione e nel mantenimento del dominio in malafede.
Il dominio deve essere quindi riassegnato alla Ricorrente LEGO Juris A/S.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio legotecnic.it alla LEGO
Juris A/S, con sede in in Koldingvej2 – Billund DK-7190,
Danimarca.
La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 22 gennaio 2013
Avv. Francesco Trotta
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