lineamutuo.it Ricorrente: CO.MI. S.a.s.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 13 maggio 2001, la CO.MI. S.a.s., con sede in Mola di Bari, via Lungara Porto n.8, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio lineamutuo.it, registrato dalla Saci S.r.l. In data 11 maggio 2001 la segreteria della
Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della
Registration Authority, nonché la pagina web risultante all'indirizzo
www.lineamutuo.it. Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
In data 11 maggio 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificata la regolarità del ricorso, in data 15 maggio la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. Dalla ricevuta di ritorno risultava che il ricorso era pervenuto alla Saci S.r.l. in data 17 maggio 2001; da tale data sono quindi decorsi i 25 giorni concessi dalle procedure di riassegnazione per le repliche del resistente. Nulla essendo pervenuto in tale termine, la Crdd designava quale saggio il sottoscritto dott. Edoardo Fano, il quale accettava l'incarico in data 12 giugno 2001. Peraltro, il 20 giugno 2001 la resistente Saci comunicava di avere tempestivamete inviato alla C.r.d.d. per raccomandata proprie repliche in data 6 giugno 2001 e di avere ricevuto in restituzione dalle Poste Italiane il relativo plico non recapitato a causa di “ indirizzo inesatto”. Provvedeva pertanto ad inviare nuovamente le proprie repliche e la documentazione alla C.r.d.d. allegando l’originario plico della prima raccomandata non consegnata al destinatario. Dall’esame della busta, detta raccomandata con le repliche risultava inviata il 6 giugno 2001 all’indirizzo di “Corso Cavour” anziché “via Cavour”, pervenuta a Roma l’8 giugno 2001 e restituita al mittente il 14 giugno 2001 con la dizione “indirizzo inesatto”. La C.r.d.d. trasmetteva immediatamente
le suddette repliche alla ricorrente ed al saggio, il quale, rilevato:
ARGOMENTAZIONI DELLA RICORRENTE La CO.MI S.a.s. di Pepe, Scarpa & C. (di seguito “ricorrente”), a sostegno del proprio ricorso, afferma e documenta di essere titolare della domanda di registrazione italiana n° BA2000C000384 per il marchio LINEAMUTUO, depositata presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 28 luglio 2000. Sulla base del suddetto marchio depositato, la ricorrente ha contestato presso la Registration Authority italiana la registrazione di nome a dominio lineamutuo.it da parte della SACI S.r.l. (di seguito "resistente") e ne richiede ora al presente collegio unipersonale del C.R.D.D. il trasferimento a proprio nome in applicazione della procedura di riassegnazione prevista dall’art. 16 delle regole di naming. La ricorrente afferma che sussistono le tre condizioni a), b) e c) richieste dall’art.16.6 delle regole di naming affinché il nome a dominio contesto venga riassegnato, in quanto: a) la ricorrente è titolare di una domanda di registrazione avente per oggetto un marchio identico al nome a dominio contestato; b) l’attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, essendo titolare di un altro marchio, QUIMUTUO, “che utilizza per la sua immagine e notorietà in maniera abituale”; c) il nome a dominio contestato è
stato registrato e viene usato in malafede, dal momento che sussistono
tre delle quattro circostanze esemplificative elencate all’art. 16.7 delle
regole di naming, vale a dire:
Asserisce infatti la ricorrente che:
Sulla base delle suddette argomentazioni nonché della documentazione a sostegno delle stesse la ricorrente chiede il trasferimento a proprio nome del dominio lineamutuo.it. ARGOMENTAZIONI DELLA RESISTENTE La resistente sostiene l’infondatezza del ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni. a) La resistente contesta l’esistenza della prima condizione richiesta dall’art. 16.6 delle regole di naming, in quanto la domanda di registrazione, di cui la ricorrente è titolare, ha per oggetto un marchio di “assoluta genericità”. “La parola lineamutuo, da sola, non può servire a differenziare alcun prodotto soprattutto con riferimento a prodotti finanziari … (omissis) deve ritenersi l’inesistenza di alcun diritto di esclusiva sulla parola lineamutuo per il sol fatto di essere identica ad un marchio registrato”. b) La resistente contesta l’esistenza della
seconda condizione richiesta dall’art. 16.6 delle regole di naming, dal
momento che, dopo aver operato “da oltre tre anni nel campo dell’assistenza,
consulenza ed intermediazione in tema di mutui-casa” con il marchio QUIMUTUO
ed il sito web www.quimutuo.it, ha deciso di registrare il dominio lineamutuo.it
per offrire un servizio on-line, consistente in una “linea diretta con
il mutuo, al fine di accelerare la procedura di acquisizione di documentazione
e di conoscere in tempo reale la condizione economica del consumatore,
onde poter valutare immediatamente la possibilità di accedere o
meno ad un finanziamento”.
c) La resistente contesta l’esistenza della
terza condizione richiesta dall’art. 16.6 delle regole di naming e argomenta
l’inesistenza di una sua presunta malafede in sede di registrazione ed
uso del dominio contestato, sostenendo che:
A riprova dell’inesistenza di alcun motivo per creare confusione allo scopo di trarne profitto, la resistente sostiene infine la notorietà propria nonché del suo marchio QUIMUTUO nello specifico settore di attività di cui si tratta ed allega del materiale pubblicitario a sostegno di ciò. Sulla base delle suddette argomentazioni nonché della documentazione a sostegno delle stesse la resistente chiede il rigetto del presente ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Secondo le previsioni dell’art. 16.6 delle regole di naming, affinché un nome a dominio possa essere riassegnato al ricorrente devono sussistere le seguenti condizioni. Identità del nome a dominio e possibilità di confusione (art. 16.6 lettera a.) La ricorrente risulta essere titolare del
marchio depositato LINEAMUTUO.
Si richiama a tale proposito quanto affermato in sede di decisione sulla Procedura di Riassegnazione relativa al dominio giocodellotto.it (Milano, 26 marzo 2001), vale a dire: “In merito all’obiezione sollevata dalla resistente, relativa al fatto che il marchio depositato non sia costituito dalla sola denominazione giocodellotto ma anche da una componente figurativa, si rileva che la componente semantica sia da ritenere prevalente ed essere il cuore del marchio. Inoltre, il fatto che il marchio sia stato depositato con una veste grafica non esclude la pressoché identità e la potenziale confusione con il nome a dominio. Come è ben noto i nomi a dominio sono composti da caratteri alfanumerici, non permettendo quindi la riproduzione di simboli grafici. L’utente Internet, così come qualsiasi altro navigatore/consumatore, memorizza il nome/marchio di interesse ed al momento della ricerca su Internet (non potendo digitare caratteri grafici), digiterà il nome del marchio memorizzato. In questo caso giocodellotto, senza minimamente riflettere su una eventuale impossibilità di rintracciare il marchio cercato causa la mancanza nella digitazione dei valori (caratteri grafici) con cui il marchio in questione appare ad esempio sulla carta stampata”. Riguardo alle obiezioni sollevate dalla resistente in merito alla nullità del marchio LINEAMUTUO della ricorrente per mancanza di capacità distintiva, pur non essendo questa la sede cui presentare siffatto reclamo il presente collegio unipersonale desidera osservare quanto segue: · secondo costante giurisprudenza
nonché unanime dottrina, in merito alla capacità distintiva
di un marchio si ritiene che qualora due o più parole in sé
e per sé generiche o descrittive, in relazione ai prodotti e/o servizi
cui si riferiscono, vengano depositate ed utilizzate in combinazione tra
loro, creando così una nuova denominazione di fantasia, il marchio
in tal modo costituito è dotato di una seppur minima capacità
distintiva.
· nel caso in questione è logico supporre che possa trattarsi di un marchio cosiddetto debole, a causa della presenza al suo interno della parola MUTUO (nonché dello slogan “nuove soluzioni per l’acquisto della tua casa”) che descrive i servizi in relazione ai quali viene usato, dotato quindi di una limitata ma ciò nondimeno minima capacità distintiva in virtù della denominazione di fantasia LINEAMUTUO (nonché della particolare grafia adottata); · lo stesso discorso andrebbe peraltro fatto per il marchio depositato ed utilizzato dalla resistente per contraddistinguere i propri servizi, vale a dire QUIMUTUO, non meno debole di LINEAMUTUO ma pur sempre valido, a parere dello scrivente, in virtù del fatto che trattasi di denominazione di fantasia (nonché della particolare grafia adottata); · se poi è vero che entrambi
i marchi in questione, vale a dire tanto LINEAMUTUO che QUIMUTUO, sono
ancora allo stato di domanda e devono pertanto ancora passare l’esame di
ammissibilità dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, senza volersi
sostituire a quest’ultimo nell’anticiparne la decisione lo scrivente ritiene
che difficilmente a tali marchi verrà rifiutato lo stato di registrazione
per mancanza di capacità distintiva, essendo stata in passato concessa
registrazione a marchi non meno deboli quali SALVAMUTUO (reg. n° 791.991),
MUTUO AMICO (reg. n° 750.718), MUTUO OGGI (reg. n° 646.810), MUTUO
DROP (reg. n° 617.576), MULTI MUTUO (reg. n° 584.920, rinnovato
con il n° MI2000C005130), SPECIAL MUTUO (reg. n° 811.678), solo
per citare alcuni esempi di marchi contenenti la denominazione “MUTUO”
e riferiti allo stesso settore merceologico in cui operano le parti del
presente ricorso.
Diritti o interessi legittimi della resistente (art. 16.6 lettera b.) Per ciò che concerne tale comma dell’art. 16.6 delle regole di naming, a seguito della decisione 33.3 del Comitato esecutivo del 27/4/2001 è stato deciso che spetti al resistente provare di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato. Ancora secondo l’art. 16.6 delle regole
di naming come modificato dalla suddetta decisione, il resistente sarà
ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi
che:
Secondo quelle che sono state le argomentazioni
prodotte dalla resistente, nessuna delle suddette circostanze risulta provata,
in quanto:
In considerazione di quanto sopra, anche la seconda condizione prevista dall’art. 16.6 delle regole di naming risulta soddisfatta. Registrazione ed uso in malafede (art. 16.6 lettera c.) L’art. 16.7 delle regole di naming elenca una serie esemplificativa di circostanze che, qualora vengano dimostrate, sarebbero ritenute prova della registrazione ed uso del dominio in malafede. Sulla base delle argomentazioni della ricorrente, risulta provato il rapporto (peraltro confermato dalla stessa resistente) di diretta concorrenza esistente tra le parti del presente ricorso (operanti nello stesso settore di attività nonché ambito territoriale) e pertanto difficilmente si può credere che la resistente abbia registrato “casualmente” un nome a dominio identico al marchio principale della ricorrente nonché diretta concorrente, depositato, vale la pena ricordarlo, quasi otto mesi prima della registrazione del dominio contestato. Infatti la ricorrente (secondo quanto risulta dalla copia del verbale di domanda allegata al presente ricorso) ha presentato domanda di registrazione per il marchio LINEAMUTUO in data 28 luglio 2000, mentre la resistente (secondo quanto risulta nella banca dati WHOIS della Registration Authority italiana) ha registrato il nome a dominio lineamutuo.it il 19 marzo 2001, con ciò privando la ricorrente della possibilità di svolgere attività in rete con il nome a dominio .IT corrispondente al proprio marchio principale. E’ inoltre opinione dello scrivente che,
allo scopo di prestare i propri servizi on-line, sarebbe stato più
logico, in quanto coerente con l’attuale tendenza, l’adozione di un nome
a dominio quale ad esempio, anche per ricollegarsi al marchio principale
della resistente, quimutuo-online.it (o forse meglio ancora quimutuonline.it),
piuttosto che lineamutuo.it.
A tale proposito, il presente collegio unipersonale rileva un’evidente contraddizione nelle argomentazioni espresse dalla ricorrente, la quale afferma che “non vi è dubbio che l’assegnazione di lineamutuo sia stata effettuata allo scopo di indurre confusione nei consumatori (che digitano www.lineamutuo.it e si ritrovano davanti al sito di una società che propone loro le soluzioni di mutuo che stanno cercando, ma non si tratta dell’azienda che essi hanno cercato)” e poco dopo aggiunge che “la condizione è avvalorata dal mancato utilizzo del dominio contestato (lineamutuo.it). Infatti all’URL www.lineamutuo.it esiste una pagina con la sola indicazione del provider, quindi una pagina vuota, segno che il detentore non ha alcuna intenzione di sfruttare commercialmente il domain”. Una verifica della reale situazione del sito web www.lineamutuo.it si rende quindi necessaria. A seguito di tale verifica risulta che digitando www.lineamutuo.it il navigatore/consumatore raggiunge un sito web costituito solo da una home page che semplicemente reca scritto “this site is hosted at www.globonet.it - your choice for professional hosting”. Lo scrivente ritiene pertanto valida la seconda delle suddette argomentazioni (il “mancato utilizzo del dominio contestato”), ignorando invece la prima (la circostanza secondo la quale i consumatori “digitano www.lineamutuo.it e si ritrovano davanti al sito di una società che propone loro le soluzioni di mutuo che stanno cercando, ma non si tratta dell’azienda che essi hanno cercato”) che si potrebbe supporre integri agli occhi della ricorrente una possibile violazione futura ed eventuale (ma non affatto attuale e quindi ininfluente sulla presente decisione) dei propri diritti sul marchio LINEAMUTUO. Ritornando al non utilizzo del nome a dominio oggetto del presente ricorso, tale circostanza è già di per sé sufficiente a provare l’"uso" dello stesso in malafede, sulla base di una giurisprudenza ormai consolidata in tema di applicazione della Uniform Domain Name Dispute Policy (alla quale la presente Procedura di Riassegnazione si è ampiamente ispirata, come è stato a più riprese sottolineato nelle decisioni di altri collegi in applicazione di quest’ultima procedura), secondo cui l’uso in malafede non si deve per forza concretare in un “comportamento attivo” del soggetto titolare del dominio contestato, bensì anche in un “comportamento passivo” dello stesso quale, appunto, il mantenimento del dominio senza utilizzarlo. Integra quindi l’uso in malafede anche
il semplice “mantenimento” del dominio contestato da parte della resistente
al solo scopo di impedire alla ricorrente di riflettere su Internet il
nome a dominio.IT corrispondente al proprio marchio: ciò risulta
confermato anche da giurisprudenza costante in tema di decisioni che applicano
la presente Procedura di Riassegnazione
Le argomentazioni presentate dalla resistente a sostegno della propria buonafede in relazione alla registrazione ed all’uso del dominio contestato sembrano fondarsi su un presunto comportamento di concorrenza sleale posto in essere da parte dei titolari della società ricorrente, che sarebbero anche soci della società resistente. Il presente collegio unipersonale ritiene peraltro di doversi limitare ad una disanima della questione concorrenziale tra le parti solo ed esclusivamente in funzione dell'uso e dell'eventuale abuso del nome a dominio lineamutuo.it e, alla luce di ciò, anche la terza condizione prevista dall’art. 16.6 delle regole di naming risulta soddisfatta. CONCLUSIONI In considerazione di quanto sopra il presente collegio unipersonale ritiene che la ricorrente, CO.MI S.a.s. di Pepe, Scarpa & C., abbia provato la sussistenza delle condizioni previste all’art. 16.6 lettere a) e c) delle regole di naming e che per contro la resistente, SACI S.r.l., non abbia provato la non sussistenza della condizione prevista all’art. 16.6 lettera b) delle regole di naming, non avendo dimostrato alcuna delle circostanze previste sempre all’art. 16.6 delle regole di naming. Il ricorso è pertanto da ritenersi fondato e come tale viene accolto. P.Q.M. Si dispone il trasferimento del nome a dominio lineamutuo.it dalla SACI S.r.l. alla CO.MI S.a.s. di Pepe, Scarpa & C. La presente decisione viene comunicata alla Registration Authority italiana affinché le venga data esecuzione secondo quanto previsto dall’art. 16.11 delle regole di naming. Milano, 9 luglio 2001 Dott. Edoardo Fano |
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