Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
LIVEPERSON.IT

Ricorrente: LivePerson (UK) LTD e LivePerson Inc. (Dr. Fabrizio Bedarida – Modiano & Associati S.p.a.)
Resistente: Sig. Alessandro La Ciura
Collegio (unipersonale): avv. Alessandro Nicotra

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto per e-mail a C.R.D.D il 9 aprile 2013, la LivePerson (UK) LTD con sede in 250 South Oak Way, Green Park Reading, suite 15 & 16 First Floor, UK, in persona del  legale rappresentante Mr. Frank Dittmar, e la LivePerson Inc. con sede in 475 10 th Avenue, New York, NY 10018 USA, in persona del legale rappresentante Ms. Monica Greenberg, rappresentate e difese dal Dr.  Fabrizio Bedarida della Modiano & Associati S.p.a., giusta procura generale alle liti rilasciate rispettivamente il 12 luglio 2012 e il 21 gennaio 2013, proponeva ricorso affinché fossero trasferiti a nome della prima il nome a dominio liveperson.it, registrato dalla ditta Sostanza di Alessandro La Ciura.

Verificata la regolarità del ricorso, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che i dominio liveperson.it era stato registrato il 21 aprile 2006 ed era assegnato alla Sostanza di Alessandro La Ciura - Ditta Individuale;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione dalla LivePerson (UK) LTD e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.liveperson.it si giungeva ad un sito web attivo composto da più pagine dal quale la società LiveHelp® by Sostanza® s.r.l offre un servizio di customer care on lin ;
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto il ricorso e la documentazione per posta, il 16 aprile 2013 C.R.D.D. inviava il tutto al Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Il Resistente riceveva il ricorso in data 22 aprile 2013. Il 17 maggio 2013 pervenivano via e-mail a C.R.D.D. memorie di replica. Seguivano per posta repliche e documentazione in formato cartaceo.

C.R.D.D. inoltrava replica e documentazione al procuratore delle Ricorrenti e in data 20 maggio 2013 nominava quale esperto incaricato della decisione Avv. Alessandro Nicotra, che il 21 maggio successivo accettava l’incarico.

Il 22 maggio 2013 le Ricorrenti chiedevano termine per controdedurre alle repliche della Resistente. Con ordinanza del 27 maggio 2013 l’esperto disponeva termine sino al 3 giugno 2013 per controdeduzioni e produzioni documentali delle Ricorrenti, e termine al 13 giugno 2013 per ulteriori repliche e produzioni documentali della Resistente.

Entrambe le parti depositavano scritti difensivi e documenti. Il giorno 13 giugno 2013 la Resistente invia le proprie controdeduzioni non inserendo nell’e-mail di invio l’indirizzo della Ricorrente come invece disposto nell’ordinanza del 23 maggio 2013. Il Dr. Bedarida con e-mail del 18 giugno 2013, rilevando il vizio di forma delle controdeduzioni di controparte, chiedeva ai sensi dell’art. 4.14 del Regolamento che queste venissero considerate come non pervenute nei termini concessi.


Allegazioni delle Ricorrenti

Le ricorrenti affermano che la società LivePerson, nata nel 1992, è una tra le maggiori imprese nel settore della tecnologia chat, utilizzata per offrire alle società la possibilità di relazionarsi con i propri clienti in tempo reale. Con il nuovo motore di targeting comportamentale nel 2002 la LivePerson divenne la prima società ad utilizzare la chat come strumento di vendita proattiva.

 Le ricorrenti documentano essere titolari di marchi derivanti da registrazioni americane, inglesi e comunitarie, tutti  incentrati sul nome LivePerson corrispondente alla propria denominazione sociale; l’utilizzo del marchio in maniera estensiva  è avvenuta dal 1998.
 
Le ricorrenti affermano di non aver mai dato alcuna licenza o autorizzazione all’uso del marchio Live Person; pertanto la Resistente ne avrebbe fatto e ne sta ancora facendo un utilizzo illegittimo. La malafede nella registrazione e nell’utilizzo del nome a dominio verrebbe confermata dalla circostanza che  la resistente presenta agli utenti i propri prodotti e servizi con il marchio LiveHelp non come LivePerson.

Inoltre la Ricorrente fa notare come solo recentemente, e successivamente all’opposizione, la Resistente avrebbe dedicato uno spazio nel proprio sito web denominato  Live Person Operator in cui si precisa che la LiveHelp non è collegata alla LivePerson Inc., circostanza quest’ultima che le Ricorrenti considerano come un “maldestro tentativo di fabbricarsi una (ben poco credibile) giustificazione alla scelta del nome liveperson come dominio”.

Le Ricorrenti rilevano che pur avendo avanzato una proposta di risoluzione bonaria della controversa, consistente in un versamento di euro 5.000,00 a fronte del trasferimento del nome a dominio, il Sig. La Ciura non solo ha rifiutato e avanzato una controproposta di 100.000,00 euro, ma ha anche modificato i contenuti del sito con l’intento, secondo le ricorrenti, di giustificare la consistente cifra richiesta.

Per ciò che attiene alla malafede, le Ricorrenti aggiungono che la registrazione del nome a dominio da parte del Sig. La Ciura sia da attribuire esclusivamente allo scopo di sfruttare indebitamente la notorietà del marchio LivePerson e quindi generare confusione negli utenti di Internet. È opinione delle Ricorrenti, infatti, che la Resistente, operando nel medesimo settore, non poteva ignorare l’esistenza delle società LivePerson, tanto più che tra i servizi offerti nel sito web della società del Sig. La Ciura, la Sostanza S.r.l.,  compare il servizio “analisi della concorrenza”.   

Le Ricorrenti concludono chiedendo  la riassegnazione a favore della LivePerson (UK) LTD del nome a dominio liveperson.it.


Repliche di parte resistente.

Alle deduzioni della Ricorrente il Sig. La Ciura replica affermando che al momento della registrazione del nome a dominio, avendo verificato la presenza in Italia di marchi o nomi a dominio,  non era al corrente  dell’esistenza della  Live Person Inc.

Secondo la Resistente  nel 2006 la Ricorrente non aveva registrato alcun marchio comunitario, e la notorietà della Live Person Inc. in Italia era pressoché inesistente. Pertanto mentre la Ricorrente al momento della registrazione non aveva alcun diritto in Italia sul marchio o sul dominio. La Resistente, al contrario, avendo registrato il dominio prima della Ricorrente e avendo poi registrato il marchio LivePerson (MI2012C010868, domanda risalente al 20 novembre 2012)  rivendica la buona fede nella registrazione del dominio e il suo diritto al mantenimento.
 In particolare il sig. La Ciura afferma che i contenuti del sito web liveperson.it non sono tali da generare confusione nell’utenza né tantomeno sono stati creati per sfruttare la notorietà della società  Live Person Inc. Tuttavia, per mera precauzione, la Resistente avrebbe inserito nel proprio sito web la dicitura “se stavi cercando liveperson inc clicca qui” indirizzando quindi gli utenti verso il sito della Ricorrente.

La Resistente inoltre afferma di non aver mai utilizzato il nome a dominio come semplice redirecting, ma al contrario il suo utilizzo è stato pensato, fin dall’inizio,  per un progetto di lavoro molto articolato di live-chat e di market-place. Proprio per la complessità di tale progetto e per le spese di mantenimento del dominio  per 7 anni, la Resistente avrebbe richiesto per il trasferimento del dominio alla Ricorrente la cifra di 100.000 euro.

Ulteriori scritti difensivi delle parti

Nelle proprie controdeduzioni le Ricorrenti, pur ribadendo la titolarità di diritti validi ed anteriori,  affermano che  il Regolamento dispone nei loro confronti  “la  dimostrazione di essere titolare di propri diritti sul nome a dominio”  non che questi “siano anteriori alla registrazione del dominio in disputa né che essi siano (in caso di marchi) validamente registrati nel Paese dove risiede il Resistente (nel nostro caso in Italia)”.

Inoltre le Ricorrenti ribadiscono che  il dominio liveperson.it è stato utilizzato per offrire  agli utenti i servizi offerti dalla società del Sig. La Ciura contraddistinti con il marchio LiveHelp in concorrenza ai propri.

Le Ricorrenti ribadiscono inoltre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio da parte del Resistente e che questa ne sta traendo un indebito vantaggio sfruttando la notorietà del marchio LivePerson.

La  Resistente, da parte sua, contesta sia che la attività della sua società  possa essere considerata concorrente a quella della Live Person Inc., sia che al momento della registrazione del nome a dominio fosse a conoscenza dell’esistenza della Live Person Inc., respingendo quindi ogni ipotesi di malafede nella sua condotta.

Entrambe le parti ribadiscono le proprie conclusioni. 

Motivi della decisione

1.  Sul vizio di forma delle controdeduzioni della parte Resistente

Il giorno 13 giugno 2013 la Resistente ha inviato le proprie ultime memorie non inserendo nell’e-mail di invio l’indirizzo della Ricorrente come invece disposto nell’ordinanza del 23 maggio 2013. Per tale motivo le Ricorrenti chiedono che esse siano considerate tardive e stralciate dal procedimento.

Tale deduzione non appare condivisibile. Lo scopo degli scritti difensivi è far conoscere all’esperto la posizione della parte. Secondo l’art. 4.14 del regolamento, “nel caso in cui la parte non rispetti un temine (…) decade dalla possibilità di compiere l’atto sottoposto a termine.”

Le ultime memorie della Resistente sono state inviate a CRDD nei termini, sicché, riguardo ad esse, la Resistente non è incorsa in alcuna decadenza. La contestuale comunicazione all’altra parte non può essere considerato un atto autonomo ai fini dell’art. 4.14 del regolamento (perché, se così fosse, si giungerebbe all’assurdo che la Resistente, per propria omissione, sarebbe decaduta da un atto che è invece disposto a favore della controparte) quanto piuttosto una formalità da adempiere per la comunicazione.

Al riguardo, è da ricordare che secondo l’art. 156, ultimo comma c.p.c. in tema di nullità degli atti – applicabile in virtù del richiamo di cui all’art. 4.15, I comma del regolamento -  specifica che “la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”; e lo scopo del deposito delle ultime memorie della Resistente – ossia far conoscere all’esperto la sua posizione circa le controdeduzioni delle Ricorrenti – è stato indubbiamente raggiunto.

La mancata tempestiva trasmissione alla controparte rileverebbe se ed in quanto pregiudicasse il diritto al contraddittorio; in tale caso, peraltro, non si tratterebbe di dichiarare la nullità o la decadenza dalla possibilità di depositare la memoria, bensì di adeguare l’iter del procedimento per consentire alla controparte cui sia stato leso il diritto al contraddittorio di ripristinare la lesa opportunità di replica.

Nel caso di specie, non si è verificata alcuna lesione del diritto al contraddittorio delle Ricorrenti. Dal momento che il deposito dell’ultima memoria della Resistente concludeva la fase istruttoria della procedura, le Ricorrenti non avrebbero potuto depositare nessun altro  scritto. L’omissione da parte della Resistente della comunicazione via e-mail delle repliche alle controdeduzioni delle Ricorrenti (peraltro effettuata d’ufficio da CRDD qualche giorno dopo) non è stata pregiudizievole per le Ricorrenti. in quanto, pur trattandosi di una inadempienza nell’attuazione dell’ordinanza collegiale, gli effetti prodotti non hanno pregiudicato in alcun modo il diritto al contraddittorio.

Né le ricorrenti, una volta ricevute da CRDD le ultime memorie delle Resistente ed avuto contezza del loro contenuto, hanno formulato alcun rilevo di merito che inducesse a ritenere violato un loro diritto di replica, essendosi limitate a richiederne lo stralcio dagli atti del procedimento.

Pertanto la richiesta della Ricorrente di considerare la memorie di replica della Resistente come non pervenute deve essere respinta.


2.  Sulla identità o confondibilità del nome a dominio.

Secondo il regolamento, primo elemento da verificare in un procedimento di riassegnazione è che il nome a dominio, ai sensi dell’art. 3.6, I comma, lett. a), sia “identico”  oppure “tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti”.

Le Ricorrenti sono titolari del marchio “ LivePerson” in diversi paesi del mondo tra cui il Regno Unito fin  dal 2000, gli Stati Uniti dal 1999, e dal 2011 è stato depositato il marchio europeo; tale circostanza appare dirimente ai fini della determinazione dell’esistenza o meno di un diritto di privativa della Ricorrente fin dal  momento in cui il Resistente si apprestava a registrare il nome a dominio.

In particolare, non appare rilevante quanto affermato  dalla Resistente secondo cui il marchio LivePerson comunitario sarebbe stato registrato diverso tempo dopo rispetto all’acquisto del nome a  dominio, in quanto la registrazione nel Regno Unito fa nascere indubbiamente un diritto di privativa a favore delle Ricorrenti, ed è sicuramente anteriore alla registrazione da parte del sig. La Ciura del dominio liveperson.it, avvenuta nel 2006; ed il Regolamento non specifica affatto che il diritto fatto valere debba essere sorto nell’ordinamento italiano.

Inoltre il Regolamento non fa alcun riferimento temporale rispetto al momento in cui la parte Ricorrente debba acquisire i diritti sul marchio corrispondente al nome a dominio opposto,  per poter  sottoporre  tale dominio alla procedura di riassegnazione; essendo l’aspetto temporale, semmai, rilevante ai soli fini della valutazione della malafede nella registrazione del dominio.

È quindi indubbio che il nome a dominio registrato liveperson.it sia identico non solo al  marchio depositato della Ricorrente ma anche alla stessa ragione sociale della società LivePerson Inc. Pertanto il  requisito dell’identità o confondibilità richiesto dell’art. 3.6, I comma, lett. a) del regolamento appare dimostrato.


3. Sul diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.

Per quanto riguarda il secondo requisito richiesto dal regolamento,  ossia che il Resistente non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione (dell’art. 3.6, I comma, lett. b) del regolamento), risulta che il Resistente abbia depositato il 20 novembre 2012 domanda di registrazione n. MI2012C010868 per il marchio “LivePerson”; che alla stessa  domanda il 20 maggio 2013 sia stata fatta opposizione  (opposizione n 664.2013).

Detta domanda risulta, alla data in cui è resa la presente decisione, ancora in corso di valutazione. La sola registrazione della domanda e la circostanza che la stessa sia sottoposta ad una opposizione sono elementi che pongono la registrazione del marchio in uno stato di pendenza di valutazione. Pertanto la domanda di registrazione del marchio  depositata dal Resistente non è  sufficiente a stabilire un diritto sul marchio, dato che in ben altre sedi verrà  accertata tale circostanza.

Né la Resistente appare avere alcun altro titolo all’uso del dominio. In particolare, esclusa a priori la sussistenza delle circostanze di cui al terzultimo e penultimo punto dell’art. 3.6 del regolamento, non appare sostenibile che la Resistente stia facendo del nome a dominio“un legittimo uso commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” art. 3.6 let. F) del regolamento.

 A riguardo appare inverosimile che la Resistente, operando nel medesimo settore commerciale, al momento della registrazione del nome a dominio, ignorasse l’esistenza di una società conosciuta in diverse parti del mondo compresa l’Italia, come dimostrano le fatture prodotte dalla Ricorrente.

Inoltre la volontà di  registrare il marchio LivePerson il 20 novembre 2012 non appare coerente con una condotta diversa dalla malafede.  Nel merito la Resistente asserisce di lavorare per la realizzazione di un grande progetto di market – place unico ed innovativo a livello mondiale, capace di assorbire grandi risorse umane e monetarie, valutate dallo stesso Resistente per una cifra di 100.000 euro. Tuttavia dovranno passare ben 7 anni prima che il Resistente registri il marchio LivePerson. A tal proposito non passa inosservato che la registrazione del marchio ad opera del Resistente sia avvenuta solamente dopo la missiva che il  Dr. Bedarida ha spedito il 9 novembre al sig. La Ciura e sicuramente dopo aver letto i comunicati stampa datati 8 novembre 2012 attinenti alla massiccia campagna pubblicitaria disposta dalla Live Person Inc., che la stessa Resistente allega alla propria memoria di replica.

 Alla luce di quanto detto sembra poco verosimile che il Resistente stia facendo un uso del nome a dominio senza l’intento di violare il marchio LivePerson e non stia piuttosto sviando la clientela della Ricorrente.     


4.    Sulla malafede nella registrazione e nel mantenimento dei nomi a dominio in contestazione

Infine, per quanto riguarda la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, la malafede della Resistente appare accertata da diverse circostanze.

Anzitutto, l’art. 3.7. lettera a) pone come elemento che dimostri la malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio, la circostanza che il resistente abbia tentato di cederlo per un corrispettivo monetario superiore ai costi di mantenimento dello stesso. La somma di 100.000 è fuori di dubbio superiore al mantenimento del dominio, ammesso e non concesso che il sig. La Ciura abbia speso tale cifra, dato che nelle proprie repliche non ne ha dato alcuna prova.

L’art. 3.7 lettera b) indica quale ulteriore prova di malafede l’intento del resistente di “impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione (…) di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente”.

Che il dominio sia stato registrato allo scopo di svolgere attività di concorrenza si evince dal fatto che fin dal 2006 l’utilizzo che ne è stato fatto è quello di  proporre all’utenza di internet prodotti dello stesso genere della Live Person Inc. con il marchio LiveHelp, di proprietà del sig. La Ciura. Pertanto la registrazione del dominio da parte del Resistente non sembra avere avuto altro scopo che impedire alla parte Ricorrente di utilizzare il nome a dominio liveperson.it, arrivando quindi ad integrare la circostanza indicata nell’ art. 3.7 lettera e) ossia l’ usurpazione  della denominazione Live Person con la quale il sig. La Ciura non ha alcun collegamento.

Visto e considerato che al momento della registrazione del nome a dominio non esisteva alcun prodotto commerciale denominato liveperson, la presentazione di tale prodotto commerciale sul sito web www.liveperson.it non può essere in nessun modo considerato sufficiente a creare un riferimento diretto con il sig. La Ciura.
 
Sembra inoltre evidente che la registrazione del dominio è stata effettuata “per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente (art. 3.7, lett. d) del Regolamento).

Il nome a dominio in contestazione è  stato pertanto registrato e mantenuto in malafede.

Sussistendo le condizioni richieste dal regolamento per far luogo alla riassegnazione, il ricorso merita di essere accolto.


P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione dei nomi a dominio liveperson.it alla LivePerson (UK) LTD con sede in 250 South Oak Way, Green Park Reading, suite 15 & 16 First Floor, UK

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Milano, 28 giugno 2013

avv. Alessandro Nicotra


 
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