Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
LIVEPERSON.IT
Ricorrente: LivePerson (UK) LTD e LivePerson Inc. (Dr. Fabrizio Bedarida – Modiano & Associati S.p.a.)
Resistente: Sig. Alessandro La Ciura
Collegio (unipersonale): avv. Alessandro Nicotra
Svolgimento della procedura
Con
ricorso pervenuto per e-mail a C.R.D.D il 9 aprile 2013, la LivePerson
(UK) LTD con sede in 250 South Oak Way, Green Park Reading, suite 15
& 16 First Floor, UK, in persona del legale rappresentante
Mr. Frank Dittmar, e la LivePerson Inc. con sede in 475 10 th Avenue,
New York, NY 10018 USA, in persona del legale rappresentante Ms. Monica
Greenberg, rappresentate e difese dal Dr. Fabrizio Bedarida della
Modiano & Associati S.p.a., giusta procura generale alle liti
rilasciate rispettivamente il 12 luglio 2012 e il 21 gennaio 2013,
proponeva ricorso affinché fossero trasferiti a nome della prima
il nome a dominio liveperson.it, registrato dalla ditta Sostanza di
Alessandro La Ciura.
Verificata la regolarità del ricorso, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a)
che i dominio liveperson.it era stato registrato il 21 aprile 2006 ed
era assegnato alla Sostanza di Alessandro La Ciura - Ditta Individuale;
- b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione dalla
LivePerson (UK) LTD e che la stessa era stata registrata sul whois del
Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
- c)
che digitando l’indirizzo http://www.liveperson.it si giungeva ad
un sito web attivo composto da più pagine dal quale la
società LiveHelp® by Sostanza® s.r.l offre un servizio
di customer care on lin ;
Effettuate
le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto il ricorso e la
documentazione per posta, il 16 aprile 2013 C.R.D.D. inviava il tutto
al Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal
database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie
repliche entro 25 giorni dal ricevimento.
Il Resistente riceveva il ricorso in data 22 aprile 2013. Il 17 maggio
2013 pervenivano via e-mail a C.R.D.D. memorie di replica. Seguivano
per posta repliche e documentazione in formato cartaceo.
C.R.D.D. inoltrava replica e documentazione al procuratore delle
Ricorrenti e in data 20 maggio 2013 nominava quale esperto incaricato
della decisione Avv. Alessandro Nicotra, che il 21 maggio successivo
accettava l’incarico.
Il 22 maggio 2013 le Ricorrenti chiedevano termine per controdedurre
alle repliche della Resistente. Con ordinanza del 27 maggio 2013
l’esperto disponeva termine sino al 3 giugno 2013 per
controdeduzioni e produzioni documentali delle Ricorrenti, e termine al
13 giugno 2013 per ulteriori repliche e produzioni documentali della
Resistente.
Entrambe le parti depositavano scritti difensivi e documenti. Il giorno
13 giugno 2013 la Resistente invia le proprie controdeduzioni non
inserendo nell’e-mail di invio l’indirizzo della Ricorrente
come invece disposto nell’ordinanza del 23 maggio 2013. Il Dr.
Bedarida con e-mail del 18 giugno 2013, rilevando il vizio di forma
delle controdeduzioni di controparte, chiedeva ai sensi dell’art.
4.14 del Regolamento che queste venissero considerate come non
pervenute nei termini concessi.
Allegazioni delle Ricorrenti
Le
ricorrenti affermano che la società LivePerson, nata nel 1992,
è una tra le maggiori imprese nel settore della tecnologia chat,
utilizzata per offrire alle società la possibilità di
relazionarsi con i propri clienti in tempo reale. Con il nuovo motore
di targeting comportamentale nel 2002 la LivePerson divenne la prima
società ad utilizzare la chat come strumento di vendita
proattiva.
Le ricorrenti documentano essere titolari di marchi derivanti da
registrazioni americane, inglesi e comunitarie, tutti incentrati
sul nome LivePerson corrispondente alla propria denominazione sociale;
l’utilizzo del marchio in maniera estensiva è
avvenuta dal 1998.
Le ricorrenti affermano di non aver mai dato alcuna licenza o
autorizzazione all’uso del marchio Live Person; pertanto la
Resistente ne avrebbe fatto e ne sta ancora facendo un utilizzo
illegittimo. La malafede nella registrazione e nell’utilizzo del
nome a dominio verrebbe confermata dalla circostanza che la
resistente presenta agli utenti i propri prodotti e servizi con il
marchio LiveHelp non come LivePerson.
Inoltre la Ricorrente fa notare come solo recentemente, e
successivamente all’opposizione, la Resistente avrebbe dedicato
uno spazio nel proprio sito web denominato Live Person Operator
in cui si precisa che la LiveHelp non è collegata alla
LivePerson Inc., circostanza quest’ultima che le Ricorrenti
considerano come un “maldestro tentativo di fabbricarsi una (ben
poco credibile) giustificazione alla scelta del nome liveperson come
dominio”.
Le Ricorrenti rilevano che pur avendo avanzato una proposta di
risoluzione bonaria della controversa, consistente in un versamento di
euro 5.000,00 a fronte del trasferimento del nome a dominio, il Sig. La
Ciura non solo ha rifiutato e avanzato una controproposta di 100.000,00
euro, ma ha anche modificato i contenuti del sito con l’intento,
secondo le ricorrenti, di giustificare la consistente cifra richiesta.
Per ciò che attiene alla malafede, le Ricorrenti aggiungono che
la registrazione del nome a dominio da parte del Sig. La Ciura sia da
attribuire esclusivamente allo scopo di sfruttare indebitamente la
notorietà del marchio LivePerson e quindi generare confusione
negli utenti di Internet. È opinione delle Ricorrenti, infatti,
che la Resistente, operando nel medesimo settore, non poteva ignorare
l’esistenza delle società LivePerson, tanto più che
tra i servizi offerti nel sito web della società del Sig. La
Ciura, la Sostanza S.r.l., compare il servizio “analisi
della concorrenza”.
Le Ricorrenti concludono chiedendo la riassegnazione a favore della LivePerson (UK) LTD del nome a dominio liveperson.it.
Repliche di parte resistente.
Alle
deduzioni della Ricorrente il Sig. La Ciura replica affermando che al
momento della registrazione del nome a dominio, avendo verificato la
presenza in Italia di marchi o nomi a dominio, non era al
corrente dell’esistenza della Live Person Inc.
Secondo la Resistente nel 2006 la Ricorrente non aveva registrato
alcun marchio comunitario, e la notorietà della Live Person Inc.
in Italia era pressoché inesistente. Pertanto mentre la
Ricorrente al momento della registrazione non aveva alcun diritto in
Italia sul marchio o sul dominio. La Resistente, al contrario, avendo
registrato il dominio prima della Ricorrente e avendo poi registrato il
marchio LivePerson (MI2012C010868, domanda risalente al 20 novembre
2012) rivendica la buona fede nella registrazione del dominio e
il suo diritto al mantenimento.
In particolare il sig. La Ciura afferma che i contenuti del sito
web liveperson.it non sono tali da generare confusione
nell’utenza né tantomeno sono stati creati per sfruttare
la notorietà della società Live Person Inc.
Tuttavia, per mera precauzione, la Resistente avrebbe inserito nel
proprio sito web la dicitura “se stavi cercando liveperson inc
clicca qui” indirizzando quindi gli utenti verso il sito della
Ricorrente.
La Resistente inoltre afferma di non aver mai utilizzato il nome a
dominio come semplice redirecting, ma al contrario il suo utilizzo
è stato pensato, fin dall’inizio, per un progetto di
lavoro molto articolato di live-chat e di market-place. Proprio per la
complessità di tale progetto e per le spese di mantenimento del
dominio per 7 anni, la Resistente avrebbe richiesto per il
trasferimento del dominio alla Ricorrente la cifra di 100.000 euro.
Ulteriori scritti difensivi delle parti
Nelle
proprie controdeduzioni le Ricorrenti, pur ribadendo la
titolarità di diritti validi ed anteriori, affermano
che il Regolamento dispone nei loro confronti
“la dimostrazione di essere titolare di propri diritti sul
nome a dominio” non che questi “siano anteriori alla
registrazione del dominio in disputa né che essi siano (in caso
di marchi) validamente registrati nel Paese dove risiede il Resistente
(nel nostro caso in Italia)”.
Inoltre
le Ricorrenti ribadiscono che il dominio liveperson.it è
stato utilizzato per offrire agli utenti i servizi offerti dalla
società del Sig. La Ciura contraddistinti con il marchio
LiveHelp in concorrenza ai propri.
Le
Ricorrenti ribadiscono inoltre la malafede nella registrazione e nel
mantenimento del nome a dominio da parte del Resistente e che questa ne
sta traendo un indebito vantaggio sfruttando la notorietà del
marchio LivePerson.
La
Resistente, da parte sua, contesta sia che la attività della sua
società possa essere considerata concorrente a quella
della Live Person Inc., sia che al momento della registrazione del nome
a dominio fosse a conoscenza dell’esistenza della Live Person
Inc., respingendo quindi ogni ipotesi di malafede nella sua condotta.
Entrambe le parti ribadiscono le proprie conclusioni.
Motivi della decisione
1. Sul vizio di forma delle controdeduzioni della parte Resistente
Il
giorno 13 giugno 2013 la Resistente ha inviato le proprie ultime
memorie non inserendo nell’e-mail di invio l’indirizzo
della Ricorrente come invece disposto nell’ordinanza del 23
maggio 2013. Per tale motivo le Ricorrenti chiedono che esse siano
considerate tardive e stralciate dal procedimento.
Tale deduzione non appare condivisibile. Lo scopo degli scritti
difensivi è far conoscere all’esperto la posizione della
parte. Secondo l’art. 4.14 del regolamento, “nel caso in
cui la parte non rispetti un temine (…) decade dalla
possibilità di compiere l’atto sottoposto a
termine.”
Le ultime memorie della Resistente sono state inviate a CRDD nei
termini, sicché, riguardo ad esse, la Resistente non è
incorsa in alcuna decadenza. La contestuale comunicazione
all’altra parte non può essere considerato un atto
autonomo ai fini dell’art. 4.14 del regolamento (perché,
se così fosse, si giungerebbe all’assurdo che la
Resistente, per propria omissione, sarebbe decaduta da un atto che
è invece disposto a favore della controparte) quanto piuttosto
una formalità da adempiere per la comunicazione.
Al riguardo, è da ricordare che secondo l’art. 156, ultimo
comma c.p.c. in tema di nullità degli atti – applicabile
in virtù del richiamo di cui all’art. 4.15, I comma del
regolamento - specifica che “la nullità non
può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo
a cui è destinato”; e lo scopo del deposito delle ultime
memorie della Resistente – ossia far conoscere all’esperto
la sua posizione circa le controdeduzioni delle Ricorrenti –
è stato indubbiamente raggiunto.
La mancata tempestiva trasmissione alla controparte rileverebbe se ed
in quanto pregiudicasse il diritto al contraddittorio; in tale caso,
peraltro, non si tratterebbe di dichiarare la nullità o la
decadenza dalla possibilità di depositare la memoria,
bensì di adeguare l’iter del procedimento per consentire
alla controparte cui sia stato leso il diritto al contraddittorio di
ripristinare la lesa opportunità di replica.
Nel caso di specie, non si è verificata alcuna lesione del
diritto al contraddittorio delle Ricorrenti. Dal momento che il
deposito dell’ultima memoria della Resistente concludeva la fase
istruttoria della procedura, le Ricorrenti non avrebbero potuto
depositare nessun altro scritto. L’omissione da parte della
Resistente della comunicazione via e-mail delle repliche alle
controdeduzioni delle Ricorrenti (peraltro effettuata d’ufficio
da CRDD qualche giorno dopo) non è stata pregiudizievole per le
Ricorrenti. in quanto, pur trattandosi di una inadempienza
nell’attuazione dell’ordinanza collegiale, gli effetti
prodotti non hanno pregiudicato in alcun modo il diritto al
contraddittorio.
Né le ricorrenti, una volta ricevute da CRDD le ultime memorie
delle Resistente ed avuto contezza del loro contenuto, hanno formulato
alcun rilevo di merito che inducesse a ritenere violato un loro diritto
di replica, essendosi limitate a richiederne lo stralcio dagli atti del
procedimento.
Pertanto la richiesta della Ricorrente di considerare la memorie di
replica della Resistente come non pervenute deve essere respinta.
2. Sulla identità o confondibilità del nome a dominio.
Secondo
il regolamento, primo elemento da verificare in un procedimento di
riassegnazione è che il nome a dominio, ai sensi dell’art.
3.6, I comma, lett. a), sia “identico” oppure
“tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno
distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti”.
Le Ricorrenti sono titolari del marchio “ LivePerson” in
diversi paesi del mondo tra cui il Regno Unito fin dal 2000, gli
Stati Uniti dal 1999, e dal 2011 è stato depositato il marchio
europeo; tale circostanza appare dirimente ai fini della determinazione
dell’esistenza o meno di un diritto di privativa della Ricorrente
fin dal momento in cui il Resistente si apprestava a registrare
il nome a dominio.
In particolare, non appare rilevante quanto affermato dalla
Resistente secondo cui il marchio LivePerson comunitario sarebbe stato
registrato diverso tempo dopo rispetto all’acquisto del nome
a dominio, in quanto la registrazione nel Regno Unito fa nascere
indubbiamente un diritto di privativa a favore delle Ricorrenti, ed
è sicuramente anteriore alla registrazione da parte del sig. La
Ciura del dominio liveperson.it, avvenuta nel 2006; ed il Regolamento
non specifica affatto che il diritto fatto valere debba essere sorto
nell’ordinamento italiano.
Inoltre il Regolamento non fa alcun riferimento temporale rispetto al
momento in cui la parte Ricorrente debba acquisire i diritti sul
marchio corrispondente al nome a dominio opposto, per poter
sottoporre tale dominio alla procedura di riassegnazione; essendo
l’aspetto temporale, semmai, rilevante ai soli fini della
valutazione della malafede nella registrazione del dominio.
È quindi indubbio che il nome a dominio registrato liveperson.it
sia identico non solo al marchio depositato della Ricorrente ma
anche alla stessa ragione sociale della società LivePerson Inc.
Pertanto il requisito dell’identità o
confondibilità richiesto dell’art. 3.6, I comma, lett. a)
del regolamento appare dimostrato.
3. Sul diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.
Per
quanto riguarda il secondo requisito richiesto dal regolamento,
ossia che il Resistente non abbia alcun diritto o titolo in relazione
al nome a dominio oggetto di opposizione (dell’art. 3.6, I comma,
lett. b) del regolamento), risulta che il Resistente abbia depositato
il 20 novembre 2012 domanda di registrazione n. MI2012C010868 per il
marchio “LivePerson”; che alla stessa domanda il 20
maggio 2013 sia stata fatta opposizione (opposizione n 664.2013).
Detta domanda risulta, alla data in cui è resa la presente
decisione, ancora in corso di valutazione. La sola registrazione della
domanda e la circostanza che la stessa sia sottoposta ad una
opposizione sono elementi che pongono la registrazione del marchio in
uno stato di pendenza di valutazione. Pertanto la domanda di
registrazione del marchio depositata dal Resistente non
è sufficiente a stabilire un diritto sul marchio, dato che
in ben altre sedi verrà accertata tale circostanza.
Né la Resistente appare avere alcun altro titolo all’uso
del dominio. In particolare, esclusa a priori la sussistenza delle
circostanze di cui al terzultimo e penultimo punto dell’art. 3.6
del regolamento, non appare sostenibile che la Resistente stia facendo
del nome a dominio“un legittimo uso commerciale senza
l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il
marchio registrato” art. 3.6 let. F) del regolamento.
A riguardo appare inverosimile che la Resistente, operando nel
medesimo settore commerciale, al momento della registrazione del nome a
dominio, ignorasse l’esistenza di una società conosciuta
in diverse parti del mondo compresa l’Italia, come dimostrano le
fatture prodotte dalla Ricorrente.
Inoltre la volontà di registrare il marchio LivePerson il
20 novembre 2012 non appare coerente con una condotta diversa dalla
malafede. Nel merito la Resistente asserisce di lavorare per la
realizzazione di un grande progetto di market – place unico ed
innovativo a livello mondiale, capace di assorbire grandi risorse umane
e monetarie, valutate dallo stesso Resistente per una cifra di 100.000
euro. Tuttavia dovranno passare ben 7 anni prima che il Resistente
registri il marchio LivePerson. A tal proposito non passa inosservato
che la registrazione del marchio ad opera del Resistente sia avvenuta
solamente dopo la missiva che il Dr. Bedarida ha spedito il 9
novembre al sig. La Ciura e sicuramente dopo aver letto i comunicati
stampa datati 8 novembre 2012 attinenti alla massiccia campagna
pubblicitaria disposta dalla Live Person Inc., che la stessa Resistente
allega alla propria memoria di replica.
Alla luce di quanto detto sembra poco verosimile che il
Resistente stia facendo un uso del nome a dominio senza l’intento
di violare il marchio LivePerson e non stia piuttosto sviando la
clientela della Ricorrente.
4. Sulla malafede nella registrazione e nel mantenimento dei nomi a dominio in contestazione
Infine,
per quanto riguarda la malafede nella registrazione e nel mantenimento
del nome a dominio, la malafede della Resistente appare accertata da
diverse circostanze.
Anzitutto, l’art. 3.7. lettera a) pone come elemento che dimostri
la malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio, la
circostanza che il resistente abbia tentato di cederlo per un
corrispettivo monetario superiore ai costi di mantenimento dello
stesso. La somma di 100.000 è fuori di dubbio superiore al
mantenimento del dominio, ammesso e non concesso che il sig. La Ciura
abbia speso tale cifra, dato che nelle proprie repliche non ne ha dato
alcuna prova.
L’art. 3.7 lettera b) indica quale ulteriore prova di malafede
l’intento del resistente di “impedire al titolare del
diritto ad un nome, marchio, denominazione (…) di utilizzare
tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome
di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in
concorrenza con quella del ricorrente”.
Che il dominio sia stato registrato allo scopo di svolgere
attività di concorrenza si evince dal fatto che fin dal 2006
l’utilizzo che ne è stato fatto è quello di
proporre all’utenza di internet prodotti dello stesso genere
della Live Person Inc. con il marchio LiveHelp, di proprietà del
sig. La Ciura. Pertanto la registrazione del dominio da parte del
Resistente non sembra avere avuto altro scopo che impedire alla parte
Ricorrente di utilizzare il nome a dominio liveperson.it, arrivando
quindi ad integrare la circostanza indicata nell’ art. 3.7
lettera e) ossia l’ usurpazione della denominazione Live
Person con la quale il sig. La Ciura non ha alcun collegamento.
Visto e considerato che al momento della registrazione del nome a
dominio non esisteva alcun prodotto commerciale denominato liveperson,
la presentazione di tale prodotto commerciale sul sito web
www.liveperson.it non può essere in nessun modo considerato
sufficiente a creare un riferimento diretto con il sig. La Ciura.
Sembra inoltre evidente che la registrazione del dominio è stata
effettuata “per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di
Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente
(art. 3.7, lett. d) del Regolamento).
Il nome a dominio in contestazione è stato pertanto registrato e mantenuto in malafede.
Sussistendo le condizioni richieste dal regolamento per far luogo alla riassegnazione, il ricorso merita di essere accolto.
P.Q.M.
Si
dispone la riassegnazione dei nomi a dominio liveperson.it alla
LivePerson (UK) LTD con sede in 250 South Oak Way, Green Park Reading,
suite 15 & 16 First Floor, UK
La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.
Milano, 28 giugno 2013
avv. Alessandro Nicotra
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