Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
macef.it
Ricorrente: Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano (Kivial s.r.l.).
Resistente: Navigator S.r.l.
Collegio (unipersonale): avv. Raffaele Sperati
Svolgimento della procedura
Con ricorso pervenuto alla Crdd per e-mail in data 22 dicembre 2004,
l’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, con sede legale in Milano,
via Domodossola 1, in persona del legale rappresentante sig. Corrado Peraboni,
rappresentato nella presente procedura dalla Kivial s.r.l. e domiciliato
presso la sede di quest’ultima in Udine P.le Cavedalis 6/2, introduceva
una procedura di riassegnazione ex art. 16 del regolamento per l’assegnazione
e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito: “regole di
naming”), per ottenere il trasferimento a suo favore del dominio
macef.it, registrato dalla Navigator S.r.l..
Ricevuto il ricorso, la segreteria della Crdd verificava l'intestatario
del nome a dominio contestato sul data base whois del Registro, nonché
la pagina web risultante all’indirizzo www.macef.it.
Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
1.che il nome a dominio in contestazione risultava assegnato alla Navigator
S.r.l. r.l..dal 28 aprile 2000;
2.che il dominio macef.it era stato sottoposto a contestazione e la
stessa risultava registrata sul data base della R.A. il 10 novembre 2004;
3.che gli indirizzi http://www.macef.it e http://macef.it risultavano
irraggiungibili.
Il 22 dicembre 2004 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso
con relativa documentazione. La segreteria di Crdd, verificata la regolarità
del ricorso, provvedeva a darne comunicazione al Registro e ad inviare
alla resistente per e-mail e per posta celere con ricevuta di ritorno,
in data 28 dicembre 2004, copia del ricorso e della documentazione allegata.
La copia del ricorso inviata all’indirizzo risultante dal data
base whois del Registro ritornava al mittente in quanto il destinatario
risultava trasferito.
Avendo in ogni caso l’ente conduttore provveduto a tutti gli adempimenti
previsti dalle Regole di naming, il ricorso deve considerarsi regolarmente
recapitato.
Quindi, decorso inutilmente il termine di 25 giorni previsto per le
repliche senza che nulla pervenisse alla CRDD in data 25 gennaio
2005 veniva nominato il sottoscritto avv. Raffaele Sperati quale saggio
della presente procedura, il quale in data 1 febbraio 2005 accettava l’incarico.
Allegazioni della ricorrente
L’Ente Autonomo Fiera di Milano deduce nel ricorso introduttivo di essere
titolare del marchio Macef, nome con il quale è conosciuta la fiera
del Salone Internazionale della Casa; la ricorrente sostiene essere, tale
manifestazione, espressione delle massime realtà commerciali nei
settori della tavola, cucina e argenteria per la casa, del complemento
d’arredo, del tessile e decorazione, delle festività, del regalo,
nonché delle cerimonie, oreficeria, gioielleria ecc.
A dimostrazione della titolarità del marchio Macef, il ricorrente
allega documentazione attestate il deposito dello stesso come marchio italiano
(depositato il 9 aprile 1986, registrato il 3 marzo 1989 con n° 504926
e rinnovato il 26 settembre 1997 con n° 727266); allega altresì
il deposito e la registrazione del medesimo marchio sia in ambito comunitario
(reg. n° 1966779 del 17 settembre 2002) che in ambito internazionale
(reg. n° 542370 del 22 settembre 1989).
La ricorrente, inoltre, ha dimostrato di aver provveduto a registrare
il marchio in parola in ambito nazionale anche in diversi Paesi oltre all’Italia
(v. Allegato 7 ricorso).
Deduce e documenta ampiamente il ricorrente anche in relazione
alla notorietà ed alla estrema risonanza che la manifestazione identificata
con il marchio Macef - giunta oramai alla 74° edizione -, ha raggiunto
a livello mondiale nel settore della Casa e dei complementi d’arredo in
generale, avendo la stessa conseguito un notevole sviluppo soprattutto
in ragione del fatto che i suoi partecipanti-espositori sono per la maggior
parte distributori europei.
L’Ente Autonomo Fiera di Milano sostiene che il nome a dominio
macef.it, registrato dalla Navigator S.r.l., risulta in tutto identico
al marchio “Macef” legittimamente usato e registrato dal ricorrente, nonchè
al nome della manifestazione che si svolge ogni anno presso la Fiera di
Milano.
Il ricorrente deduce che la resistente non possiede alcun titolo o licenza
per lo sfruttamento del marchio del ricorrente o autorizzazione a registrare
nomi a dominio per conto del ricorrente.
Quanto alla malafede nella registrazione, il ricorrente afferma che
la stessa sarebbe ravvisabile nel fatto che la manifestazione, alla data
della registrazione del nome a dominio, era ampiamente conosciuta anche
oltre i confini del territorio italiano, e che la resistente appare essere
un “detentore passivo” non utilizzando in alcun modo il nome a dominio
in contestazione e non essendosi mai attivato, sin dalla data di registrazione
del medesimo, per una sua concreta utilizzazione; con ciò dovendosi
inquadrare il comportamento della Navigator S.r.l., nel fenomeno dei c.d.
“passive holder”.
Il ricorrente chiede quindi la rassegnazione in suo favore del nome
a dominio contestato.
Motivi della decisione
a) identità o confondibilità del nome
L’articolo 16.6 lettera a) delle Regole di Naming impone, ai fini della
rassegnazione di un nome a dominio, l’indagine sul requisito della identità
o confondibilità del nome.
Perché si possa riscontrare una identità o confondibilità
“il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione
rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio
nome e cognome”.
Il ricorrente deduce di essere titolare del marchio Macef e di ciò
fornisce inconfutabile prova per mezzo di idonea documentazione.
L’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano ha infatti depositato
documentazione da cui si attesta l’avvenuta registrazione del marchio Macef
sia come marchio italiano, che comunitario, internazionale e nazionale
in numerosi stati. Il nome a dominio contestato, d’altro canto, è
del tutto identico al marchio registrato dal ricorrente.
E’ quindi di tutta evidenza la equivalenza e, soprattutto, data
la notorietà del marchio Macef, come registrato dalla ricorrente,
la confondibilità del nome a dominio contestato con l’omonimo marchio,
e di conseguenza la sussistenza di quanto richiesto dall’art. 16.6.a delle
regole di naming.
b) inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio
contestato
Provata dal ricorrente la propria titolarità sul marchio identico
o confondibile con il nome a dominio contestato, spetta al resistente dare
prova di essere anch’egli titolare di un diritto sullo stesso nome oppure
provare l’esistenza di una delle circostanze di cui all’art. art.
16.6, comma 3° delle regole di naming, secondo il quale il resistente
sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato
qualora provi una delle circostanze di cui al medesimo comma.
Nel caso in esame, tuttavia, la resistente non ha dimostrato in alcun
modo di “aver usato o di essersi oggettivamente preparata ad usare, in
buona fede, prima di aver ricevuto notizia della contestazione, il nome
a dominio – o un nome ad esso corrispondente – per offerta al pubblico
di beni o di servizi”.
In realtà, a prescindere dalla circostanza che la Navigator S.r.l.
nulla ha dedotto in tal senso, non si vede, a giudizio dello scrivente,
come si possa intravedere il benché minimo sviluppo di qualsivoglia
attività di fornitura di beni e/o servizi al pubblico, per mezzo
di un nome a dominio che non risulta essere mai stato utilizzato in alcun
modo da parte della Navigator S.r.l., essendosi limitata essa ricorrente
al mantenimento passivo del dominio in contestazione: l’unico rapporto
che lega la Navigator S.r.l. al dominio contestato è ravvisabile
nell’atto di registrazione di quest’ultimo.
Conseguentemente, si deve condividere l’osservazione della ricorrente,
secondo la quale la resistente sarebbe meramente “passive holder” , cioè
detentore di nomi a dominio non utilizzati; a ben guardare, infatti, la
Navigator S.r.l., non solo non dimostra di aver titolo in relazione al
dominio contestato, bensì, appare avulsa dal medesimo dominio se
non si dovesse considerare il formalismo della registrazione.
Ed al riguardo, è opportuno ricordare che il semplice fatto di
ottenere il nome di dominio da parte dell’autorità preposta non
conferisce un diritto di proprietà immateriale su di esso poiché
si tratta di un procedimento di tipo amministrativo inidoneo a produrre
questo effetto; il problema, in realtà, si pone quando sorge, come
nel caso di specie, il contrasto con “veri” diritti anteriori quali appunto
il marchio.
All’epoca della registrazione del nome a dominio in contestazione da
parte della Navigator S.r.l., il marchio Macef risultava essere stato già
registrato dalla attuale ricorrente sia in campo nazionale che internazionale
(entrambi nel 1989).
In aggiunta, deve comunque considerarsi che la resistente risulta assolutamente
sconosciuta, “personalmente, come associazione o ente commerciale, con
il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato
il relativo marchio”.
A riprova di ciò, in fase di istruzione della presente procedura,
il sottoscritto saggio ha provveduto a verifica della summenzionata circostanza,
provando a digitare il nome a dominio in contestazione e rilevando
non solo che nulla, all’esito della ricerca, riconduce il dominio in questione
a qualsivoglia elemento correlato alla Navigator S.r.l., bensì che
le sole ed uniche informazioni alle quali si giunge con l’ausilio dei diversi
motori di ricerca, investono direttamente la manifestazione Macef così
come descritta dalla ricorrente.
Da quanto sopra dedotto, deve parimenti escludersi il ricorrere della
circostanza di cui all’articolo 16.6, comma 3° lettera c) delle regole
di Naming.
Non essendovi, dunque, alcuna evidenza dell’esistenza di un concorrente
diritto dell’attuale assegnataria al nome a dominio in contestazione, né
di alcuna delle circostanze dalle quali le regole di naming deducono l’esistenza
di un titolo all’assegnazione, deve ritenersi sussistente anche il requisito
di cui all’art. 16.6., comma 1° lett. b) delle regole di naming.
c) registrazione e uso del nome a dominio in mala fede.
Partendo dalla considerazione della notorietà, come ampiamente
documentato dalla ricorrente, della manifestazione fieristica Macef – nonché,
conseguentemente, dell’identico marchio registrato -, si giunge agevolmente
a ritenere poco probabile che la società assegnataria del nome a
dominio, la Navigator S.r.l., ignorasse l’esistenza di tale marchio, così
come appare del tutto inverosimile che la registrazione di un nome a dominio
perfettamente identico a detto nome sia una mera coincidenza.
In relazione a tale ultimo aspetto (la coincidenza) lo scrivente ritiene
di escludere in toto una simile eventualità dal momento che la resistente,
- e ciò è circostanza dalla quale lo scrivente deduce la
mala fede della Navigator S.r.l. - ha dimostrato di ben conoscere il mercato
internazionale degli eventi fieristici, nonché la sua eco, in un’ottica
promozionale, di ampiezza addirittura intercontinentale, dal momento che
risulta essere assegnataria di ulteriori nomi a dominio, alcuni tra i quali
identici ad altrettante manifestazioni fieristiche (di importanza di certo
non inferiore a quella di cui si tratta: BIMU.IT; MIFUR.IT).
Non v’è dubbio, vista la documentazione prodotta, che nell’aprile
del 2000, data della registrazione del nome a dominio macef.it, la fiera
del “Salone Internazionale della Casa” denominata Macef era ampiamente
conosciuta non solo da chi si occupa di arredi e complementi d’arredo per
la casa, ma soprattutto, visto il risalto dato dalla stampa nazionale ed
internazionale all’evento, da migliaia di utenti di internet, i quali,
ad una ricerca di informazioni circa la summenzionata esposizione fieristica,
si vedevano replicare un nulla di fatto, giungendo ad una vuota pagina
web di “errore”.
Oltre a ciò, il nome a dominio macef.it non è mai stato
utilizzato. Ciò integra, come correttamente rilevato dalla difesa
della ricorrente, la fattispecie della detenzione passiva (passive holding),
che per pacifica giurisprudenza è ritenuto elemento da cui dedurre
la malafede del resistente. La detenzione del dominio per un periodo
prolungato di tempo senza che l’assegnatario ne faccia uso alcuno, lascia
infatti ipotizzare che, oltre alla mancanza di legittimo interesse, il
dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di sfruttare
la notorietà del nome della manifestazione.
Si ritiene quindi sussistente anche la malafede nella registrazione
e nel mantenimento del nome a
dominio in contestazione.
P.Q.M.
si dispone la riassegnazione del nome a domino macef.it all’Ente Autonomo
Fiera Internazionale di Milano con sede in Milano, Via Domodossola
1.
La presente decisione sarà comunicata al Registro per gli adempimenti
di sua competenza.
Roma, 15 febbraio 2005
Avv. Raffaele Sperati
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