Con ricorso pervenuto alla Crdd in originale  cartaceo il 22 febbraio 2002 la Mediamarketing s.r.l., in persona del suo legale rappresentante dott. Luigino Mozzi, con sede in Ruta di Camogli, Viale Molfino n. 77 (già Mediamarketing s.n.c. con sede in Rapallo, Via Aurelia di Ponente 20), rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Pattay, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio MEDIAMARKETING.IT, registrato dalla Mediamarketing s.r.l. con sede a Latina in Via Emanuele Filiberto n.9.

In data 23 febbraio 2002 il ricorso perveniva anche in formato elettronico. In pari data la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.mediamarketing.it.

 Le verifiche consentivano di accertare in particolare:
- che il dominio mediamarketing.it risultava assegnato alla resistente  dal 25 maggio 2001; 
- che il dominio mediamarketing.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 6 febbraio 2002;
- che all’indirizzo www.mediamarketing.it non risultava alcun sito internet.
 
Sempre in data 23 febbraio 2002 la segreteria della Crdd, verificatane la regolarità, provvedeva ad inviare per posta elettronica copia del ricorso alla Naming Authority e alla Registration Authority. 

In data 25 febbraio 2002 veniva inviata per raccomandata e via e-mail alla resistente Mediamarketing s.r.l. copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata. 

Dalla ricevuta di ritorno il ricorso risultava pervenuto resistente in data 27 febbraio 2002; e da tale data decorrevano quindi i 25 giorni concessi dalle procedure di riassegnazione per le repliche del resistente.

Non essendo pervenuto da parte del resistente alcuna replica entro il termine del 24 marzo 2002, in data  28 marzo 2002 la Crdd designava quale saggio il sottoscritto Avv. Alessandro Zampone, il quale in data 2 aprile 2002 accettava l’incarico. 

La Mediamarketing s.r.l. afferma essere titolare del diritto sul nome a dominio mediamarketing.it in quanto la denominazione sociale di cui è titolare coincide con il  nome a dominio in contestazione.

Più precisamente la ricorrente afferma di essersi costituita in data 25/9/1986 e di esercitare in tutta Italia la propria attività nel settore dei servizi commerciali, di marketing, nella selezione ed acquisto di spazi pubblicitari di mezzi di comunicazione di massa. La resistente risulta invece essersi costituita, adottando identica denominazione sociale, solo nel gennaio del 2001.

Afferma la ricorrente che si presenta il duplice problema  di identità di ditte operanti in settore omologo e  dell’impossibilità per la ricorrente di ottenere un proprio sito Internet “mediamarketing.it”. Sussisterebbe rischio di confusione tra le due ditte e pertanto ai sensi dell’art. 2564 c.c. la ditta che ha adottato la denominazione per seconda, e quindi la resistente, deve essere modificata.

Asserisce la ricorrente che l’impossibilità di dotarsi di un proprio sito Internet appare grave e dannoso per la propria attività, soprattutto in ragione del rischio di confusione tra le due ditte operanti nello stesso settore merceologico.

Sarebbe soddisfatto inoltre il punto c) dell’art. 16.6 delle regole di Naming, risultando il sito  contestato, seppure prenotato da parecchi mesi, ancora inattivo, e non corrispondendo pertanto al diritto della ricorrente un analogo interesse  tutelabile per la controparte. 

Rischio ulteriore prospettato dalla ricorrente sarebbe l’accaparramento parassitario di clientela da parte del resistente, nell’ipotesi in cui il sito venisse attivato.

Chiede pertanto la ricorrente la riassegnazione del nome a dominio “madiamarketing.it”.

La resistente non ha depositato alcuna replica in difesa della sua posizione nonostante sia stata messa nelle condizioni di farlo entro i termini previsti dall’art. 5 della Procedura di Riassegnazione. Essendo documentata la ricezione del ricorso a mezzo raccomandata il 27 febbraio 2002, tali termini devono  ritenersi scaduti il 24 marzo 2002. 

A norma dell’art. 16.6 delle Regole di Naming sono sottoposti alla Procedura i nomi a dominio per i quali un terzo affermi che: a) il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al  proprio nome e cognome; b) l’attuale assegnatario non abbia alcun diritto  o titolo in relazione al nome  a dominio contestato, ed infine che c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. Se il ricorrente prova che sussitono assieme le condizioni a) e c) di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest’ultimo viene  trasferito al ricorrente.

Ebbene, secondo la ripartizione dell’onere probatorio prescritta dalla citata Regola, il ricorrente che vuole ottenere la riassegnazione del nome a dominio, deve fornire la prova che sussistano assieme: 1) l’identità del nome a dominio e la possibilità di confusione; 2) la registrazione o l’utilizzo del nome a dominio in mala fede da parte del resistente. Fornita tale articolata dimostrazione, la Regola permette di presumere che l’assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato a meno che il resistente non dimostri di avere diritto o titolo in relazione al medesimo nome fornendo la dimostrazione dell’esistenza di una delle circostanze previste ai punti 1), 2) e 3) del comma 2 della medesima Regola.

Nel caso specifico, tenuto conto delle allegazioni della sola società ricorrente – essendo rimasta contumace la resistente – si può osservare quanto segue soffermando l’attenzione preliminarmente sugli aspetti che sono oggetto dell’onere della prova spettante al ricorrente.

La prima condizione prevista dall’art. 16.6 lettera a) delle regole di Naming (“il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”) è da ritenersi soddisfatta.

 La resistente ha registrato un nome a dominio che corrisponde precisamente alla denominazione sociale della ricorrente. 

 La Regola 16.7 introduce, seppure a mero titolo esemplificativo, una elencazione di circostanze che se provate permettono al ricorrente di potere integrare anche il requisito della mala fede di cui alla Regola 16.6 lett. c).
 
Il Collegio osserva che nessuna di tali circostanze è stata adeguatamente dimostrata dalla ricorrente. Il Collegio, peraltro, pur consapevole dell’indirizzo espresso già da altri saggi nell’ambito di  precedenti procedimenti – secondo il quale la detenzione passiva (passive holding) di un nome a dominio, cioè il suo prolungato mancato utilizzo da parte del registrante, è indice di malafede – ritiene che nel caso tale orientamento non possa trovare applicazione. Infatti l’identità tra le denominazione sociale della società resistente e il nome a dominio contestato non consente al Collegio di individuare con certezza sia la mancanza di legittimo interesse in chi ha ottenuto la registrazione, sia le finalità abusive sottintese alla stessa registrazione (il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo). Occorre infatti osservare che in tanto può assumere rilievo, per i fini che qui interessano, la mancata perdurante utilizzazione del nome a dominio oggetto di contestazione, in quanto tale circostanza sia rivelatrice proprio delle circostanze da ultimo rappresentate.

In sostanza il Collegio ritiene che il ricorrente non abbia fornito adeguata dimostrazione della registrazione e del mantenimento del dominio in mala fede. 

Tale mancanza è di per sé ostativa alla concessione della misura richiesta.

Ad ulteriore conforto di tale conclusione, con particolare riferimento alle affermazioni della ricorrente relative al requisito di cui alla Regola 16.6. lett. b), il Collegio ritiene comunque di potere rilevare come l’identità tra denominazione sociale della società resistente e nome a dominio in contestazione, lascia intendere, nonostante la mancanza di attività difensiva della ricorrente nel presente giudizio, che l’attuale assegnatario abbia, allo stato degli atti, ”diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato” (regola 16.6 lett. b). La denominazione sociale di una società di capitali, infatti, assolve di regola, al tempo stesso, tanto alla funzione di nome della persona giuridica quanto quella di segno distintivo dell’impresa commerciale esercitato dalla società. Conseguentemente, acclarata l’identità del soggetto che ha operato la registrazione del nome  a dominio in questione e preso atto della coincidenza tra nome in contestazione e denominazione sociale del registrante, si deve ritenere, anche in assenza di una specifica allegazione da parte della resistente, che sussistano i presupposti di cui al punto 2) del secondo comma della Regola 16.6 e che pertanto "“l’assegnatario abbia diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato”.

A nulla rilevano, a giudizio del Collegio, le considerazioni svolte da parte ricorrente relative al rischio di confusione ex art. 2564 c.c. le quali potrebbero essere motivo di riassegnazione del nome a dominio contestato solo una volta riconosciute fondate nelle sedi giurisdizionali istituzionalmente preposte. Non rientra infatti fra i poteri del collegio la valutazione della legittimità o meno della scelta della deominiazione sociale o della ditta da parte della resistente, quando essa non sia elemento che possa concorrere alla valutazione della malafede della ricorrente stessa.

Il Collegio, pertanto, ritiene che la ricorrente non abbia dimostrato l’esistenza delle circostanze previste dall’art. 16.6 delle Regole di naming, per la riassegnazione del nome a dominio contestato.

Viste le vigenti regole di naming, rigetta la domanda di riassegnazione del nome a dominio mediamarketing.it alla Mediamarketing s.r.l. (già s.n.c.) 

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza. 

Roma,  15 aprile 2002