Centro
risoluzione dispute domini
C.r.d.d.
Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
MIFUR.IT
Ricorrente: Associazione Italiana Pellicceria (Kivial s.r.l.).
Resistente: Navigator s.r.l.
Collegio (unipersonale): avv. Maria Luisa Buonpensiere
Svolgimento della procedura
Con ricorso pervenuto alla Crdd per e-mail in data 13 giugno 2005, l’Associazione
Italiana Pellicceria, con sede legale in Milano, Corso Venezia 38, in persona
del legale rappresentante sig. Alfonso Paoletti, rappresentato nella presente
procedura dalla Kivial s.r.l. e domiciliato presso la sede di quest’ultima
in Udine P.le Cavedalis 6/2, introduceva una procedura di riassegnazione
ex art. 16 del regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a
dominio del ccTLD .it (nel seguito: “regole di naming”), per ottenere il
trasferimento a suo favore del dominio mifur.it, registrato
dalla Navigator s.r.l.
Ricevuto il ricorso, la segreteria della Crdd verificava l'intestatario
del nome a dominio contestato sul data base whois del Registro, nonché
la pagina web risultante all’indirizzo www.mifur.it.
Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
1. che il nome a dominio in contestazione risultava assegnato alla
Navigator s.r.l. dal 28 aprile 2000;
2. che il dominio mifur.it era stato sottoposto a contestazione e la
stessa risulta registrata sul data base della R.A. il 10 novembre 2004;
3. che digitando l’indirizzo www.mifur.it non risultava alcun sito
attivo.
Il 14 giugno 2005 arrivava anche l'originale cartaceo del ricorso con
relativa documentazione allegata. La segreteria di Crdd, verificata la
regolarità del ricorso, provvedeva a darne comunicazione al Registro
e ad inviare alla resistente per e-mail e per raccomandata con ricevuta
di ritorno copia del ricorso e della documentazione allegata, che risultava
ricevuta dalla Navigator S.r.l. in data 30 giugno 2005.
Quindi, decorso inutilmente il termine di 25 giorni previsto
per le repliche senza che nulla pervenisse alla CRDD, in data 28 luglio
2005 veniva nominata la sottoscritta avv. Maria Luisa Buonpensiere quale
saggio della presente procedura, la quale in data 29 luglio 2005 l’incarico.
Allegazioni della ricorrente
L’Associazione Italiana pellicceria afferma e documenta nel ricorso
introduttivo che sin dal 1995 ha organizzato una Fiera a Milano dal nome
Mifur dedicata agli operatori della pellicceria e dell'abbigliamento in
pelle. Successivamente, dato il grande successo del Salone, è stato
costituto l'Ente Fieristico Mifur, di cui la ricorrente è socia
fondatrice, con lo scopo di promuovere e realizzare iniziative fieristiche
indirizzate ad operatori nazionali e internazionali, a sostegno del settore.
A protezione del nome scelto per la manifestazione la ricorrente documenta
di avere depositato il marchio “MIFUR” in Italia (registrazione n. 655089
del 02.08.1995 per le classi 25, 35, 41 e n. 671435 del 07.03.1996 per
le classi 9, 16, 42) e in ambito internazionale (registrazioni n. 640893
del 02.08.1995 nelle classi 25, 35,41 e n. 655268 del 07.03.1996 nelle
classi 9, 16, 42)
L’associazione ricorrente deduce inoltre di aver registrato sin dal
1999, in nome dell’Ente Fieristico MIFUR, il nome a dominio MIFUR.COM,
con cui promuovere le attività legate alla fiera, e i nomi a dominio
MIFUR e MI-FUR nelle principali estensioni generiche.
Infine deduce e documenta ampiamente la ricorrente che la manifestazione
identificata con il marchio Mifur rappresenta una tra le principali manifestazioni
fieristiche italiane conosciuta anche in campo internazionale.
L’Associazione Italiana Pellicceria sostiene che il nome a dominio
registrato dalla Navigator è identico ai marchi depositati dal ricorrente,
nonché al nome della manifestazione e alla ragione sociale dell’ente
fieristico che la organizza, di cui il ricorrente è fondatore e
associato di diritto.
La ricorrente deduce che la resistente non possiede alcun titolo o
licenza per lo sfruttamento del marchio del ricorrente, né alcuna
autorizzazione alla registrazione di nomi a dominio per conto della ricorrente
stessa.
Quanto alla malafede nella registrazione, la ricorrente afferma
che la malafede all’atto della registrazione sarebbe ravvisabile
nel fatto che, già alla data di registrazione del nome a dominio
(28.04.2000), la manifestazione MIFUR era conosciuta anche oltre i confini
della Fiera di Milano e del territorio italiano. Inoltre, nella medesima
data in cui è stato registrato il dominio contestato, il resistente
avrebbe registrato come nomi a dominio numerosi marchi non di sua proprietà,
e per cui avrebbe già subito azioni di riassegnazione.
Il resistente avrebbe registrato numerosi nomi di manifestazioni fieristiche
milanesi, e il che dimostrerebbe ulteriormente la conoscenza, da parte
del resistente, delle fiere milanesi e quindi la volontà di registrare
nomi a dominio interferenti con dette manifestazioni.
La prova della malafede sarebbe data anche dalla circostanza che il
nome a dominio registrato nel 2000 non è mai stato utilizzato attivamente
dal resistente che appare essere un detentore passivo.
La ricorrente chiede quindi la rassegnazione in suo favore del nome
a dominio contestato.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, sussistendo tutti
i requisiti richiesti per far luogo alla riassegnazione:
a) identità o confondibilità del nome
L’articolo 16.6 lettera a) delle Regole di Naming prevede che perché
si possa riscontrare una identità o confondibilità “il nome
a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto
ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.
Nella fattispecie in esame la ricorrente deduce di essere titolare
del marchio Mifur e di ciò fornisce prova, avendo depositato documentazione
da cui si attesta l’avvenuta registrazione del marchio Mifur sia come marchio
italiano che internazionale e nazionale in numerosi stati. Il nome a dominio
contestato è del tutto identico al marchio registrato dall’Associazione
Italiana Pellicceria.
E’ quindi di tutta evidenza la identità e confondibilità
del nome a dominio contestato con l’omonimo marchio, e di conseguenza la
sussistenza di quanto richiesto dall’art. 16.6.a delle regole di naming.
b) inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio
contestato
Una volta provata dal ricorrente la propria titolarità sul nome
a dominio, spetta al resistente dare prova di essere anch’egli titolare
di un diritto sullo stesso nome oppure provare l’esistenza di una delle
circostanze di cui all’art. art. 16.6, comma 3° delle regole
di naming, secondo il quale il resistente sarà ritenuto avere diritto
o titolo al nome a dominio contestato qualora provi una delle circostanze
di cui al medesimo comma.
La società resistente, attuale assegnataria del nome a dominio
qui contestato, non ha fornito alcuno strumento per verificare la
sussistenza di un suo diritto sul nome Mifur,in quanto non ha fatto pervenire
proprie memorie a controdeduzione di quanto sostenuto nel ricorso dal ricorrente.
Né un tale diritto o titolo è desumibile d’ufficio dagli
elementi disponibili su Internet o dalla documentazione agli atti.
Nella fattispecie in esame la resistente non ha dimostrato in alcun
modo di “aver usato o di essersi oggettivamente preparata ad usare, in
buona fede, prima di aver ricevuto notizia della contestazione, il nome
a dominio – o un nome ad esso corrispondente – per offerta al pubblico
di beni o di servizi”. Il nome a dominio non risulta essere mai stato
utilizzato da parte della Navigator S.r.l., essendosi la resistente
limitata al mantenimento passivo del dominio in contestazione.
Inoltre si deve rilevare che la resistente risulta assolutamente sconosciuta,
“personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente
al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”.
Infatti, provando a digitare il nome a dominio in contestazione
le sole ed uniche informazioni alle quali si giunge con l’ausilio dei diversi
motori di ricerca riguardano direttamente solo la manifestazione Mifur.
Da quanto sopra dedotto, deve escludersi anche la sussistenza
della circostanza di cui all’articolo 16.6, comma 3° lettera c) delle
regole di Naming.
c) registrazione e uso del nome a dominio in mala fede.
Si deve infine ritenere dimostrata la malafede nella registrazione e
nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta provata la notorietà
della manifestazione Mifur, nata nel 1995, e del relativo marchio
registrato.
Cio’ porta ad escludere che la Navigator s.r.l., attuale assegnataria
del nome a dominio, ignorasse l’esistenza di tale marchio, così
come appare del tutto inverosimile che la registrazione di un nome a dominio
perfettamente identico a detto nome sia una mera coincidenza.
Altro elemento da cui è dato dedurre la mala fede della resistente
è la circostanza che la Navigator s.r.l. risulta assegnataria di
ulteriori nomi a dominio, alcuni tra i quali identici ad altrettante manifestazioni
fieristiche, dimostrando con ciò che la Navigator conosce molto
bene il mercato degli eventi fieristici.
Risulta inoltre ampiamente documentato che nell’aprile del 2000, data
della registrazione del nome a dominio mifur.it, la fiera denominata Mifur
era ampiamente conosciuta non solo dagli addetti al settore della moda
in pelle, ma anche da migliaia di utenti di internet, i quali volendo ottenere
informazioni circa la suddetta esposizione fieristica raggiungevano una
vuota pagina web di “errore”.
Infine altro indice di malafede, come correttamente dedotto dalla ricorrente,
è la circostanza che il nome a dominio mifur.it non è mai
stato utilizzato. Infatti la detenzione passiva (passive holding) è
per pacifica giurisprudenza ritenuto elemento da cui dedurre la malafede
del resistente in quanto la detenzione del dominio per un periodo prolungato
di tempo senza che l’assegnatario ne faccia uso alcuno, lascia presumere
che, oltre alla mancanza di legittimo interesse, il dominio sia stato registrato
al solo scopo di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del nome
della manifestazione.
Si deve ritenere quindi sussistente anche la malafede nella registrazione
e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.
P.Q.M.
si dispone la riassegnazione del nome a domino mifur.it all’Associazione
Italiana Pellicceria con sede in Milano, Corso Venezia 38.
La presente decisione sarà comunicata al Registro per gli adempimenti
di sua competenza.
Roma, 2 agosto 2005
avv. Maria Luisa Buonpensiere
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