Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
MIFUR.IT

Ricorrente: Associazione Italiana Pellicceria (Kivial s.r.l.).
Resistente: Navigator s.r.l.
Collegio (unipersonale):  avv. Maria Luisa Buonpensiere

 Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd per e-mail in data 13 giugno 2005, l’Associazione Italiana Pellicceria, con sede legale in Milano, Corso Venezia 38, in persona del legale rappresentante sig. Alfonso Paoletti, rappresentato nella presente procedura dalla Kivial s.r.l. e domiciliato presso la sede di quest’ultima in Udine P.le Cavedalis 6/2, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 del regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito: “regole di naming”), per ottenere il trasferimento a  suo favore del dominio mifur.it,  registrato dalla Navigator s.r.l.
Ricevuto il ricorso, la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois del Registro, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.mifur.it.
Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
1. che il nome a dominio in contestazione risultava assegnato alla Navigator s.r.l. dal 28 aprile  2000;
2. che il dominio mifur.it era stato sottoposto a contestazione e la stessa risulta registrata sul data base della R.A. il 10 novembre 2004; 
3. che digitando l’indirizzo www.mifur.it non risultava alcun sito attivo.  

Il 14 giugno 2005 arrivava anche l'originale cartaceo del ricorso con relativa documentazione allegata. La segreteria di Crdd, verificata la regolarità del ricorso, provvedeva a darne comunicazione al Registro e ad inviare alla resistente per e-mail e per raccomandata con ricevuta di ritorno copia del ricorso e della documentazione allegata, che risultava ricevuta dalla Navigator S.r.l. in data 30 giugno 2005.
  Quindi, decorso inutilmente il termine di 25 giorni previsto per le repliche senza che nulla pervenisse alla CRDD, in data 28 luglio 2005 veniva nominata la sottoscritta avv. Maria Luisa Buonpensiere quale saggio della presente procedura, la quale in data 29 luglio 2005 l’incarico.

Allegazioni della ricorrente

L’Associazione Italiana pellicceria afferma e documenta nel ricorso introduttivo che sin dal 1995 ha organizzato una Fiera a Milano dal nome Mifur dedicata agli operatori della pellicceria e dell'abbigliamento in pelle. Successivamente, dato il grande successo del Salone, è stato costituto l'Ente Fieristico Mifur, di cui la ricorrente è socia fondatrice, con lo scopo di promuovere e realizzare iniziative fieristiche indirizzate ad operatori nazionali e internazionali, a sostegno del settore. 
A protezione del nome scelto per la manifestazione la ricorrente documenta di avere depositato il marchio “MIFUR” in Italia (registrazione n. 655089 del 02.08.1995 per le classi 25, 35, 41 e n. 671435 del 07.03.1996 per le classi 9, 16, 42) e in ambito internazionale (registrazioni n. 640893 del 02.08.1995 nelle classi 25, 35,41 e n. 655268 del 07.03.1996 nelle classi 9, 16, 42)
L’associazione ricorrente deduce inoltre di aver registrato sin dal 1999, in nome dell’Ente Fieristico MIFUR, il nome a dominio MIFUR.COM, con cui promuovere le attività legate alla fiera, e i nomi a dominio MIFUR e MI-FUR nelle principali estensioni generiche.
Infine deduce e documenta ampiamente la ricorrente che la manifestazione identificata con il marchio Mifur rappresenta una tra le principali manifestazioni fieristiche italiane conosciuta anche in campo internazionale.
L’Associazione Italiana Pellicceria sostiene che il nome a dominio registrato dalla Navigator è identico ai marchi depositati dal ricorrente, nonché al nome della manifestazione e alla ragione sociale dell’ente fieristico che la organizza, di cui il ricorrente è fondatore e associato di diritto.
La ricorrente deduce che la resistente non possiede alcun titolo o licenza per lo sfruttamento del marchio del ricorrente, né alcuna autorizzazione alla registrazione di nomi a dominio per conto della ricorrente stessa.
  Quanto alla malafede nella registrazione, la ricorrente afferma che la  malafede all’atto della registrazione sarebbe  ravvisabile nel fatto che, già alla data di registrazione del nome a dominio (28.04.2000), la manifestazione MIFUR era conosciuta anche oltre i confini della Fiera di Milano e del territorio italiano. Inoltre,  nella medesima data in cui è stato registrato il dominio contestato, il resistente avrebbe registrato come nomi a dominio numerosi marchi non di sua proprietà, e per cui avrebbe  già subito azioni di riassegnazione.
Il resistente avrebbe registrato numerosi nomi di manifestazioni fieristiche milanesi, e il che dimostrerebbe ulteriormente la conoscenza, da parte del resistente, delle fiere milanesi e quindi la volontà di registrare nomi a dominio interferenti con dette manifestazioni.
La prova della malafede sarebbe data anche dalla circostanza che il nome a dominio registrato nel 2000 non è mai stato utilizzato attivamente dal resistente che appare essere un detentore passivo.
La ricorrente chiede quindi la rassegnazione in suo favore del nome a dominio contestato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, sussistendo tutti i requisiti richiesti per far luogo alla riassegnazione:

a) identità o confondibilità del nome

L’articolo 16.6 lettera a) delle Regole di Naming prevede che perché si possa riscontrare una identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.
Nella fattispecie in esame la ricorrente  deduce di essere titolare del marchio Mifur e di ciò fornisce prova, avendo depositato documentazione da cui si attesta l’avvenuta registrazione del marchio Mifur sia come marchio italiano che internazionale e nazionale in numerosi stati. Il nome a dominio contestato è del tutto identico al marchio registrato dall’Associazione Italiana Pellicceria.
 E’ quindi di tutta evidenza la identità e confondibilità del nome a dominio contestato con l’omonimo marchio, e di conseguenza la sussistenza di quanto richiesto dall’art. 16.6.a delle regole di naming.

b) inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato

Una volta provata dal ricorrente la propria titolarità sul nome a dominio, spetta al resistente dare prova di essere anch’egli titolare di un diritto sullo stesso nome oppure provare l’esistenza di una delle circostanze  di cui all’art. art. 16.6, comma 3° delle regole di naming, secondo il quale il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi una delle circostanze di cui al medesimo comma. 
La società resistente, attuale assegnataria del nome a dominio qui contestato,  non ha fornito alcuno strumento per verificare la sussistenza di un suo diritto sul nome Mifur,in quanto non ha fatto pervenire proprie memorie a controdeduzione di quanto sostenuto nel ricorso dal ricorrente.
Né un tale diritto o titolo è desumibile d’ufficio dagli elementi disponibili su Internet o dalla documentazione agli atti.

Nella fattispecie in esame la resistente non ha dimostrato in alcun modo di “aver usato o di essersi oggettivamente preparata ad usare, in buona fede, prima di aver ricevuto notizia della contestazione, il nome a dominio – o un nome ad esso corrispondente – per offerta al pubblico di beni o di servizi”. Il nome  a dominio non risulta essere mai stato utilizzato  da parte della Navigator S.r.l., essendosi la resistente limitata al mantenimento passivo del dominio in contestazione.
Inoltre si deve rilevare che la resistente risulta assolutamente sconosciuta, “personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”.
Infatti, provando a digitare il nome a dominio in  contestazione le sole ed uniche informazioni alle quali si giunge con l’ausilio dei diversi motori di ricerca riguardano direttamente solo la manifestazione Mifur. 
 Da quanto sopra dedotto, deve  escludersi anche la sussistenza della circostanza di cui all’articolo 16.6, comma 3° lettera c) delle regole di Naming.

c) registrazione e uso del nome a dominio in mala fede.

Si deve infine ritenere dimostrata la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione. 
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta provata la notorietà della manifestazione Mifur, nata nel 1995,  e del relativo  marchio registrato.
Cio’ porta ad escludere che la Navigator s.r.l., attuale assegnataria del nome a dominio, ignorasse l’esistenza di tale marchio, così come appare del tutto inverosimile che la registrazione di un nome a dominio perfettamente identico a detto nome sia una mera coincidenza.
Altro elemento da cui è dato dedurre la mala fede della resistente è la circostanza che la Navigator s.r.l. risulta assegnataria di ulteriori nomi a dominio, alcuni tra i quali identici ad altrettante manifestazioni fieristiche, dimostrando con ciò che la Navigator conosce molto bene il mercato degli eventi fieristici.
Risulta inoltre ampiamente documentato che nell’aprile del 2000, data della registrazione del nome a dominio mifur.it, la fiera denominata Mifur era ampiamente conosciuta non solo dagli addetti al settore della moda in pelle, ma anche da migliaia di utenti di internet, i quali volendo ottenere informazioni circa la suddetta esposizione fieristica raggiungevano una vuota  pagina web di “errore”.
Infine altro indice di malafede, come correttamente dedotto dalla ricorrente, è la circostanza che il nome a dominio mifur.it non è mai stato utilizzato. Infatti la detenzione passiva (passive holding) è per pacifica giurisprudenza ritenuto elemento da cui dedurre la malafede del resistente in quanto la detenzione del dominio per un periodo prolungato di tempo senza che l’assegnatario ne faccia uso alcuno, lascia presumere che, oltre alla mancanza di legittimo interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del nome della manifestazione.
Si deve ritenere quindi sussistente anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione. 

P.Q.M.

si dispone la riassegnazione del nome a domino mifur.it all’Associazione Italiana Pellicceria con sede in Milano, Corso Venezia 38. 
La presente decisione sarà comunicata al Registro per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 2 agosto  2005
avv. Maria Luisa Buonpensiere 


 


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