Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
MISSITALIAWEB.IT
Ricorrente:
Missitalia s.r.l. (Avv. Vincenzo Annibale Larocca)
Resistente: Sim Trader s.r.l.
Collegio (unipersonale): avv. Giuseppe Loffreda
Svolgimento della procedura
Con
ricorso ricevuto per e-mail
da C.R.D.D. il 3 giugno 2009, la Missitalia s.r.l., con sede in Roma,
Piazzale Flaminio n. 9, in persona del suo legale rappresentante sig.
Vincenzo Mirigliani, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Annibale
Larocca, presso il cui studio in Roma, Via Carlo Poma 2, si domiciliava
giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di
riassegnazione ai
sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute
nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del
Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del
ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a
dominio missitaliaweb.it, registrato dalla società Sim
Trader s.r.l.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D.
effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il dominio
missitaliaweb.it era stato creato il 28 febbraio 2006 ed era registrato
a nome della Sim Trader s.r.l.;
- b) che il nome a dominio era
stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata
sul whois del Registro nel quale risultava il valore
“challenged”;
- c) che digitando
l’indirizzo http://www.missitaliaweb.it non si giungeva ad
alcun sito web attivo.
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data
30 maggio 2009 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D.
inviava il tutto alla Resistente per raccomandata a.r
all’indirizzo risultante dal database del Registro, con
l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal
ricevimento. Il plico tuttavia veniva restituito alla mittente
C.R.D.D., in quanto non ritirato dopo la prescritta compiuta giacenza.
L’inizio della procedura deve dunque considerarsi coincidente
con il compiersi del periodo di giacenza presso l’ufficio
postale e poiché la compiuta giacenza si è
perfezionata in data 8 luglio 2009, tale data si considera come data di
inizio della procedura e da essa è quindi decorso il termine
di 25 giorni concesso alla Resistente per la presentazione delle
proprie repliche.
Pertanto C.R.D.D., ricevuto in restituzione dalle poste il plico
inviato alla Resistente, comunicava per e-mail alle parti la suddetta
data di inizio della procedura. Scaduto il 3 agosto 2009 (essendo il 2
domenica) il termine per le repliche senza che nulla pervenisse da
parte della Resistente, C.R.D.D. il 4 agosto 2009 nominava quale
esperto il sottoscritto avv. Giuseppe Loffreda, il quale il 7 agosto
successivo accettava l'incarico.
Allegazioni della Ricorrente.
La Miss Italia s.r.l.,
società che si occupa della organizzazione e gestione
dell’omonimo concorso di bellezza, documenta essere stati
depositati i seguenti marchi:
- - marchio italiano n. 00649680
“MISS ITALIA” depositato il 9 ottobre 1992 e
registrato il 24 aprile 1995, con domanda di rinnovo della
registrazione n. RM 2002C 005863 depositata il 29 ottobre 2002 e
relativa dichiarazione di protezione;
- - marchio italiano n. 00796937
“CONCORSO NAZIONALE MISS ITALIA” depositato il 17
dicembre 1997 e registrato il 20 dicembre 1999, con domanda di rinnovo
della registrazione n. RM 2008C 001131 depositata il 25 febbraio 2008 e
relativa dichiarazione di protezione.
La Ricorrente lamenta anzitutto la violazione dell’art. 22
del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà
intellettuale), visto che la Sim Trader s.r.l. ha utilizzato un segno
distintivo perfettamente coincidente con la sua denominazione sociale;
nonché la violazione dell’art. 2598, co. 1, n. 1
c.c., in quanto, pur risultando il sito attualmente inattivo, laddove
la Resistente se ne servisse in seguito per diffondere notizie e/o
pubblicizzare prodotti e/o servizi, si avvantaggerebbe della
notorietà raggiunta dal marchio MISS ITALIA sia a livello
nazionale che internazionale, creando così confusione nel
pubblico degli utenti e consumatori ed arrecando un grave pregiudizio
alla società Miss Italia s.r.l.
La Ricorrente sostiene inoltre che svolgendo la Sim Trader s.r.l.
attività di programmazione informatica e pubblicazione di
software, consulenza ed attività connesse, essa non ha nulla
a che fare con l’organizzazione del concorso di bellezza Miss
Italia, non avendo quindi la Resistente alcun diritto al mantenimento
dell’assegnazione del nome a dominio in contestazione.
La Ricorrente afferma infine che anche nel caso in cui la Resistente
avesse ignorato l’esistenza del marchio registrato, non
v’è alcun dubbio che l’espressione
“Miss Italia” evochi l’omonimo concorso
di bellezza.
Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
Posizione della Resistente.
La Resistente, che non ha
provveduto al ritiro del plico contenente il ricorso e la
documentazione ad esso allegata inviatile da C.R.D.D., non ha fatto
pervenire nulla entro i termini previsti. Nulla è pervenuto
neppure a seguito della e-mail di comunicazione dell’inizio
della procedura.
Motivi della decisione.
a) Identità e
confondibilità del nome a dominio.
In base all'art. 3.6, co. I,
lett. a) del Regolamento affinché si possa riscontrare il
requisito della identità o confondibilità
“il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a
confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale,
su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e
cognome”.
Il nome a dominio in contestazione inizia con (e contiene interamente)
la denominazione MISS ITALIA, che corrisponde sia alla denominazione
sociale della Ricorrente, sia ai marchi da essa registrati.
Non v’è dubbio infatti che l’aggiunta
del suffisso “WEB” nulla toglie alla
identità e confondibilità del nome a dominio MISSITALIAWEB.IT con il nome MISS ITALIA sul quale la Ricorrente ha
dimostrato avere diritto.
Sotto questo profilo, è indubbio che il nome a dominio
è sostanzialmente identico alla denominazione sociale ed ai
marchi registrati dalla Ricorrente e che quindi risulta soddisfatto il
primo requisito previsto dal Regolamento per la riassegnazione del nome
a dominio.
b) Diritto o titolo del
Resistente al nome a dominio in contestazione.
L’art. 3.6, III comma
del Regolamento prevede che “il resistente sarà
ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di
opposizione qualora provi che: a) prima di avere avuto notizia
dell’opposizione in buona fede ha usato o si è
preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad esso
corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure b) che
è conosciuto, personalmente, come associazione o ente
commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato,
anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure c) che del nome
a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure
commerciale senza l’intento di sviare la clientela del
ricorrente o di violarne il marchio registrato”.
La Resistente, pur essendo stata messa in condizione di controdedurre e
provare un proprio concorrente diritto o titolo all’uso del
nome a dominio MISSITALIAWEB.IT, non ha inviato le proprie
difese alla C.R.D.D, non fornendo quindi al sottoscritto elementi dai
quali dedurre un suo diritto o titolo all’uso del nome a
dominio MISSITALIAWEB.IT.
Né risulta alcun sito web attivo corrispondente al dominio
in contestazione, dal quale poter dedurre l’esistenza di
alcuna delle circostanze ex art. 3.6, III co., punti a), b), c) del
Regolamento e dunque un concorrente diritto o titolo della Resistente
sul nome a dominio oggetto della presente procedura.
Si deve quindi ritenere sussistente anche il secondo requisito previsto
dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.
c) Malafede del Resistente nella
registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Quanto alla malafede nella
registrazione e nell’uso del dominio ritiene il sottoscritto
esperto che essa sia stata provata da più di una delle
circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede
nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Innanzitutto si osserva che la denominazione missitalia è
immediatamente riferibile ad uno dei più noti concorsi di
bellezza, nato nel 1939, avente lo scopo di eleggere la più
bella tra le ragazze italiane in gara.
La notorietà del marchio trova conferma nell’ampio
risalto che ogni anno viene dato dai mass media a tale concorso, al
quale peraltro hanno partecipato molte grandi attrici italiane, quali
ad esempio Sofia Loren, Gina Lollobrigida, Anna Valle, ecc.
E’ difficile quindi ritenere che la Resistente ignorasse, al
momento della registrazione, l’esistenza di tale marchio di
rinomanza nazionale, sul quale la Resistente stessa appare, ictu oculi,
non poter rivendicare alcun diritto.
Se a ciò si aggiunge che sul sito della Resistente non
appare essere svolta alcuna attività, non trovandosi
all’indirizzo www.missitaliaweb.it alcun sito web attivo, si
può facilmente dedurre che la registrazione ed il
mantenimento del nome a dominio in questione sono stati effettuati
nell’ambito di un più ampio disegno
accaparratorio.
Si deve rilevare a questo proposito che la detenzione passiva (passive
holding) di un nome a dominio è pacificamente ritenuta
elemento di malafede. La detenzione del dominio per un periodo
prolungato di tempo, senza che l’assegnatario ne faccia uso
alcuno, lascia infatti ipotizzare (e nel presente caso rafforza
l’ipotesi) sia che l’assegnatario non abbia un
effettivo interesse al nome a dominio registrato (visto che dopo 3 anni
dalla registrazione, il sito non risulta ancora utilizzato dalla
Resistente), sia che il dominio sia stato registrato al solo scopo di
rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe
utilizzarlo.
Lo scrivente collegio ritiene pertanto che la Ricorrente abbia
dimostrato la malafede della Resistente nella registrazione e nel
mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art.
3.6, I comma, lett. c) del Regolamento.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del
nome a dominio missitaliaweb.it alla Missitalia s.r.l., con sede in
Roma, Piazzale Flaminio n. 9.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD
.it per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 21 agosto
2009
Avv. Giuseppe Loffreda
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